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原标题 | 专利民事行政交叉案件的处理实践
作者 | 戈晓美 集佳律师事务所
在专利侵权诉讼中，针对本诉的权利基础的效力提出挑战，即针对涉案专利权提出无效宣告请求，是被控侵权人重要的抗辩事由。专利无效宣告请求的提出常常引起专利侵权诉讼程序的中止，并且基于我国施行的民行二元分立体制以及专利权确权制度的诸多特点，专利侵权诉讼的一审、二审甚至再审与专利无效程序的无效阶段、行政诉讼一审、二审甚至再审阶段，常常互相交织，相互关联。
为解决专利侵权与专利无效程序的衔接问题，提高专利侵权纠纷的审理效率，尽可能缓解审理周期较长的问题，2016年开始施行的《司法解释二》第二条[1]规定了“先行裁驳、另行起诉”制度。本文拟结合几则典型案例，分析并总结出权利人及被控侵权人应用该制度处理专利民事行政交叉案件的几点实践经验，以飨读者。
一、专利无效审查的结果对诉讼程序的影响分析
专利无效宣告审查决定的结果分为三种：宣告专利权全部无效、宣告专利权部分无效、维持专利权有效。
（1）对于“全部无效”的情形，《司法解释二》规定的“先行裁驳、另行起诉”制度给出了明确的指引：即，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉；
（2）对于“专利权被维持有效”的情形，则较为简单：审理侵权纠纷的法院则不受任何影响，可以继续侵权案件的正常审理。
（3）而对于“部分无效”的情形，则需要对有效部分和无效部分区别对待，即采取针对有效的部分继续审理、无效部分驳回起诉的处理方式。
例如，在上诉人深圳市云充吧科技有限公司与被上诉人深圳来电科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【（2019）最高法知民终350号】[2]中，最高人民法院指出，专利侵权诉讼期间，涉案专利权利要求中一个或者多个并列技术方案的对应部分被宣告无效，但其余并列技术方案的对应部分仍维持有效，专利权人依据权利要求仍维持有效的部分继续主张权利的，人民法院可以就宣告无效部分的权利要求驳回起诉，同时就维持有效部分的权利要求进行审理并作出裁判。
上述案例讨论了并列技术方案部分被宣告无效、部分维持有效的情形，该处理方式同样适用于部分权利要求被宣告无效、部分维持有效的情形。
二、写给侵权诉讼程序权利人的操作指南
对于侵权诉讼程序的权利人而言，其据以主张的权利要求被维持有效是至关重要的。在实践中，为了维持专利权的有效，权利人有可能在无效程序中对权利要求书进行修改，修改方式包括权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。
针对专利无效宣告程序中不同的修改方式及不同的结果，侵权诉讼中的权利人需要注意以下几点：
1、据以主张的权利要求发生变化时，应及时向侵权法院提出变更权利基础的主张
根据《司法解释一》第一条，权利人如需变更权利基础，则需要在一审法庭辩论终结前提出变更主张。因此，如《无效宣告审查决定》在侵权诉讼一审开庭日之前作出，则权利人需要在一审法庭辩论终结前提出变更权利基础的主张。
但是，如果在一审法庭辩论终结后，《无效宣告审查决定》才作出、且影响到权利人主张的权利要求的话，该如何处理呢？通过以下案例进行说明：
在沈阳飞行船数码喷印设备有限公司与被青岛瀚泽电气有限公司侵害发明专利权纠纷案【（2019）最高法知民终161号】中，权利人飞行船公司在一审庭审辩论终结前当庭明确以修改前的原权利要求1作为其所主张的保护范围，对此，济南中院一审认为：无效决定作出后，涉案专利权1的内容已发生变更，飞行船公司提起本案诉讼的权利基础丧失，故驳回了原告起诉。飞船公司不服一审判决，提起上诉。
对此，最高院知识产权法庭认为，在涉案专利权被宣告部分无效之后，只要原审法院尚未作出判决，原审法院就应当依法向权利人飞行船公司释明，由权利人飞行船公司在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求。但是，原审法院并未给予权利人飞行船公司重新明确权利要求的程序性权利，未经释明直接裁定驳回了飞行船公司的起诉，属适用法律错误。
也即，即便《无效宣告审查决定》在一审法庭辩论终结后作出，此时，只要是一审法院尚未作出一审判决，权利人仍有权变更其主张的权利基础。权利人应在得知无效宣告结果的第一时间，与侵权法院进行联系，告知变更事宜。
2、权利人可自“收到无效决定之日起”提出变更权利基础的申请
虽然无效程序双方当事人均可自收到专利无效决定之日起3个月内向北京市知识产权法院提起诉讼，言下之意，无效决定并不是自作出或收到之日起开始生效，应当是行政诉讼二审终审后生效。但基于前述新的权利要求仍在原保护范围内且自始有效的理论基础，毫无疑义的是，权利人可以在无效决定收到之日起主张变更权利基础，不必等到该无效决定的生效日。
例，在LG伊诺特有限公司与日本电产（东莞）有限公司、北京中南双绿科技公司发明专利临时保护期使用费和侵犯发明专利权纠纷案〔(2015)京知民初字第338号〕中，针对被告日本电产公司提出的无效宣告请求，专利复审委员会作出无效决定：在LG伊诺特公司修改的权利要求1-69的基础上继续维持专利权有效。之后，在庭前会议中，LG伊诺特公司基于维持有效的权利要求进一步明确了所主张的权利基础。
对此，北京知识产权法院一审认为，涉案专利权在被控侵权产品制造、销售时尚在有效期内，且涉案无效决定也已决定在LG公司2015年7月6日提交的权利要求1-69的基础上继续维持涉案专利有效，故在无证据证明有关行政或司法程序对涉案专利的有效性做出了否定性评价的情况下，涉案专利在本案中应作为有效专利进行保护。
尤其是，在审理本案的同时，涉及涉案专利无效决定的专利无效行政纠纷案件亦由本院审理，而在该行政纠纷案件的审理过程中，本院充分听取了日本电产公司、专利复审委员会以及LG公司的意见，并将行政案件中所涉及的权利要求的解释、保护范围的确定等争点认定结合到本案审理过程中，并在最终认定无效决定结论正确的基础上，对本案进行了审理。
由此可见，权利人自收到无效决定之日，即可依据维持有效的权利要求变更其主张的权利基础，而无需等到无效决定的生效之日。
3、对于权利人在无效程序中主动放弃的权利要求，不能再将之纳入专利权保护范围
在上诉人山东阳谷达盛管业有限公司、山东卓睿达盛管业有限公司与被上诉人顺方管业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【（2019）最高法知民终145号】中，最高人民法院指出，权利人在涉案专利的无效宣告行政程序中以删除权利要求的方式主动放弃民事侵权案件中据以主张权利的权利要求，无论记载该放弃行为的行政决定的效力是否最终确定，被放弃的权利要求均无恢复之可能，不能在侵害专利权纠纷中再将之纳入专利权保护范围，其据以主张侵权的权利基础不复存在，有关诉讼请求可以判决方式驳回。
4、权利人被裁定驳回起诉后，原审认定的事实和证据材料需妥善保管
依据“先行裁驳、另行起诉”制度，在涉案专利在后续专利无效行政诉讼程序中“复活”的情况下，权利人可另行起诉，另行起诉的时间节点是宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决所撤销。
鉴于有些案件经历行政诉讼一审、二审甚至再审，拿到生效的裁判文书通常需要2-3年或更长的时间，在此期间，权利人应当妥善保存涉嫌侵权的证据及证物，以防证据毁损或灭失，从而对后续的另诉维权产生障碍。
例：在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米之家商业有限公司发明专利权侵权纠纷案〔（2019）最高法知民终507号〕中，涉案专利在一审程序中被全部无效，一审法院裁定驳回权利人起诉，原审原告宇龙公司不服，上诉请求称，本案属于应当裁定中止诉讼的情形，而不是应予驳回起诉的情形。如果本案被驳回起诉，一旦法院撤销无效宣告决定，宇龙公司只能重新起诉，无疑会增加专利权人负担，甚至可能出现保全的证据损坏或灭失的风险，导致将来即使重新起诉也无法进行侵权比对，不利于知识产权保护。
对此，最高院知识产权法庭二审认为，该规定（《司法解释二》第二条）正是为了缓解这种影响而设计的“先行裁驳、另行起诉”制度，有利于提高专利侵权诉讼的审理效率，同时又不影响权利人的诉讼权利。本案中，宇龙公司提起诉讼所基于的涉案专利权利要求已经被国家知识产权局宣告无效，原审法院据此裁定驳回宇龙公司的起诉符合上述规定。如上述无效决定最终被生效的行政判决撤销，宇龙公司可另行起诉，继续向小米通讯公司等主张权利，其诉讼权利和实体权利未受到任何不利影响。涉案证据材料是否会损坏或灭失属于未知情况，且即使有此可能性，也应为当事人保存、提供证据需要承担的风险，与本案是否裁定驳回起诉无关。
二、写给侵权诉讼程序被控侵权人的操作指南
1、涉案权利要求被宣告无效且经比对认为明显不侵权的，可申请法院继续审理并作出裁判
在专利侵权诉讼案件中，如涉案专利权被宣告无效，此时被控侵权人采取的第一步骤应为进行侵权比对，如果经比对能够确认被控侵权方案不侵权，尤其在在一审或二审已开庭进行了侵权比对之后，则被控侵权人可向法院提出继续审理作出判决的意见，而非裁定驳回起诉的申请。
在北京微卡时代信息技术有限公司、卓望信息技术（北京）有限公司与财付通支付科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、凡客诚品（北京）科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案【（2020）最高院知民终1325号】中，一审判决认定涉案微信扫码支付技术方案未落入涉案专利权的保护范围。权利人方提起上诉。在本案二审期间，涉案专利权被宣告无效。
对此，最高院二审判决指出：“裁驳另诉”规则的法律适用应当区分情形对待，按照不同的情形适用以提高诉讼效率：
首先，若经对比，被诉侵权技术方案不落入专利权保护范围，则法院可以判定被诉侵权技术方案和涉案专利属于不同的技术方案，就不需要中止诉讼或者先行裁驳，径行判定被告不侵权即可，即判决驳回诉讼请求。
其次，如果经比对，被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，且被诉侵权行为人提起无效宣告请求，提出专利权稳定性抗辩事由，法院需要考虑专利权的稳定性，可以裁定中止审理或者在国家知识产权局作出无效宣告后、司法确认专利权稳定性效力之前裁定驳回起诉；如果有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政裁判撤销的，权利人可以另行起诉。
笔者认为，该案例为“先行裁驳、另行起诉”规则的适用提供了新的处理思路。如果在能够认定不侵权的情况下，仍然驳回起诉反而降低了诉讼效率，而此时如果法院能够及时地确认技术方案之间的异同，则能够使得当事人能够对其商业行为的合法性有合理的预期，从而实质性解决双方当事人之间的纠纷。
2、涉案权利要求被宣告无效的，可向侵权法院提出裁定驳回起诉的申请
在前述第1步骤中，如果没有充分地理由能够说明被控侵权方案不构成侵权，尤其是在一审法院尚未对涉案专利与被控技术方案作出实质性侵权比对的情况下，被控侵权人可以将《无效宣告审查决定》尽快地提交至审理侵权案件的法院，并提出裁定驳回起诉的申请。审理侵权纠纷案件的法院通常会依据“先行裁驳、另行起诉”规则，裁定驳回权利人的起诉。
例：在江苏通领科技有限公司与公牛集团股份有限公司等侵害专利权纠纷案〔（2018）苏01民初3440号等及（2020）最高法知民终227号等〕中，通领公司于2018年12月向南京中院针对公牛提起与插座安全有关的10桩专利侵权诉讼，索赔金额为9.99亿元。该系列案涉及两件专利：发明专利ZL201010297882.4“支撑滑动式安全门”和实用新型专利ZL201020681902.3“电源插座安全保护装置”。2019年7月，国家知识产权局作出第40759、40829号无效宣告决定，宣告上述两专利全部无效。
在针对与实用新型专利ZL201020681902.3“电源插座安全保护装置”相关的另外5起诉讼中，南京中院一审驳回了通领公司的起诉。通领公司提起上诉，请求撤销一审《民事裁定书》，将案件发回南京中院重审。对此，最高院知识产权法庭于2020年4月20日作出终审裁定，驳回了通领公司的上诉，维持原裁定。
在针对与发明专利ZL201010297882.4“支撑滑动式安全门”相关的5起诉讼中，通领公司以被宣告无效为由，向一审法院申请撤回起诉。2019年7月，南京中院一审发出《民事裁定书》，准许了通领公司的撤诉申请。
在有些情况下，原告也会选择主动撤回起诉，法院通常也会准予撤诉。因此，在侵权诉讼一审中，无论权利人的主动撤诉，还是法院的裁定驳回起诉，两种处理方式的法律后果是一致的：即在涉案专利在后续专利无效行政诉讼程序中“复活”的情况下，权利人可另行起诉。
但在侵权诉讼二审程序中，当权利人提出撤回起诉申请时，被控侵权人的不同处理方式则有所差异：
（1）不同意撤诉申请，此时二审法院通常的做法是裁定驳回权利人起诉，同时一并撤销一审判决。在涉案专利在后续专利无效行政诉讼程序中“复活”的情况下，权利人可另行起诉。
（2）同意撤诉申请，此时二审法院可以准许撤诉，一并裁定撤销一审判决。且权利人在二审程序中撤回起诉后重复起诉的，人民法院不予受理。
3、涉案权利要求被终审行政判决认定不具备实质性授权要件的，可参照适用“裁驳另诉”规定
在有些案件中，国家知识产权局针对涉案专利权作出的《无效宣告审查决定》维持了专利权的有效性，终审行政判决撤销了被诉决定，认定涉案专利权利要求不具备实质性授权要件。该种情形下，被控侵权人可以主张参照适用“裁驳另诉”规定，依据终审行政判决申请驳回权利人的起诉。
例：在曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天与重庆力帆汽车销售有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、江苏骅盛车用电子股份有限公司、南京九华山汽车销售服务有限责任公司、力帆实业（集团）股份有限公司、杭州亚凡汽车有限公司发明专利权侵权纠纷案〔（2018）苏民再47号〕中，涉案专利为ZL200710019425.7“鲨鱼鳍式天线”的发明专利权。原国家知识产权局作出第25637号审查决定维持涉案专利有效。力帆公司不服该被诉无效决定提起行政诉讼，并在一审北京知产法院及二审北京高院连连失利，最高院2019年12月再审认为被诉决定有关权1具备创造性的认定错误，撤销了涉案决定〔（2019）最高法行再268号〕。
江苏省高级人民法院再审认为，“先行裁驳、另行起诉”的规定旨在避免专利民事侵权诉讼案件久拖不决和程序空转。虽然专利复审委员会作出被诉决定维持涉案专利权有效，但该决定被最高人民法院作出的终审行政判决撤销。从该行政判决的裁判理由来看，最高人民法院是以涉案专利权利要求1不具备创造性这一专利实质性授权要件撤销了被诉决定。考虑以下因素，本案具备参照适用该法条的条件，对曹桂兰等四人基于涉案专利权利要求1的起诉予以驳回。
但是，需要指出的是，如果被控侵权人提出裁驳另诉的依据的并非是终审行政判决，而是一审未生效行政判决的话，则不可以参照适用“裁驳另诉”规定。
例：在再审申请人无锡国威陶瓷电器有限公司与被申请人镇江市志嘉电器有限公司等侵害实用新型专利权纠纷一案中，专利复审委员会第24085号决定维持涉案专利权利要求1-6有效，北京知识产权法院71号行政判决在撤销第24085号决定的同时，改判认定涉案专利权利要求1无效。而后专利权人针对一审判决提出上诉。
对此，江苏省高院二审认为：鉴于北京知识产权法院为专利授权确权行政案件的专属管辖法院，也即依法对行政相对人不服专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定进行司法审查的司法机关，其所作出的关于专利权利要求是否有效的认定，在程序上更接近于专利确权行政程序的终局认定。因此，本案情形与上述司法解释所规定的适用情形并无本质差异，可以参照适用上述司法解释。
最高人民法院再审撤销了二审判决，并强调：“裁驳另诉”规定的适用应考虑司法解释上述规定的制度本意及适用条件：避免在规定适用后可能导致的行政与司法程序循环往复、不利于纠纷的实质性解决等问题。具体到本案而言，因当事人不服一审判决提出上诉，针对第24085号决定的后续行政诉讼已经进入到二审程序。故本案所涉情形与《解释二》第二条规定的“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效”的适用前提并不相符。综上，本案情形不符合《解释二》第二条“先行裁驳、另行起诉”规定的制度本意和适用情形，二审法院参照适用该规定，适用法律存在错误。
4、即使涉案专利权被宣告无效，被控侵权人仍有权提起确认不侵权之诉
在涉案专利权被宣告无效时，如被控侵权行为人认为法院作出的先行驳回的裁定不能够使其生产经营处于合理预期的安全状态，也可以提起确认不侵权之诉。“先行裁驳、另行起诉”规则不构成被警告人提起确认不侵害专利权之诉的障碍。
在东莞银行股份有限公司与张学志请求确认不侵害专利权纠纷一案【（2020）最高法知民终225号】中，张学志以备宣告无效的专利权向东莞银行发送侵权警告函，其中称其已就涉案专利的无效决定向北京知识产权法院起诉，张学志还向苹果公司投诉东莞银行APP涉及侵权。东莞银行收到警告函后向张学志发送催告函，要求其立即撤回相关投诉，或尽快向人民法院提起相关侵权诉讼。
广州知识产权法院一审裁定：对东莞银行的起诉不予受理，理由为：涉案专利已被宣告全部无效的情况下，东莞银行提出确认其不侵害专利权的诉讼请求缺乏事实基础。
对此，最高院二审认为：专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生法律效力，而须待法律规定的起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持该决定的裁判生效时，该决定方可发生法律效力。因此，在宣告专利权无效的审查决定未生效的情况下，其不能产生否定专利权有效性的效力，权利人发送的侵权警告仍然有权利基础。
另外，判决中强调了关于“先行裁驳、另行起诉”规则是否适用于确认不侵害专利之诉的问题，其指出：“裁驳另诉”规则旨在提高专利侵权纠纷案件的审理效率，尽可能缓解审理周期较长的影响，其仅适用于司法解释规定的专利权人提起的侵权之诉。被警告人提起的确认不侵害专利权之诉，目的在于消除被警告人因专利权人发出的侵权警告而所处的不安状态。两者制度目的不同，因此司法解释该条规定的“先行裁驳、另行起诉”不构成被警告人提起确认不侵害专利权之诉的障碍。如法院经审理认定被警告人的行为不构成侵害专利权，可径行作出确认不侵权的判决；如法院经审理认定被警告人的行为构成侵害专利权，为避免诉讼结果反复，可以中止审理，等待专利确权行政诉讼的结果。
三、结 语
本文中，通过分析并总结司法实务中“先行裁驳、另行起诉”规则应用的典型案例，为专利侵权诉讼中的权利人及被控侵权人处理专利民事行政交叉案件提供了几点经验分享：
供权利人参考——（1）据以主张的权利要求发生变化时，应及时向侵权法院提出变更权利基础的主张；（2）权利人可自“收到无效决定之日起”提出变更权利基础的申请；（3）对于权利人在无效程序中主动放弃的权利要求，不能再将之纳入专利权保护范围；（4）权利人被裁定驳回起诉后，原审认定的事实和证据材料需妥善保管；
供被控侵权人参考——（1）涉案权利要求被宣告无效且经比对认为明显不侵权的，可申请法院继续审理并作出裁判；（2）涉案权利要求被宣告无效的，可向侵权法院提出裁定驳回起诉的申请；（3）涉案权利要求被终审行政判决认定不具备实质性授权要件的，可参照适用“裁驳另诉”规定；（4）即使涉案专利权被宣告无效，被控侵权人仍有权提起确认不侵权之诉。
注释：
[1]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》
第二条 权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。
有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。
专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。
[2]该案例来自于《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》裁判规则之12