合肥知识产权律师网
作者 | 钱光文、凌宗亮 上海知识产权法院
《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”如果主张权利的注册商标属于恶意抢注在先驰名商标或有一定影响的商标，而在先使用人尚未申请宣告该注册商标无效，那么在商标注册人针对在先使用人提起的侵权诉讼中，应当如何适用法律？在先使用人是否可以基于商标权人恶意抢注的事实进行抗辩，或者依据《商标法》第七条关于“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”的规定进行抗辩，还是必须依据在先使用条款进行抗辩？实践中尚未形成较为统一的认识，不利于对恶意抢注商标的规制，也不利于对在先使用人的充分保护。
一、在先使用抗辩是否需要考虑商标注册人的主观状态
有观点认为，在先使用抗辩并不需要考虑在后商标注册人的主观状态，这样更加有利于司法实践中对商标恶意抢注行为的制止。即便商标注册人属于恶意抢注在先商标，但毕竟经过了商标授权程序，其商标仍旧处于有效的状态。而如果在商标侵权民事案件中直接适用《商标法》第三十二条的话，相当于直接通过民事诉讼程序确认了商标无效。而商标的无效依照法律规定本应通过商标无效宣告程序，甚至在后的行政诉讼程序予以确定，这样就等同于剥夺了在后商标注册人的诉讼权利，实为不妥。在原告谭斯月与被告北京尚丹妮美发中心侵害商标权纠纷案中，原告的配偶曾于2010年10月至2011年2月在被告处工作，2012年原告申请尚丹妮商标并被核准后，起诉被告要求被告停止使用尚丹妮标识并赔偿损失。被告在审理中同时提出了在先使用以及原告恶意抢注的抗辩。法院最终适用《商标法》第五十九条第三款的规定，支持了被告在先使用抗辩的主张，驳回了原告的诉讼请求。同时，法院认为，被告对尚丹尼商标的使用不得超出涉案范围，原告亦可以要求被告在使用涉案商标时适当附加区别标识以区别服务来源。有的案件在被告提出原告系恶意抢注抗辩或者已经提出商标无效申请的情况下，虽然在案件审理中并没有对原告取得的注册商标是否恶意抢注进行分析，但在法律适用时同时适用《商标法》第七条第一款和第五十九条第三款或者《商标法》第三十二条和第五十九条第三款的规定。其中隐含的观点在于即使原告的注册商标涉及恶意抢注，被告在民事诉讼中也必须通过在先使用抗辩维护自身的合法权益，对于恶意抢注的抗辩主张并未在判决中予以分析和回应。
也有观点认为，按照体系解释的方法，更倾向于采用善意说。即在后商标注册人主观上应为善意。因为立法者仅对注册商标违反《商标法》第三十二条抢注在先使用并有一定影响的商标作了允许抗辩的规定，但对注册商标违反《商标法》第十三条侵犯驰名商标权利、违反《商标法》十五条侵犯被代理人或被代表人利益，均未作允许抗辩的规定，似乎可以推论立法者在《商标法》第五十九条第三款规定的内容与第十三条、第十五条、第三十二条均有所不同，前者商标注册人系善意，后者商标注册人系恶意。
二、在先使用抗辩的适用应要求商标注册人为善意
虽然在先使用抗辩条款的规定表面上没有对在后商标注册人的主观状态做出规定，但从未注册商标保护的体系化视角看，在先使用抗辩条款中在后商标注册人的主观状态应为善意。
首先，商标在先使用抗辩条款的立法目的或价值并不是为了解决商标恶意抢注的问题，而是旨在平衡善意的在先使用人和善意的在后商标注册人之间的利益，进一步完善对未注册商标的保护。有观点认为：“未注册商标经商标所有人长期使用而逐渐形成了一定的商誉与知名度，然而他人却在没有任何投入的情况下就可以抢注其商标并获得商标的排他专用权，从而凸显了注册主义的缺陷。为避免注册主义的弊端，防止他人抢先注册具有一定影响力的未注册商标，于是商标先用权规则就成了其缺陷的补救措施。”但笔者认为，如果仅仅是为了解决商标恶意抢注问题，即使没有规定在先使用抗辩条款，《商标法》第十三条、第十五条、第三十二条有关恶意抢注的规定足以解决商标恶意抢注的问题。例如，对于未注册驰名商标，使用人不仅可以禁止他人注册，即在行政程序中阻止他人抢注自己在先使用的商标；即使抢注人最终获得注册商标，在先使用人也可以在民事诉讼中要求其停止使用；对于已经使用并有一定影响的未注册商标或者代理人、代表人等抢注的普通未注册商标，虽然商标法仅仅规定相关使用人可以在行政程序中禁止他人注册，并没有明确是否有权禁止他人使用已经注册的商标，但是，根据《商标法》第七条第一款有关“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”的规定，笔者认为，如果在后商标注册人起诉要求在先使用人停止使用，在先使用人可以主张注册商标专用权人的起诉有违诚实信用原则，以此对抗恶意抢注人的侵权主张。有观点更是指出：“《商标法》第三十二条的规定不仅适用于商标注册行为，而且适用于民事保护，即以不正当手段抢注他人在先商标的，其注册商标不仅不受民事保护，而且直接构成民事侵权行为。”《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中，亦明确“注册商标专用权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持”。因此，即使没有在先使用抗辩条款，现有的法律规定也能够规制恶意抢注的行为。
其次，基于诚实信用原则的恶意抢注抗辩或者权利滥用抗辩已经独立于在先使用抗辩在案件中得到适用。在再审申请人深圳歌力思服饰股份有限公司、再审申请人王碎永及一审被告杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷再审案件中，最高人民法院认为：“深圳歌力思服饰股份有限公司地处广东省深圳市，王碎永曾长期在广东省广州市经营皮具商行，作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，王碎永对在先使用的‘歌力思’字号及商标完全不了解的可能性较低。在上述情形之下，王碎永仍于2009年在与服装商品关联性较强的手提包、钱包等商品上申请注册与深圳歌力思服饰股份有限公司在先使用的企业字号以及在先于服装商品上注册的‘歌力思’商标的文字构成完全相同的商标，其行为难谓正当。据此，王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持。”该案亦是最高人民法院公布的指导性案例，在裁判要点中最高人民法院指出，当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。在再审申请人宁波广天赛克思液压有限公司与被申请人邵文军侵害商标权纠纷案中，最高人民法院亦指出，以违反诚实信用原则恶意取得的注册商标专用权，对他人的正当使用行为提起的侵害商标权之诉，不应得到法律的支持和保护。如果说在上述案件之前，对于民事诉讼中能否对注册商标存在恶意抢注等违反诚实信用原则的事实进行审查，司法实践尚存争议的话， 在“歌力思”案被确认为最高人民法院指导案例之后，在先使用人对于在后恶意抢注商标者完全可以依据诚实信用原则以商标注册人构成权利滥用为由进行抗辩，无需援引在先使用抗辩条款。
再次，如果在先使用抗辩条款不要求在后注册商标专用权人为善意，那么司法适用的结果可能会有违逻辑且不符合公平价值。例如在先使用的未注册驰名商标权人，其本可以依据《商标法》第十三条的规定，要求在后的商标注册人停止使用注册商标，但依据《商标法》第五十九条第三款的在先使用抗辩条款，其却仅可以在原有范围内继续使用，而且还必须依据在后注册商标专用权人要求附加区别性标识，这明显不符合《商标法》第十三条和第五十九条的体系协调。事实上，不问在后商标注册人主观上是否存在恶意，一概适用在先使用抗辩条款，不仅不会遏制商标抢注，反而是对恶意抢注商标的纵容和鼓励。因为商标抢注人不仅无需停止使用，还可以限制在先使用人的使用范围，并要求在先使用人附加区别性标识，这明显有违商标法诚实信用的基本原则，导致裁判结果有违公平。在前述尚丹妮商标侵权案中，原告主张的尚丹妮商标明显系抢注被告在先使用并有一定影响的商标，但法院没有对被告恶意抢注的抗辩进行审查和判断，而是直接适用在先使用抗辩条款。虽然结果亦是驳回恶意抢注者的诉讼请求，但在先使用人的权益却存在极大的区别。如果法院以原告行使注册商标有违诚实信用原则，驳回原告的诉请，在先使用人继续使用便不会受原有范围或附加区别性标识的限制；但直接适用在先使用抗辩，则极大限制了在先使用人的使用范围。
三、结语
恶意抢注抗辩和在先使用抗辩系不同的抗辩制度，适用的语境和结果均存在较大的不同，实践中应当对二者进行区分，将在先使用抗辩的适用限于商标注册人为善意的情况。如果在后商标注册人主观上是恶意，即系恶意抢注他人在先使用并有一定影响的商标，在先使用人可以直接基于《商标法》关于诚实信用原则的规定，提出恶意抢注抗辩，从而无需受到在先使用抗辩“原有范围”以及“附加区别性标识”的限制。