合肥知识产权律师网
善用FRAND原则，不用当待宰羔羊。身为标准制定组织的会员，标准制定者不仅必须贡献出标准关键专利，甚至负有揭露义务与授权义务。
站在巨人的肩膀上创新
许多企业在生产与制造产品的同时，往往考量研发成本，而仅在现有产品上进行有限的改良，或考量市场需求，而制造或销售 Me-too 产品，又为了抢先投入市场而未进行充分的专利检索，最后推出的产品往往落入他人专利保护范围，导致产品侵权遭诉的困扰层出不穷；其实，站在巨人的肩膀上再创新，成功的机会当然会比闷着头研发要高，但爬上巨人的肩膀是有方法的；产业界常见的做法不外乎取得授权、购买专利，甚至是回避设计。
专利值多少，不是卖方说了算
对一般企业来说，回避设计较为耗资费时，要抢占商机，取得授权或购买专利往往是较快的选项；然而取得授权或购买专利势必得支付一笔权利金，而买卖双方对于专利权价值及权利金数额却总是存在着差异；再者，一旦授权内容涉及「标准关键专利」，权利金的界定更是难上加难，例如微软与摩托罗拉，就是在界定权利金的过程中牵涉到「标准关键专利」，最后将谈判桌移到法庭上，为专利诉讼史留下一个经典的案例。
什么是标准关键专利(Standard Essential Patent, SEP)?
所谓「标准」，是由标准制定组织(如电机电子工程师学会)，邀请有意愿的技术发展者共同参与，针对产品、服务或制程制定统一的工业规格，目的在于增加产品互容性、便利消费者使用与降低因技术障碍而导致的贸易落差；因此，上述「标准」一旦被产业界广泛接受后，标准制定者必将获得市场优势，而让产品市占率大幅提升。但相对的，标准制定者必须负担义务，也就是贡献出「标准」必须使用到的专利，就是标准关键专利。
标准制定者的义务
身为标准制定组织的会员，标准制定者不仅必须贡献出标准关键专利，甚至负有揭露义务与授权义务，分别说明如下:
揭露义务(要说出来)：必须将与「标准」相关之必要专利，揭露包含于标准草案中。
授权义务(要同意授权)：必须同意将纳入「标准」中之必要专利，授权给组织之会员、或采用 相同「标准」之厂商。
为了补偿专利权人因发明所付出的心血，标准制定者所负的授权义务，是采有偿授权，而非免费授权，并要求专利权人对于所有被授权人应采取公平、合理且无歧视性的授权方式(Fair、Reasonable And Non-Discriminatory, 即FRAND原则)。
被告了，你有什么招式可出?
国外企业为了抢夺庞大商机，常会发动策略性的专利战争，例如发出敬告函、警告函，要求对方给付权利金取得授权，甚至发动专利诉讼，造成被控方产品延后上市、商誉受损与赔上巨款等情况，当遭遇这些大鲸鱼的恐吓时，究竟有何策略可以应对? 以下为国际专利诉讼常见的做法：
专利侵权反诉：
针对原专利诉讼提出反诉;其优点为可迫使对方进行协商谈判，进一步达成交互授权或和解，然而，其缺点在于需要大笔诉讼费用，若企业本身没有优质的专利，则必须向外部购买专利。例如：宏碁(Acer)向工研院购买专利对惠普(HP)做出反击，为「攻击是最好的防御」做了最佳诠释;而友达(AUO) 不仅对乐金(LGD)所提出的四项侵权技术进行反驳，甚至反诉乐金侵犯其四项专利，更是台湾面板厂第一次在国际诉讼中取得胜利，意义非凡。
专利无效：
对系争专利进行有效性分析，并试图找出可使该项专利被判定为「专利无效」的文件后，向主管局提出无效请求，其优点为低成本高效益，亦可增加双方和解之可能性，然而，其缺点为须进行全面性的专利检索，且通常只会有一两个专利范围请求项被举发掉。例如：雃博(Apex)向美国专利商标局提出多方复审，主张营业规模大其30倍的瑞思迈(ResMed)之6件专利无效，展现了台湾生技业在智财管理与竞争的能力;而亿光(Everlight)向日本特许厅提出日亚化(Nichia)之专利无效，宣告LED产业的专利战全面开打。
和解：
即付钱了事，而权利金的高低因厂商而异，且须依据谈判技巧与议价能力;其优点为快速获得专利授权，促使产品如期上市，然而，缺点是因处境被动，所以授权人通常会狮子大开口，要求付上不合理的权利金。例如：美商Opti指控台湾两大芯片厂硅统(SiS)与威盛(VIA)侵害其专利权，其中威盛在第一阶段被法院判决败诉须赔偿300万美元(约8900万台币)，相较之下，硅统选择与美商Opti达成和解，将后续营运影响降到最低。
FRAND原则，让微软省下800倍的权利金
时至2010年，专利诉讼史又出现一个经典的案例，从而衍生出新的攻防手法；当时，微软被摩托罗拉要求就其两个专利 (Wifi 及 H.264) 应取得授权，摩托罗拉甚至要求产品售价的 2.25% 作为权利金，微软认为摩托罗拉要求的权利金过高(一台Xbox售价$200美金，等于卖一台就必须付$4.5 x 2 = $9美金)，而不愿给付，摩托罗拉随即对微软提出专利诉讼，意图迫使微软坐上谈判桌，就在这个关键的时间点，微软发现摩托罗拉的两个专利皆为标准关键专利，藉此反告摩托罗拉未依FRAND原则提出合理的授权条件；判决结果，法官认定摩托罗拉要求的授权金额高出合理授权金额的800倍，显然违反了FRAND原则，结果摩托罗拉不但只能收到1/800的授权金，更须赔偿微软约1400万美金的损失，FRAND原则让微软大获全胜。
有样学样，瑞昱藉FRAND原则反诉美商半导体厂
2012年3月，美商艾萨公司(简称艾萨)指控众多竞争对手(包含台湾瑞昱半导体,简称瑞昱)侵犯其专利，并向美国国际贸易委员会(ITC)提告。瑞昱随即使出反诉策略，不仅控告艾萨侵犯其专利权，更指出艾萨未提供授权合约，就径自向ITC提出要求禁制令，明显违反授权义务(即FRAND原则)；换句话说，艾萨未经正当程序(提供授权合约、遵守FRAND原则)，企图藉由禁制令获得谈判桌上的优势及高额权利金的做法，显然违反公平与合理授权的原则。因此，法官也判决艾萨必须修正其授权条件，再一次，FRAND原则让瑞昱在授权金的谈判攻防上，由被动转为主动角色。
善用FRAND原则，不用当待宰羔羊
根据科技产业资讯室(STPI)的研究，台湾企业每年在智财权利金的支付高达50亿美金左右(约1500亿台币)，然而，企业在授权谈判时，所面临如此高的权利金，并非都是合理要求，部分台湾企业在国外大厂眼中就像肥羊，一次又一次的任其宰割。
由前案例可知，过去在专利诉讼的反击上，反击策略包括专利无效、举证无侵权行为与反诉对方侵权等，如今，瑞昱运用FRAND原则大胆向艾萨提出反诉，进而增大授权谈判的空间，即提供产业界一个新的专利攻防策略。
后续追踪
瑞昱成功采用RAND策略，美国判决LSI之Wi-Fi标准权利金由5%降至0.19%
(资料来源: 科技产业资讯室 – May 发表于 2014年3月10日)
2014年2月27日北加州法院法官Ronald M. Whyte判决LSI企图以美国ITC提出337调查逼迫瑞昱签署wi-fi授权协议，而且LSI在提出诉讼之前，并未先提出一份公平合理无歧视的授权合约给Realtek，认定LSI违反当初签署IEEE-SA标准之RAND条款，而判决LSI之Wi-Fi标准权利金由5%降至0.19%，同时判决LSI须支付Realtek诉讼费支出380万美金。
来源：智由博集
作者：马克斯