涉外定牌加工中的商标权问题

作者 | 华丹玫，最高人民法院民三庭工作人员

内容摘要

涉外定牌加工中的法律适用问题，是知识产权法学界和实务界研究的难点和前沿问题。厘清这个问题的关键在于明确“商标性使用”和“混淆可能性”的立法本意。本文在分析目前主要司法案例，并比较欧洲及美国商标制度中相关规定和概念的基础上，认为：除合理使用等特别情形外，凡是有可能识别商品来源的商标使用行为，就是商标法意义上的商标性使用。如果对物理贴附行为不认定属于商标性使用，就会导致商标法体系内“商标使用”的不同含义。如此，既不利于逻辑自洽和体系衔接，也会造成行政保护与民事保护标准的不统一，更不符合新时期我国经济发展转型的需要。在涉外定牌加工的商标权问题中，对于相同商品使用相同商标的情形，无须考虑混淆可能性，可以径行认定侵权。对于类似商品及近似商标的情形，需要考虑混淆可能性，此时要注意，即便最终销售市场不在国内，相关公众也并不只限于实际购买者，还包括潜在购买者，以及与产品营销有密切关系的其他经营者（物流、报关以及投资人）。对于商标权的保护，应当脱离政策影响，回到商标法的规则和原理框架范围内，避免商标使用在商标法体系内的冲突和异化，更好地发挥商标法的作用。

关键词

涉外定牌加工 商标使用 混淆可能性

定牌加工，也称贴牌加工，代工生产，其英文缩写为“OEM”（Original Equipment Manufacture），指被委托方在来料、来样加工或来件装配业务中，将委托方提供的商标标识加贴在所加工的产品上，并将产品全部返回给委托方销售的生产经营方式。这种生产方式是商标经济价值的典型体现，核心在于委托方掌握商标权，充分利用资本、品牌及销售网络优势，避免建厂等高额基础投入，通过委托加工的形式快速扩大产能，提高销量和市场占有率，是一种常见的商业模式。

对于不跨地域的定牌加工，一般没有法律层面的争议。但是对于跨地域的定牌加工，例如代工方和委托方分处于不同地域时，代工方只负责生产加工，销售是在委托方地域进行，就形成了一种横跨两个法域，可能同时存在两个商标权冲突的特例。此种特例在相关商标行政授权确权案件及民事侵权案件中，存在一些法律争议，本文拟对商标法体系中关于定牌加工的商标权问题进行梳理探讨。

一、问题的提出

本文所讨论的涉外定牌加工，主要是指我国境内商业主体接受境外商标权利人的委托，生产、加工产品，由受托方在加工产品上贴附来自委托方的商标，再将加工后的产品全部交付给境外委托人，而加工产品不在中国域内销售。从商标权利角度而言，涉外定牌加工中往往委托方在境外享有注册商标专用权，但其在国内不享有相关商标的注册商标专用权，境内第三方是相关商标在国内的商标权利人。这种境内外的权利冲突模式，是商标地域性跟经济全球化发展的必然结果，应当予以正确认识，准确判断其法律适用。

定牌加工中目前产生的商标权问题，从案件性质区分，分为行政授权确权案件中的问题和民事侵权案件中的问题。

民事侵权案件中的涉外定牌加工所涉争议主要来自以下两个方面：1.涉外定牌加工中贴附商标的行为，是否属于商标法规定的商标性使用；2.境内加工、域外销售的过程中使用商标是否具有混淆可能性。

行政授权确权案件中涉外定牌加工所涉问题主要是：1.涉外定牌加工中的使用行为，能否创设商标权利，形成在先权利；2.涉外定牌加工中的使用行为，能否作为“三年不使用”商标撤销案件中，关于商标使用的证据。

笔者根据知产宝的数据库统计，目前全国法院审结关于涉外定牌加工案件共有139件。民事案件共117件，其中：认定涉外定牌加工中贴附商标的行为，属于商标法规定的使用行为，从而构成侵权的为20件，约占17.1%；认定不构成侵权的为97件，约占82.9%。行政案件共22件，其中：认定涉外定牌加工中的使用行为构成商标使用的有17件，约占77.3%；未认定构成商标使用的有5件，约占22.7%。

案件多发生在广东、江苏、上海、浙江、北京等外贸经济较为活跃的省市（北京为商标行政诉讼受理地）。从结果分析可以看到，虽然所涉案件量不多，但是行政案件和民事案件中关于涉外定牌加工中商标使用的认定标准大方向上明显有所不同，这也给法官适用法律、行政机关执法和市场主体开展商业活动带来了一定的困惑，最高人民法院2020年知识产权宣传周期间公布的十大案件中，“本田技研案”对该问题进行了进一步明确，本文将结合该案例进行讨论。

二、涉外定牌加工中的商标权问题分析

（一）商标性使用认定问题

涉外定牌加工在认定相关行为是否属于商标性使用的主要问题是，加工过程中，承揽方所进行的一系列行为，包括物理贴附商标至产品上，以及运输、出口报关等环节中对于涉案商标的使用行为，是否属于商标法意义上的商标使用行为。要讨论这个问题，先要厘清商标法中商标使用的具体含义。

1.商标法中的商标使用

商标法中“使用”二字出现在多处条文中，这些商标使用的具体规定，从使用主体上大致可以分为商标权人的使用和被诉侵权人的使用。商标权人的使用主要在行政案件中予以考量，从使用后果上又可细分为创设商标权的使用和维系商标权的使用。被诉侵权使用主要是指《商标法》第57条规定的未经许可使用商标的行为，属于为商标禁用权所禁止的使用行为。

创设商标权的使用主要指《商标法》第13条第2款、第32条、第59条等条文规定的情形，即未注册驰名商标所有人以及在先使用并达到一定影响的未注册商标使用人可以在相应范围内禁止他人注册商标，未注册商标的在先使用人有权在原使用范围内继续使用该商标等情形。

维系商标权的使用主要指《商标法》第49条规定的“三年不使用撤销”情形，商标法要求商标权人真实有效使用商标，从而维持其商标专用权有效。创设商标权的使用，是法律对于未注册商标的特别保护，因其为一般情形的例外，应当较为严格地把握适用，故而对使用产生的影响程度要求较高；维系商标权的使用只要表明商标权人具有使用的主观意图即可，对使用行为所产生的影响程度要求较低。但对于证明商标实际使用有一定的证据要求，不仅要提供销售合同、委托合同等合同证据，亦要提供实际履行的证据。实际上该两种使用，对于具体使用行为的定义本身并无二致，唯因商标使用影响力程度的高低而形成不同的法律后果，不能因此得出商标法在行政授权确权程序中对商标使用行为的规定有所不同的结论。

商标民事侵权案件的一般判定思路为：首先要认定被控侵权人使用商标的行为是否属于商标性使用；在属于商标性使用的情况下，再比对商标是否近似以及商品是否类似；最后判断是否具有混淆可能性，进而认定侵权。是否构成商标性使用，在民事侵权案件中是先决条件。

商标理论之所以要引入商标性使用的概念，是因为使用二字外延过大，而并非全部的使用行为都受商标法规制，应当加以区分。商标法并未明确商标性使用这一概念，只在《商标法》第48条规定了何为本法（商标法）所称商标的使用，这也是所谓商标性使用这一概念的法律依据，该条文中“用于识别商品来源的行为”应当如何理解，关乎商标性使用的内涵和外延。笔者认为，商标性使用是相对于非商标性使用而言，并非要求判断使用行为是否具有识别商品来源的实际效果—该效果应当在混淆可能性理论体系下予以判断。所谓商标性使用，即商标法意义上的使用，是指除叙述性使用、指示性使用、说明性使用或平行使用等合理使用之外的商标使用行为。

在判定和理解商标性使用相关概念时，不能将商标使用的证明标准、使用效果与认定商标性使用的标准混为一谈。在商标使用的证明标准和使用效果方面，在行政案件中的要求是高于民事侵权案件中的要求的，例如侵权人只生产而未销售，或生产商标标志的预备行为，或在行政案件中可能不具有使用后果的使用行为，同样可能构成商标侵权。从这个角度看，也可以证明商标性使用本身不应设置更高的标准。

2.法院对涉外定牌加工中的商标使用认定

涉外定牌加工中的使用，同样有这三个方面的使用问题。对于各方面的法律认定，法院在不同案件中存在不同观点：

在创设商标权的使用方面，法院认为定牌加工属于商标性使用，但未达到创设商标权的使用效果。如“无印良品案”中，最高人民法院就认定，定牌加工的行为，虽然贴附商标，构成商标使用行为，但是未在中国领域内产生影响，并未将相关公众与商标形成联系，故而不属于“已经使用并具有一定影响”的商标。

在维持商标权的使用方面，法院认为定牌加工属于商标性使用，并且体现了商标权人的使用意图。如“宏比福比案”中，北京高院认定，定牌加工的证据，足以显示积极、主动的使用意图，即便销往国外，其商业活动的大部分环节也在国内进行，故构成商标使用行为。

以上两个方面，从行政诉讼司法实践来看，目前普遍认为定牌加工中对于商标的使用是行政授权确权中的商标性使用，但对于使用的效果是否具有影响力方面即是否能够创设商标权的认定不同。学理上对于不同使用后果的问题，认为可细分为主动性的使用和侵权性的使用，虽然其具体的使用行为是相同的，即除开合理使用情形外均属于商标的使用，但法律给两种使用创设的效果标准是不同的。主动性的使用对于其使用所达到的效果标准更高，而侵权性的使用法律上并未设定效果标准以规制使用行为本身。

涉外定牌加工的民事商标侵权案件中，关于加工中贴附商标的行为是否构成商标性使用，存在意见分歧。2014年之前，各地法院在如“Nike案”、 “ RBI案”、“ HENKEL案”等案件中普遍认为定牌加工属于商标性使用，未经授权即构成侵权。也有个别案件，如“JOLIDA案”，认为标识不起识别作用，不属于商标性使用，进而未认定构成侵权。到2014年以后，在“本田技研案”之前，从“PRETUL案”到“东风案”，最高人民法院的意见都是，涉外定牌加工中，受托人贴附商标等行为，不起识别作用，不构成商标性使用，进而不构成侵权。各地法院受相关案例影响，也逐渐采纳了这一认定。其中较为特殊的案件为“PEAK案”，该案最终认定涉外定牌加工构成侵权，该案并未困囿于定牌加工中商标性使用问题，而是从混淆可能性角度认定：“被告涉嫌侵权的‘PEAK SEASON’商品在海外会通过亚马逊进行销售，由于互联网的无国界性，导致中国消费群体也能够通过亚马逊购买，因而形成在中国境内的商标侵权。”从该案也可以看出，对于销售市场不在国内，而认定不存在混淆可能性的观点，因为互联网、跨境电商、全球化的深入发展，已经逐渐受到新经济形态的挑战。这也为“本田技研案”的裁判，进行了积极的探索和实证的支撑。

在“本田技研案”中，最高人民法院认为：“商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的‘商标的使用’，应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。”这种对于商标使用行为的界定，符合商标法的立法本意及内在联系，也符合商业活动的一般规律和当今世界经济发展的新形势、新条件。

3.比较法视野下的商标使用

关于商标使用的这种界定，我们也可以从欧盟商标指令、美国兰哈姆法（商标法）中找到例证。2019年生效的2015欧盟商标指令中，商标禁用权部分规定，将贴标、作为企业名称、广告使用等直接使用商标标识的行为，以及包括进出口、仓储在内的含有商标标识的商品进入市场流通的行为，均规定为被禁止的商标使用行为。同时生效的2015欧盟商标条例中亦规定，商标权人无权禁止自然人对自身姓名的使用，他人对商标无显著性的描述性使用以及指示性使用，此类使用不属于商标禁用权的范围。可以看到在欧盟商标法律体系中，除描述性使用、指示性使用和对姓名的使用等合理使用情形外，其他对于商标的商业性使用，均属于欧盟商标指令所辖涉的商标性使用。

而美国兰哈姆法亦规定，在商业行为中，商标以任意形式展示在商品及其容器上，或销售、运输中以及服务上的使用，均构成商业性使用。同时对于姓名使用和描述性使用规定了商标侵权的例外。美国兰哈姆法同时在其他章节也多次规定，多种商业活动包括海关进出口中使用，均构成商标侵权。

从比较法角度研究也可以得出结论，对于商标性使用本身的定义在商标行政案件和民事案件中，不宜作出不一致的解释，亦不宜对除描述性使用、非商业使用等合理使用情况之外设置商标使用行为的例外。商标的使用行为本身是否属于商标法规定的商标性使用，应当是显而易见的事实问题。

4.关于商标使用的结论

我国涉外定牌加工之商标使用，之所以实践中有认定上的不同和争议，是因为商标法规定了“商标的使用”，于是司法实践中有部分法院在判定时将“用以识别商品和服务来源”作为依据，以商品是否进入流通领域而起到识别商品和服务来源的作用作为商标使用的认定标准。本文讨论的定牌加工中加工方使用的认定，有一部分判决就是采用此种逻辑。笔者认为是否起到识别区分的功能，是判断混淆可能性时解决的问题，并不应纳入商标性使用的判断过程。如果在商标使用的认定中就判断是否起到识别作用，并以此判定是否属于商标性使用，给商标使用行为加上主观意图和实际效果的要件，以合理使用和非商业性使用之外的情形，区分商标使用与商标性使用，有违一般判断逻辑和方法。部分判决认为定牌加工中对商标的使用行为不构成商标性使用，从而认定不构成侵权，是缺乏依据的。

实际上，商标法体系内三种“使用”的规定，对于使用本身的含义不应有所不同，但是可因使用形成的影响力程度有不同法律后果。笔者认为，除合理使用、非商业使用等特别情形外，凡是有可能识别商品来源的商标使用行为，就是商标法意义上的商标性使用。如果对物理贴附行为不认定属于商标使用行为，就会导致商标法体系内“商标使用”的不同含义，即不利于逻辑自洽和体系衔接，也会造成行政保护与民事保护标准的不统一，更不符合新时期我国经济发展转型的需要。所以在“本田技研案”中，对于涉外定牌加工中的商标权问题，最高人民法院认定：“在生产制造或加工产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的‘商标的使用’。”这标志着在法院审判实践中，在商标使用的认定方面回归到了商标法基本规则和原理，也与之前行政案件中对于商标使用的认定相一致，对于何为商标性使用依据商标法作出了整体一致的解释。

至此，笔者认为关于商标的使用问题，已经有了清晰、明确且逻辑自洽的认定标准。我国司法实践对于商标使用问题的认识，也符合否定之否定规律，关于使用的定义也是在发展中不断深化的。

（二）域内加工、域外销售是否具有混淆可能性问题

所谓混淆，是指“足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系”。而混淆可能性理论，正是基于避免混淆的实际发生，而创设的一种行为假定。

笔者认为，分析混淆可能性问题，只有从商标的权利属性以及立法目的出发，考虑我国商标法立法引入混淆可能性的目的，才能厘清混淆可能性的认定问题。

1.商标权的权利属性

商标权的私权属性要求商标法应当是权利法。通说认为，商标权保护的特定利益是商誉，商标权的客体是商业标识和商品、服务之间的联系。故而商标法的立法目的，笔者认为有三个方面：第一，从权利人角度讲是为了保护商标专用权人的财产权利。第二，从消费者角度讲是标识商品和服务来源，避免混淆。第三，从竞争法的角度讲是维持公平的市场竞争秩序。第一个方面是商标权私权属性的体现，第二、第三个方面是商标权社会属性的体现，消费者权益和市场竞争秩序是商标法的价值取向但相关公众对此并无请求权基础，唯商标权人对其所受损害享有请求权基础。所以商标法的核心，还是保护权利人的财产权利。同时因为商标权的支配权属性，“侵害商标权行为的本质在于对商标支配权造成损害”，故而在认定侵害商标权行为时，应当以损害权利人对商标权的支配之侵害结果为最终的判定依据，而识别性等功能的破坏仅构成这一损害结果的表现方式。由此可以得出结论，“混淆可能性”是判断商标财产利益受到损害、指示识别的功能性被切断，财产权和支配权受到损害的判断依据和表现形式，而不是必要条件。

2.引入混淆可能性的原因

混淆可能性理论源自美国兰哈姆法体系，美国的兰哈姆法一贯以混淆为侵权的要件，考虑侵权时要看是否“可能导致混淆”（likely to cause confusion），颁发禁令更要看是否已经造成“实际混淆”（actual confusion）。美国兰哈姆法体系的基础是混淆可能性的判断标准，采用多因素测试法来判定，相似性只是混淆可能性的测试依据之一。这种判断标准是从消费者利益出发，最大可能地限制商标权扩张。在相同商品上使用相同商标这种属于商标专用权范围的，也需要考虑混淆可能性。

欧洲商标法是以相似性为基础、混淆可能性为限定条件的判断标准。在相同商品上使用相同商标，认为侵害了专用权，不考虑混淆可能性。在商标专用权领域，商标权人享有绝对支配，故而不需要考虑混淆可能性；在禁用权领域，需要考虑混淆可能性。欧盟商标指令规定，在商标与被诉侵权标志相同，使用在相同商品和服务上时，对注册商标的保护应当是绝对的，在商品或商标有相似之处的情况下，才需要考虑混淆可能。

《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs协定）规定，“在对相同货物或服务使用相同标记的情况下，应推定存在混淆的可能性”。这里的推定混淆应当是绝对推定混淆，目前既不接受也没有实际的反例可以推翻这种推定。并且该规定的设立是法域衔接的结果，实际上是为了将欧盟商标法律体系与美国的混淆理论体系相衔接而设定的一个补充要件，从欧盟的商标法规定来看，在相同商品上使用相同商标的情形也是不需要考虑混淆的。我国《商标法》第57条第一项规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”属侵犯注册商标专用权的行为。根据该条规定，在相同商品上使用相同商标，即构成侵权，此时也无须考虑混淆可能性。

我国商标法经历了从相似性标准，到司法实践探索后在司法解释内规定混淆可能性标准，再到立法引入混淆可能性标准的发展历程。2013年商标法的重大修改之一就是引入混淆可能性理论，将《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，法院在判断商标是否近似、商品和服务是否类似，需从是否具有混淆可能性方面考虑的相关规定，吸收转化为商标侵权认定中的具体规定。

笔者认为我国商标法之所以引入混淆可能性，其根本原因是商标权的禁用权范围比核定使用的范围广—将使用在类似商品上的近似商标也纳入禁用范围，这种扩张是商标法赋予商标权利人的法定保护的必然结果。但在与核定使用范围不相重合的范围内，商标权的权利边界存在模糊空间，鉴于商标注册制度本身即是将公共资源进行再分配的过程，为了避免商标权利的过度扩张，平衡商标权利人与社会公众的利益，需要引入“混淆可能性”作为类似商品、近似商标的判断标准与指引，以准确厘定商标权利的边界。

引入混淆可能性也有更为现实的理由。例如，当商标近似且具有混淆可能性时，无论是否引入混淆可能性理论都可以认定法律上的近似。而当商标近似但不具有混淆可能性时如果不引入混淆可能性，就只能认定法律上的近似，比如鳄鱼商标案中，法院基于历史因素、市场格局及双方诉讼中对于各自权利范围的逐渐明确，认定不具有混淆可能性。又当商标不近似而具有混淆可能性时，除非基于混淆可能性，否则只能认定法律上的不近似，比如黑人白人牙膏案中，商标评审委员会认定黑人牙膏跟白人牙膏，从商标看客观不近似，但是可能因为黑人牙膏在相关市场的良好声誉而造成消费者误认误购，对于后两种情况下合法权益保护的必要需求，也是引入混淆可能性标准的现实原因。

3.混淆可能性与近似性的关系

从只有近似性判断标准，到引入混淆可能性判断标准，可以说是商标法的一大进步。但是要注意混淆可能性与近似性判断的关系，否则将在相关法律的适用上、逻辑判断上出现方向性错误。如前文所述，美国兰哈姆法本身就是混淆理论，近似性判断是混淆标准的一个测试依据，即便近似性判断不通过，也不必然意味着不存在混淆可能性。从条文、司法解释逻辑以及审判实践来看，我国商标侵权的判断体系，还是以近似性判断标准的逻辑为主线，混淆可能性作为近似判断的判定要素，即先判定是否构成近似商标、类似商品，再辅以混淆可能性标准来对近似、类似程度进行限定。我国商标法这种以混淆可能性作为近似性判断条件的模式，一方面在法官实践中较为容易操作，符合从易到难、从客观到主观的顺序，节约司法资源；另一方面也避免了只强调客观近似，最终导致因近似、类似程度不足而实际可能造成混淆的情形无法认定侵权的情况。

4.混淆可能性的判断标准

在判断两个商标是否具有混淆可能性时，首先需要确定混淆可能性的标准，这个标准不宜过高也不宜过低，才能达到立法目的。美国兰哈姆法体系的混淆可能性判断标准从最初的实际混淆标准，转变为可能混淆标准，即当事人只需证明消费者很可能（probable）混淆，而不必证明混淆必然（inevitable）发生。但美国最高法院也认为仅仅有可能混淆，也不足以证明混淆可能性。

根据商标法及司法解释的规定，我国商标法体系下混淆可能性的判断标准是相关公众容易产生混淆误认。商标使用是一个动态发展的过程，企业在不断经营过程中，其商标知名度和辐射区域会越来越大，混淆可能性的判定标准也需要给企业发展留出一定的弹性空间，实际混淆标准过于滞后，适用“容易导致混淆”的标准，符合注册商标权利人与公众的利益平衡原则。

5.混淆可能性与相关公众

要适用混淆可能性标准，首先要对相关公众进行界定，相关公众是一个法律拟制的概念，是从全部公众中拟制出这一群体，需对其内涵进一步讨论明确。《巴黎公约》和世界知识产权组织认为相关公众应当包括并不限于使用商标那类商品的实际或潜在的消费者，以及经销渠道所涉人员和相关商业界。现今，美国兰哈姆法体系内的“相关公众”包括实际购买者及潜在购买者、商品或服务的实际使用者、投资者、雇员、第三方企业及礼物的受赠人，等等。美国兰哈姆法对于相关公众的认识也是一个不断演进的过程，从购买者到潜在购买者，再到包括观察者，这一过程也体现了对公众免于遭受欺骗和误认的保护。具体到涉外定牌加工案件中，相关公众指的是什么，是否仅仅是域外销售市场的实际购买者？关于相关公众的认定范围不同，也是不同案件中混淆可能性判断得出不同结论的重要原因。

部分涉外定牌加工案件中，法院认为不构成侵权的主要理由是—加工的产品不在中国范围内销售，直接销往国外，此时的商品主要提供给国外市场的实际购买者，因为商标法的地域性，我国商标法意义上的相关公众是指国内消费者，故没有接触商品的可能，不会对商品来源产生混淆误认，没有混淆可能性，故不构成侵权。

从法律规定来看，我国商标法所称相关公众，是指“与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者”。从法条的角度，对于相关公众的界定是相对宽泛的，而非部分裁判中所述仅限于实际购买者，实际上包括生产、包装、运输、出口等各个商业环节的参与者，都可能接触到商标，并受到影响，都属于相关公众。例如，涉外定牌加工情形中，生产、包装、运输、出口这些环节的参与者都在中国域内，与实际商标权人的这些商业环节处于同一市场，假如同一包装、运输服务提供商给二者同时提供服务，必然会导致不同程度的混淆，进而对注册商标专用权产生影响。再如潜在购买者，由于跨境电商、出国旅游等情形的存在，中国消费者可能也是涉外定牌加工产品的潜在购买者，并不能从这个层面消除混淆可能性。

6.关于混淆可能性的结论

最高人民法院在“本田技研案”中认为：“容易导致混淆，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也不要求混淆的事实确定发生。”笔者认为，在侵权案件中考虑混淆可能性的时候，不要求实际混淆发生的必然性，而是强调容易发生混淆的盖然性。认定混淆可能性，要综合考虑商标的相同或近似程度、商品的相同或类似程度、商标显著性的强度、被告的故意、实际混淆的证据等因素，做好利益平衡和法律判断。

三、明确涉外定牌加工相关法律认定的意义

（一）对实现商标价值的意义

注册商标专用权就其本质而言，实质上是将商标这一公共资源通过申请程序，将其中一部分授权给某一个体使用，根本意义在于标识来源，承载商誉。注册商标的专有性，既是区分来源、防止混淆的重要保障，也是激励商标权人不断投入成本、持续经营商标，创造更大经济价值的信心来源，现代知识产权法中商标的财产化演进—如淡化理论也与商标的经济价值密不可分。兰德斯与波斯纳认为：“一个商标对于用它来表示其品牌的企业而言，价值就在于，通过该商标所传达或者体现的有关该企业品牌品质的信息，可以节约消费者搜寻成本。”若对于涉外定牌加工案件中的商标权利进行异化看待，对商标使用概念的内涵及外延进行限缩，或允许涉外定牌加工中加工方对某一商标基于定作方权利人域外商标权而得以使用，相关公众（如定牌加工商业活动的参与者）可能无法区分委托方商标与我国域内注册的商标或认为域内商标权人与委托方存在特定关系。该种情形下的商标使用可能会造成域内注册商标的淡化、模糊或污损，也容易造成消费者的混淆，增加了消费者搜寻辨别的成本，对于域内商标权利人的潜在商业利益也有所损害，不能充分实现商标经济学价值。商标价值的实现本身呼唤明确涉外定牌加工中商标使用问题，唯有摒弃将涉外定牌加工使用行为、混淆可能性认定特异化，方能正确判定法律问题，实现商标的经济学价值。

（二）对维护商标地域性原则的意义

地域性原则是商标权法的基本原则，“以各个国家的地理疆界和司法主权为限保护商标权，是各国商标立法和司法的基本立足点和出发点”。在涉外定牌加工案件中，既要注意地域性因素对实际混淆的阻断，从而也要考量域外商标权利受地域性的限制。如若对于涉外定牌加工中的境外商标权人定牌加工时的商标权给予特殊考量，认为域外商标权人可以许可域内加工方使用域外商标，并因此豁免加工方对国内商标权利人的侵权责任，那么就突破了商标的地域性原则，既有损司法主权，也不利于维护我国商标注册制度的权威性，降低境外商标权人依法注册商标的积极性。

笔者认为，无须在定牌加工等商业活动中对域外商标权人给予特殊考量和差别化优待，否则就给予了境外商标权人超国民待遇，亦有违公平原则。人民法院应当严格依据商标法认定相关事实，作出裁判，彰显司法权威性和主导性。

（三）对于商标理论体系稳定的意义

从法教义学的角度来看，对于一部部门法中法条之间要做出符合逻辑的体系化解释。商标理论中，商标的使用理论是非常重要的，可以说是贯彻整部商标法的基础理论。如果一部法律中，某一概念在不同条文之间具有不同含义，这种不安定让法律失去了指引作用，无论对于学界研究、司法实践或是商业主体进行商业活动都有不利影响。更大的弊端在于不利于司法裁判标准的统一，也给行政执法和涉外贸易政策制定带来不利影响。既往关于涉外定牌加工的判决之间不统一，也与海关、工商等部门行政执法中的认定不一致，海关、工商部门不得不针对涉外定牌加工商标侵权查处问题研究制定有别于一般商标侵权查处标准的“专门办法”。明确涉外定牌加工中的商标相关法律问题，对于执法的一致性有重要意义，按照“本田技研案”的认定标准，可以预见我国法院、海关以及公安部门，对于涉外定牌加工的法律适用问题认识将趋于一致。教义学视角下，相对统一的实定法及其解释形成体系，更有利于统一司法认识，促进法治进步。

（四）对商业活动的指引意义

法律的价值取向对于经济发展具有重要指引作用，立法和司法活动要综合考虑对整体产业结构和全局经济的影响，明确了涉外定牌加工所涉商标相关法律问题，对于涉外定牌加工企业来说也有了明确的指引。习近平总书记着眼我国发展阶段、环境、条件变化，以及世界经济深度衰退、国际贸易和投资大幅萎缩、国际金融市场动荡、国际交往受限、经济全球化遭遇逆流、一些国家保护主义和单边主义盛行、地缘政治风险上升等新形势，提出要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在这种情形下，国内企业应当加强自主品牌建设，提高自主创新能力，坚持供给侧结构性改革这一大方向，为构建完整的内需体系添砖加瓦。

当然，“国内国际双循环相互促进”也至关重要，在仍然需要进行涉外定牌相关经营活动时，应当注意查询、确认相关商标在我国境内注册情况，规避可能产生的法律风险，此外还可以约定如因商标侵权等潜在的诉讼风险引发赔偿问题，相关损失由定作方承担。同时也建议境外委托方及时在我国办理商标注册或进行马德里商标体系的国际注册领土延伸申请，在取得我国注册商标专用权的基础上，按照相关法律规范开展相关生产经营活动。

结语

综合商标使用的认定及混淆可能性判断来看，“本田技研案”让相关认定回归到了法律规则和商标法原理上，起到了正本清源的作用。司法政策虽然是司法活动的重要指引，但是不应背离基本的法律规则和原理，否则会因滞后性而导致利益失衡。比如本文讨论的涉外定牌加工问题，在20世纪90年代到本世纪初，我国经济发展的重要增长来自利用劳动力优势开展了涉外定牌加工的商业模式，同时也存在较为严重的商标抢注等问题，如果轻易认定涉外定牌加工构成侵权，那么对于产业、经济的发展和世界贸易中的形象具有负面影响。但是这种政策导向的要求超出了定牌加工相关法律问题所应承载的范围，就导致了部分背离商标法规则和原理的异化认识，也导致商标法体系内的认识不一致。

如今，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我国企业必须面对经济全球化的不断加深，各国贸易政策冲突多变的现状。在这样的背景下，我国企业遇到了他人在域外抢注商标，再以域外商标作为权利基础，委托国内其他企业加工生产，并以此规避侵权风险的情形。此时原有的商标政策反而保护了外国委托方的利益、损害了国内权利人利益。另外，现行商标法修改的主旨之一，就是提倡商标的实际使用，遏制抢注，在避免商标注册制度被异化的同时，也为涉外定牌加工相关法律适用回归正轨提供了良好的基础。既然保护国内定牌加工产业需求已不再强烈，遏制抢注、防止不当得利之考量亦有更合理的解决路径，不妨打破过去司法政策导向之下的法律适用，回到商标法的规则和原理框架范围内，最大化发挥商标法的作用和价值。

本文认为，在涉外定牌加工的商标权问题中，对于相同商品上使用相同商标的情形，无须考虑混淆可能性，可以径行认定侵权。对于类似商品及近似商标的情形，需要考虑混淆可能性根据个案认定是否侵权。但是，此时要注意，即便最终销售市场不在国内，但相关公众并不只是实际购买者，也包括潜在购买者，以及与产品营销有密切关系的其他经营者（物流、报关以及投资人）。而且从生产、包装、运输、出口各个商业环节，都在域内，与商标权人的这些商业行为处于同一市场，必然会产生影响。另外，考虑到随着经济全球化程度的加深和互联网发展的加速，实际购买者中，我国消费者也存在通过跨境电商、出国旅游等方式接触到商品的可能性。我国的商标权人也可能向境外其他国家和地区消费者出口商品，域外定牌加工委托人的行为，也可能挤占我国商标权人往该国出口的商业空间。因此，涉外定牌加工中对商标的使用，即便商品直接销售至委托方所在市场，未在受托方所在国家域内流通，也可能构成商标侵权。只有坚持商标法体系内一致的认定标准，方能体现其立法本意，公平保护各商标权人的合法权益。