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作者 | 审四庭 吴园妹 知产北京
基本案情
原告唐某文是“川味手撕鸭”第三代传人。2006年3月，唐某文在四川省大竹县登记注册个体工商户“唐鸭子卤制品店”。2008年10月成立“唐鸭子食品厂”。2015年11月注销“唐鸭子食品厂”，注册成立 “大竹县卤制品店”。2016年6月成立“唐鸭子食品有限公司”。
第三人四川省某食品公司在2011年1月30日申请注册了“唐鸭儿及图”商标（简称诉争商标），核定使用在肉、香肠、咸肉、腌肉等商品上。第三人监事唐某武与原告系兄弟关系。
原告唐某文对诉争商标提起无效宣告，其中理由之一是诉争商标申请注册构成了2001年《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第三十一条规定后半段也即“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
原商标评审委员会认为唐某文提交的证据不足以证明通过宣传、使用，“唐鸭子”商标在诉争商标核定使用商品相同或类似商品上在中国相关公众中已具有一定影响，因此对其该主张不予支持，对诉争商标予以维持注册。
唐某文不服起诉至法院。经过一二审法院审理，法院终审认为诉争商标的申请注册已构成“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
法院裁判
二审法院认为，对于“在先使用并有一定影响”的把握应当符合该条的立法目的。该条主要是为了制止他人以不正当手段抢注在先使用并有一定影响的商标。对于“有一定影响”不应要求过高，只要能够使抢注人知悉该商标在先使用即可。
本案中，第三人与唐某文同在四川省大竹县竹阳镇，加之，第三人的监事唐某武与唐某文为兄弟关系，因此，第三人在申请诉争商标之前有理由知晓唐某文在先使用该商标。诉争商标与唐某文主张在先使用的商标较为近似，同时使用在肉、腌肉等食品上易造成相关公众对商品来源的混淆误认。第三人虽提交了其获得各种荣誉及使用的证据，但该证据均在诉争商标获准注册之后，晚于唐某文主张的“唐鸭子”商标的使用时间。诉争商标的申请注册已构成2001年商标法第三十一条后半段规定情形。
案例评析
《中华人民共和国商标法》第三十二条（对应2001年商标法第三十一条）规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”
对于“有一定影响”的认定，2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条第2款规定：“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。”
2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款规定：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》的指引为“当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的，可以认定构成‘有一定影响’。”
通过上述规定，满足“有一定影响”可以从商标使用的时间、区域、销售量、广告宣传等各方面的证据进行考察，最后落脚点是为“相关公众”是否知晓。可以看到这仍然是一个裁量性的标准，在法律适用上存在很大的空间。商标法第三十二条的立法目的在于遏制恶意抢注行为。恶意抢注直接影响了在先商标使用人通过正当合法使用积累起来的商誉。在抢注人恶意明显的情形下，对于“有一定影响”不宜科以过高的要求。
值得注意的是《商标法》第五十九条第三款的规定，即“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”
该条同样是对未注册商标提供保护的条款，从法律衔接和立法目的的角度，此处的“有一定影响”与第三十二条的“有一定影响”在理解上应当是一致的，均是为了保护在市场上已经具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。《商标法》为未注册商标提供保护的前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益，而此种利益的产生原则上不需要该商标具有较高知名度，亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此，通常情况下，如果使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则该商标便具有了保护的必要性。相应地，该商标便已达到该规定中“一定影响”的要求。[1]
但本案在是否“有一定影响”上更进了一步，商标恶意抢注人只要能够知晓在先商标的存在，即反推该在先商标“有一定影响”。事实上，北京高院也在其他案件中也明确了一定影响的认定标准，如在涉及“你我贷”的一起商标不予注册异议案件中，法院认为，根据2013年商标法第三十二条及前述司法解释的规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响商标的，首先负有举证证明该商标具有“一定影响”的证明责任。但对于“一定影响”的要求不宜过高，通常情况下只要足以认定商标申请人知晓该商标即可。[2]可见，在商标恶意抢注行为比较明显的情况下，“有一定影响”在认定上将更具有弹性，更倾向于对在先合法权利的保护，以及对在后恶意抢注行为的遏制。
[1] 北京知识产权法院（2015）京知民终字第558号民事判决书。
[2] 北京市高级人民法院（2019）京行终7246号行政判决书。