商标许可|上海长江砂轮厂有限公司诉丹阳市天宇五金模具有限公司等侵害商标权纠纷案

商标许可|上海长江砂轮厂有限公司诉丹阳市天宇五金模具有限公司等侵害商标权纠纷案

裁判要旨

侵权人以与商标权人签订的涉案商标许可合同为掩盖,在合同履行期内及终止后,实施了申请撤销涉案注册商标、并申请注册与涉案商标相同或类似的多个侵权商标的侵权行为,属于《商标法》第六十三条规定的“恶意侵犯商标专用权”,且侵权行为持续时间长、涉及范围广、获利多、负面影响大,构成“侵权情节严重”。根据商标权人的申请,法院可以结合侵权行为造成损害的严重程度,在能确定惩罚性赔偿基数的情况下,应对侵权人适用惩罚性赔偿

江苏省南京市中级人民法院

民事判决书

(2018)苏01民初525号

原告:上海长江砂轮厂有限公司

法定代表人:沈顺根,该公司董事长

委托诉讼代理人:朱宁,上海天闻世代律师事务所律师

委托诉讼代理人:戴奥杰,上海天闻世代律师事务所律师。

被告:丹阳市天宇五金模具有限公司

法定代表人:朱志泽,该公司执行董事兼总经理

被告:朱志泽

被告:常州精申箭商贸有限公司

法定代表人:白兰妹,该公司执行董事兼总经理

被告:白兰萍

上述四被告共同委托诉讼代理人:魏增,北京市高朋(南京)律师事务所律师

被告:永康市五金城大明砂布模具批发部

经营者:应景眉

委托诉讼代理人:邵松华,广东经国律师事务所律师

原告上海长江砂轮厂有限公司(以下简称长江砂轮厂)诉被告丹阳市天宇五金模具有限公司(以下简称天宇五金模具公司)、被告朱志泽、被告常州精申箭商贸有限公司(以下简称精申箭商贸公司)、被告白兰萍、被告永康市五金城大明砂布模具批发部(以下简称大明砂布模具批发部)侵害商标权纠纷一案,本院于2018年3月28日受理后依法组成合议庭,于2018年8月7日公开开庭审理了本案。原告长江砂轮厂的委托诉讼代理人朱宁,被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍的委托诉讼代理人魏增,被告大明砂布模具批发部的委托诉讼代理人邵松华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告长江砂轮厂向本院提出诉讼请求:1.五被告立即停止制造、销售侵害原告第256207号注册商标权产品的行为;2. 被告三立即停止“申箭”作为企业字号使用的行为,立即变更或删除其企业字号中所包含的“申箭”文字;3.五被告连带赔偿原告经济损失及合理开支301万元。事实理由:原告系第256207号“申箭”图文组合商标的权利人,该商标核定使用商品为第3类:砂布,水砂纸。申箭牌砂布、水砂纸等系列商品在行业中具有较高的知名度和影响力。被告天宇五金模具公司和精申箭商贸公司擅自在其制造销售的第3类商品上使用与涉案商标近似的标识。2018年1月24日,原告在被告大明砂布模具批发部公证购买了印有侵权标识的砂纸一箱。2014年至2015年期间,被告天宇五金模具公司先后多次向国家商标局恶意申请与原告商标相同及近似的标识,均被国家商标局全部驳回,侵权故意较大。

2015年4月16日,被告白兰萍以“申箭”二字作为其企业字号设立登记被告精申箭商贸公司,法定代表人及股东均为被告白兰萍,2017年8月2日法定代表人变更为白兰妹,监事为被告朱志泽,此外,被告白兰萍、朱志泽为夫妻关系,且均为被告天宇五金模具公司股东,就本案被控侵权行为存在主观意思联络和客观分工合作。综上所述,原告认为上述五被告共同实施了侵害原告涉案商标权的行为,故诉至法院。庭审中,原告撤回了上述第二项诉讼请求,本院予以准许。

被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍共同辩称:1.原告于2018年3月6日已将涉案商标转让给案外人,原告主体不适格。2. 被告的商标使用行为基于原告授权,系正当使用。3.商标的授权期终止于2016年10月15日,此后,被告并未生产、销售与涉案商标相同或者相近似商标的商品。4.被告精申箭商贸公司只实施了销售行为,并没有生产被控侵权产品。5.原告主张301万的赔偿金额没有事实和法律依据。6.被告朱志泽、白兰萍并非本案适格被告,不应承担连带赔偿责任。

被告大明砂布模具批发部辩称:1.其无法知道所销售的被控侵权产品是否侵害了原告的商标专用权。2.其销售的被控侵权产品有合法的来源,无需承担侵权赔偿责任。3. 原告没有提交其商标使用的证据,无权提出侵权赔偿的请求,且301万元的赔偿主张没有事实及法律依据。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。长江砂轮厂围绕其诉讼请求提交了如下证据:1.第256207号商标注册证及续展证明,证明原告对涉案商标依法享有商标专用权;2.商标许可使用授权书,证明原告主体适格;3.中国磨料磨具工业年鉴1999,证明涉案商标的知名度;4.情况说明、转账凭证及照片,证明原告持续使用涉案商标的情况;5.被告1、3的公司登记注册信息,证明朱志泽、白兰萍系被告1、3的实际控制人,共同实施了侵害侵权行为;6.(2018)浙杭钱证内字第2437号公证书及公证购买被控侵权产品实物,证明被告实施了侵害原告涉案商标权的行为;7.被告1、3在商标行政程序中提供的证据材料,证明被告的侵权行为以及销售范围、销售金额;8.《撤销连续三年停止使用注册商标申请书》,证明被告1侵权主观恶意较大;9.申请号为14273307、15687148、15687240、17872629、22933517、28152909、28148270号商标申请信息,证明被告多次恶意注册申请与涉案商标相同或近似的商标;10.(2018)京行终843号判决书,证明被1申请的第11101396号“精申·箭”商标被商评委无效;11.(2016)苏1181民初10233号民事判决书,证明被1-4侵权恶意较大;12.联营合作协议、商标授权书及职工工资名册,证明被告超出商标许可范围使用近似商标,侵权恶意较大;13.结婚证,证明被告2、4的夫妻关系;14.原告产品利润分析及与第三方合作合同、发票,证明砂布产品利润率为21.74%;证据15.维权发票,证明原告为制止被告侵权行为支出的合理费用为53125元;证据16.《关于对上海长江砂轮厂有限公司的“申箭”品牌情况的复函》、《行政处罚决定书》,证明“申箭”商标的知名度和影响力;证据17.(2015)闸民二(商)初字第867号《民事判决书》、(2016)沪0106民初27640号《民事判决书》及开庭笔录,证明长江砂轮厂和天宇五金模具公司在签订《联营合作协议》之前就已经有合作关系。

对上述证据,被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍质证认为:证据1的真实性、合法性认可;证据2的真实性无法确认;证据3真实性无法确认;证据4的真实性、合法性、关联性均不认可;证据5的真实性、合法性认可;证据6的真实性没有异议,但封存的被控侵权产品包装箱破旧污损,该产品的销售时间应早于2016年10月;证据7、8、9、10、11、12、13的真实性、合法性无异议,但不认可原告的证明目的;证据14的真实性不认可;证据15的真实性认可;证据16的真实性不认可;证据17的证明目的不认可。被告大明砂布模具批发部质证认为:证据1的真实性、合法性认可;证据2的真实性无法确认;证据3的真实性认可;证据4的真实性、合法性、关联性均不认可;证据5的真实性、合法性无异议;证据6的真实性、合法性与关联性无异议;证据7中涉及被告大明砂布模具批发部的供货合同及出库单真实性认可,该部分证据同时可以证明大明砂布模具批发部销售的被控侵权产品具有合法来源,证据7中其他证据的真实性无法确认;证据8、9、10、11的真实性认可,但不能达到原告证明目的;证据12的真实性由法院认定;证据13的关联性不予认可;证据14的真实性、合法性和关联性均不认可;证据15中编号为12513835、09418095两张发票的真实性、合法性和关联性认可,编号为21171472、21171448发票的关联性不认可;证据16的关联性不予认可;证据17真实性、合法性、关联性没有异议。

被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍围绕其抗辩意见提交了如下证据:证据1.涉案商标转让信息网站页面截屏打印件,证明原告诉讼主体不适格;证据2.国务院网站页面截屏打印件,证明国内规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.18%;证据3.《审计报告书》,证明精申箭商贸公司与白兰萍个人不存在财产混同的情况。对被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍提交的证据,原告质证认为:证据1的真实性认可,但原告系本案适格诉讼主体;证据2的真实性、合法性和关联性均不认可;证据3并未对精申箭商贸公司的经营情况进行全面审计,且报告内容显示精申箭商贸公司与朱志泽、白兰萍频发大额不明现金转账交易,反而证明了精申箭商贸公司的公司财产与白兰萍个人财产存在混同。被告大明砂布模具批发部质证认为:证据1、2的真实性、合法性和关联性均予以认可;对证据3未发表质证意见。

被告大明砂布模具批发部围绕其抗辩意见提交了第11101396号“精申·箭”商标的商标注册信息网络打印件,证明在2018年4月26日前该商标属于有效状态,其主观上没有侵权故意。原告认可该证据的真实性,但证明目的不认可。被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍对该证据的真实性、合法性和关联性均予以认可。

对当事人无异议的证据,本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据,本院认定如下:对原告提供的证据2,因原告提供了授权书原件,被告亦无相反证据,对其真实性予以认可;确认证据3、4、7的真实性;确认证据8、9、10、11、12的真实性、合法性与关联性,至于是否能达到原告的证明目的,本院将在判决说理中予以认定;确认证据13、14的真实性、合法性与关联性;证据15有票据的合理费用予以确认,原告主张的律师费、差旅费因没有票据证明,本院不予采信;证据16、17的真实性、合法性、关联性予以确认。对被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍提供的证据1的真实性、合法性予以确认,原告诉讼主体资格问题本院将在判决说理中予以认定;证据2因缺乏关联性,本院不予采信;对证据3的真实性予以认可,但《审计报告书》未对精申箭商贸公司的银行存款、各项往来账及实物资产进行盘点,且从报告的内容来看,精申箭商贸公司与白兰萍个人账户之间发生了多笔大额现金转账交易,故对被告的证明目的不予认可。对被告大明砂布模具批发部提供的“精申·箭”商标相关注册信息的真实性、合法性与关联性予以确认。

根据当事人陈述和经审查确认的证据,本院查明事实如下:

一、涉案商标及转让、授权情况

第256207号“申箭”图文商标(见附图一)的申请日期为1985年9月28日,注册公告日期为1986年7月20日,商标注册人为原告长江砂轮厂,核定使用商品为第3类:砂布、水砂纸,续展后的有效期至2026年7月19日。1998年,中国机械工业年鉴编辑委员会编辑发行的《中国磨料磨具工业年鉴》的品牌推荐名录中记载有“申箭”商标。

2018年3月6日,原告将“申箭”商标转让给案外人山东汉氏砂布砂纸有限公司(以下简称汉氏砂布砂纸公司)。汉氏砂布砂纸公司(甲方)又与原告(乙方)签订了《商标许可使用及衍生权益授权书》,约定:甲方许可乙方对第256207号“申箭”商标享有独占许可使用权,许可期限为2018年3月6日至2028年3月5日;乙方有权自行或与他人制造销售该商标核定使用的商品上使用该商标,并有转授权或分许可的权利;就他人非法侵害该商标权及甲方权益的任何行为,乙方均有权利且有义务以自己的名义独立采取一切必要之手段寻求任何方式的法律救济,对此无须再征得甲方的授权。

二、联营协议签订、履行情况

2013年10月16日,原告长江砂轮厂(甲方)与被告天宇五金模具公司(乙方)签订《联营合作协议书》,约定:甲方将第256207号“申箭”注册商标授权给乙方独家生产砂布砂纸,授权乙方及其代表为“申箭”注册商标唯一打假公司及打假代表人员;协议签订之日起三个月内,由甲方负责向国家工商行政管理总局商标局办理授权备案手续,另须向上海市工商行政管理局商标管理处及甲方所在地的工商行政管理局商标管理科备案存查;协议期限为2013年10月16日至2016年10月15日(特别注明:商标授权期限为“无期限独家使用”,即“申箭”商标到期后续转授权或直接转让给乙方);乙方参照甲方的要求,在质量保证的前提下由乙方统一管理制定下达生产销售计划,由甲方进行销售;协议期内,乙方接管甲方在上海的君尔公司作为销售“申箭”产品的销售公司,人员工作工资待遇及费用见协议附表;甲方人员不得随意变更或提前终止劳动关系;甲方在乙方的配合下,必须完成保底年销售额600万元以上,否则乙方按比例削减协议所约定的费用开支及其他费用;甲方原欠乙方货款328752.5元,乙方同意甲方在执行本协议期内逐步归还,直至还清为止。该《联营合作协议书》附有商标授权书、授权委托书、职工工资名册等。

联营协议签订后,原告长江砂轮厂未将“申箭”注册商标授权天宇五金模具公司使用报国家工商行政管理总局商标局备案。2014年8月21日,原告长江砂轮厂以天宇五金模具公司未能按约支付原告员工工资、社保费用,拒绝就利润分配进行协商等为由,向被告天宇五金模具公司发出联营协议的解除合同通知函。2014年12月11日,原告长江砂轮厂向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼[案号为(2014)丹商初字第1305号],请求确认上述《联营合作协议书》于2014年8月21日解除,天宇五金模具公司停止使用“申箭”注册商标,江苏省丹阳市人民法院经审理判决驳回了长江砂轮厂的诉讼请求。长江砂轮厂不服该判决,向镇江市中级人民法院提起上诉[案号为(2016)苏11民终1363号]。2016年8月12日,镇江市中级人民法院判决驳回长江砂轮厂的上诉,维持原判。2016年12月8日,长江砂轮厂再次向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼[案号为(2016)苏1181民初10233号],请求判令《联营合作协议书》于2016年10月15日终止,天宇五金模具公司停止使用“申箭”注册商标,并支付40万元的商标使用费。经审理,江苏省丹阳市人民法院判决:1. 《联营合作协议书》于2016年10月15日期满终止;2. 天宇五金模具公司于2016年10月15日起停止使用“申箭”注册商标;3.驳回长江砂轮厂的其他诉讼请求。

三、被告相关商标的申请使用情况

2012年6月20日,被告天宇五金模具公司申请了第11101396号“精申·箭”文字商标,于2013年11月7日核准注册,核定使用商品为第3类:金刚砂、金刚砂纸、砂布、砂纸等。该商标核准注册后,被告天宇五金模具公司即开始在其生产、销售的砂布砂纸产品上使用,此外,还授权被告精申箭商贸公司使用“精申·箭”商标。2015年5月20日,被告天宇五金模具公司出具的《商标授权书》上载明:“兹由我公司的注册商标‘精申·箭’,注册证号为第11101396号。现授权给常州精申箭商贸有限公司使用生产销售,产品用于砂布砂纸系列。授权期限自2015年5月20日至2020年5月19日。”

原告长江砂轮厂认为被告天宇五金模具公司上述申请、使用“精申·箭”商标的行为系出于恶意,故向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请“精申·箭”商标无效宣告。经审查,国家工商行政管理总局商标评审委员会以诉争商标(第11101396号“精申·箭”商标)与引证商标(第256207号“申箭”商标)系使用在同一种或类似服务商的近似商标,已构成2001年修改的《中华人民共和国商标法》第二十八条所指的情形为由,于2016年4月29日作出[2016]第39846号裁定,诉争商标(第11101396号“精申·箭”商标)予以无效宣告。后,天宇五金模具公司向北京知识产权法院提起行政诉讼,请求撤销该裁定。经审查,北京知识产权法院判决驳回了天宇五金模具公司的诉讼请求。天宇五金模具公司不服,向北京市高级人民法院提起上诉,已诉争商标与引证商标不构成近似,且诉争商标已有一定知名度为由,请求撤销原审判决和被诉裁定。2018年4月26日,北京市高级人民法院作出(2018)京行终843号行政判决,驳回上诉,维持原判。

除上述第11101396号“精申·箭”文字商标以外,2014年至2017年期间,被告天宇五金模具公司还先后申请了1件与涉案商标完全相同的“申箭”图文商标(申请号为14273307),3件图形商标(申请号为15687148、15687240、17872629,见附图二), 2件“精申·箭”文字商标(申请号为22933517、28152909,见附图三),1件“精申-箭”(申请号为28148270,见附图四)。现该7件商标注册申请均已被驳回。

四、被告及被诉侵权行为

被告天宇五金模具公司成立于2002年6月13日,类型为有限责任公司,注册资本为50万元人民币,法定代表人为朱志泽,股东为朱志泽、白兰萍,监事为白兰萍,经营范围为五金、工具、砂轮、砂布、砂纸等生产销售。

被告精申箭商贸公司成立于2015年4月16日,类型为有限责任公司(自然人独资),由白兰萍一人投资组建,注册资本为100万元人民币,法定代表人为白兰萍,2017年8月1日法定代表人变更为白兰妹。该公司股东为白兰萍,监事为朱志泽,经营范围为磨具磨料、金属材料、五金、交电的销售。

被告朱志泽、白兰萍是夫妻关系,也是被告天宇五金模具公司的股东。朱志泽是被告天宇五金模具公司的法定代表人,白兰萍是被告精申箭商贸公司的唯一股东。

被告大明砂布模具批发部成立于2003年7月24日,类型为个体工商户,经营者为应景眉,经营范围为五金工具、磨具磨料、零售。

2018年1月24日,原告的委托代理人王飞快在浙江省杭州市钱塘公证处公证员祝世翔及公证人员周哲瑜的监督下,来到位于浙江省永康市中国科技五金城五金二街48-50号店招为“大明磨具”的店铺,王飞快以普通消费者的身份在该店铺购买了货品名为“精申·箭树脂棕刚玉砂布”一箱,数量1000张,单价0.63元,总价为630元,并取得名片及收据各一张(收据上记载金额与实际支付金额不符)。公证人员对购买的商品进行了拍照和封存。2018年2月13日,浙江省杭州市钱塘公证处就以上公证过程出具了(2018)浙杭钱证内字第2437号公证书,并将上述照片打印件与公证书相粘连。

庭审中,将原告公证购买的被控侵权产品当庭拆封,内有名片、收据各一张。名片上印有“广东大明砂布磨具永康总经销”及联系方式、地址等信息。收据上记载货物名称为砂布,数量1000张,单价0.65,金额650元等信息。被控侵权砂纸产品的表面有“丹阳天宇五金磨具有限公司”字样,还印有与“精申·箭”的标识(见附图五)。将被控侵权产品与原告商标进行比对。原告认为,该商品上的侵权标识共有三种:一是图形标识;二是“精申·箭”文字标识;三是与“精申·箭”的组合。分别比较来看,中的拼音部分为“Jing Shen Jian”,其中“Shen Jian”与原告“申箭”商标的读音相同,上部的S形图形仅是将原告商标的图形部分作了90度翻转,所以与涉案商标构成近似;“精申·箭”文字标识中的“申”“箭”二字与原告商标的文字部分完全相同,二者也构成近似;基于上述两种标识与涉案商标构成近似,所以,与“精申·箭”的组合标识也与涉案商标近似。此外,在上述“精申·箭”商标请求无效宣告程序和相关行政诉讼程序中,被告天宇五金模具公司提供的照片证据显示,印有被告精申箭商贸公司名称的砂布产品及包装箱上均印有与“精申·箭”标识。基于此,原告指控被告精申箭商贸公司也实施了商标侵权行为,侵权比对意见同上。

被告天宇五金模具公司认可原告在被告大明砂布模具批发部公证购买的被控侵权产品系其生产。被告精申箭商贸公司否认其具有生产能力,只认可印有其公司名称的被控侵权产品系其销售。被告天宇五金模具公司、精申箭商贸公司还陈述,联营合作期间其从未规范使用过原告涉案商标,只生产销售印有“精申·箭”和标识的产品。关于商标侵权比对,被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍认为:1. 与“精申·箭”系两个独立的标识,不应将二者组合认定为一种商标使用行为;2. 标识与原告“申箭”商标不相同也不近似;3.“精申·箭” 标识与涉案商标构成近似,但被告天宇五金模具公司、精申箭商贸公司使用“精申·箭”标识时,该商标尚未被宣告无效,所以应被认定为合法使用。被告大明砂布模具批发部对比认为,被控侵权产品上突出使用的标识是“精申·箭”,以普通消费者的一般注意可以将该标识和原告的涉案标进行区分,不会造成混淆。

五、其他查明的事实

2014年4月8日,在原告长江砂轮厂与被告天宇五金模具公司联营协议履行期间,被告天宇五金模具公司以连续三年停止使用为由申请撤销第256207号“申箭”注册商标。经审查,国家工商行政管理总局商标局认为天宇五金模具公司申请撤销的理由不能成立,于2015年2月6日作出了商标撤三字[2015]第Y000581号决定:驳回天宇五金模具公司的撤销申请,第256207号“申箭”注册商标不予撤销。庭审中,被告天宇五金模具公司陈述其在合作期间申请撤销被授权使用的“申箭”商标,是因原告长江砂轮厂未按约定履行向商标局备案的义务,其所采取的回应行为。

另查明,在上述“精申·箭”商标请求无效宣告程序和相关行政诉讼程序中,被告天宇五金模具公司提交的销售合同、销售发票、出库单等证据材料显示:2015年1月至2016年5月,被告精申箭商贸公司的营业收入有1300余万元,销售的被控侵权产品数量约有660万张;被告天宇五金模具公司、精申箭商贸公司的多份销售合同、出库单上有被告朱志泽的签字,被告精申箭商贸公司的销售发票上有被告白兰萍签字。据此,原告主张砂布产品的净利润为21.74%,应以上述被告的销售、经营数据计算其获利情况。原告还认为,基于被告朱志泽、白兰萍二人的夫妻关系,又是被告天宇五金模具公司和精申箭商贸公司的股东及实际控制人,且在多份与被控侵权产品相关的生产销售材料上签字确认,应认定该二人也共同实施了商标侵权行为。

次查明,被告精申箭商贸公司提供的《审计报告书》第五部分记载,白兰萍总计转款给精申箭商贸公司194.72万元,精申箭商贸公司总计转款给白兰萍194.72万元;朱志泽总计转款给精申箭商贸公司321.3万元,精申箭商贸公司总计转款给朱志泽321.3万元。第六部分记载,1.因受审计时间及条件的限制,我们未对银行存款、各项往来账及实物资产进行盘点。以账面数列示,提请报告使用人注意。

2. 精申箭商贸公司存在用大额现金对外支付货款的现象。

再查明,原告为制止侵权行为支付了图书馆调档费55元、委托调查费用1070元、公证费5000元。关于维权合理费用原告还主张40000元的律师费,但未能提供相应证据。

根据双方的诉辩主张,本案的争议焦点如下:1.长江砂轮厂是否是本案适格原告;2.原告主张的商标侵权行为是否能够成立;3.被告大明砂布模具批发部的合法来源抗辩是否成立;4.如果侵权责任成立,被告民事责任承担方式的确定。

一、长江砂轮厂是本案适格原告

涉案第256207号“申箭”注册商标合法有效,原告长江砂轮厂将该商标转让给案外人汉氏砂布砂纸公司的时间为2018年3月6日,而公证购买被控侵权产品的时间为2018年1月24日,发生在涉案商标转让之前,且原告又从汉氏砂布砂纸公司处获得了该商标的独占许可使用权。所以,被告天宇五金模具公司、朱志泽、精申箭商贸公司、白兰萍关于原告因商标转让丧失诉讼主体资格的抗辩主张不能成立,长江砂轮厂有权就本案商标侵权纠纷提起诉讼,系本案适格原告。

二、被告的行为构成商标侵权

本案属于侵害商标权纠纷,“申箭”注册商标专用权处在保护期限内,应当受到法律保护。庭审中,原告指控的侵权标识共有三种:第一种是图形标识;第二种是“精申·箭”文字标识;第三种是与“精申·箭”的组合。对此,本院认为原告不应将与“精申·箭”进行人为组合指控商标侵权,理由如下:首先,从被告天宇五金模具公司多年来的商标申请行为来看,其都是将与“精申·箭”两种不同的标识分别进行申请,可见其没有将二者组合的意图;其次,从被控侵权产品的商标使用情况来看,原告公证购买的砂布产品上虽然有些同时印有与“精申·箭”两个标识,但也有大量的砂布上只印有其中一个标识,所以与“精申·箭”在被控侵权产品上并不是作为一个整体使用的;最后,从现有证据来看,将与“精申·箭”组合作为一个标识也不符合普通消费者惯常的认知习惯。所以,原告指控的第三种商标侵权行为不能成立。

在明确了被控侵权标识为图形标识和“精申·箭”文字标识两种的前提下,逐一进行商标比对分析。关于标识,该被控侵权标识整体呈椭圆形,椭圆形上部有呈水平状S型图案,椭圆内部有“Jing Shen Jian”字样;原告第256207号“申箭”注册商标为上下结构的图文组合商标,上方为两个弯曲弓形组成的S型图案,下方为汉字“申箭”。被控侵权标识上部的S型图案与涉案商标的图形部分在表现手法、设计风格等方面近似,仅是角度朝向有所区分;文字部分“Shen Jian”系“申箭”的拼音,认读标识与涉案商标的呼叫相近。故,标识与涉案注册商标构成近似。关于“精申·箭” 标识,该被控侵权标识由汉字“精申”与“箭”构成,“精申”与“箭”中间以圆点分割,被控侵权标识完整地包含了原告涉案商标的汉字部分,二者在文字组成、呼叫、整体效果等方面均构成近似。结合被控侵权产品砂纸产品,与原告涉案商标核定使用商品类别相同,故被告使用的图形标识和“精申·箭”文字标识容易使消费者产生混淆或者误认。根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项的规定,被告未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,构成商标侵权。

再从主观方面来看,被告天宇五金模具公司的侵权故意明显。首先,被告天宇五金模具公司虽与原告长江砂轮厂就涉案商标签订过许可协议,但天宇五金模具公司未按协议约定规范使用涉案商标,而是在砂纸砂布等同一类商品上使用或授权他人使用“精申·箭”和标识,严重削弱了原告商标的显著度。其次,联营协议履行期间,被告天宇五金模具公司明知涉案商标处于持续使用状态,却仍以连续三年停止使用为由申请撤销该商标,意图将合作方的权利从市场上消除,以达到自己独占申箭系列商标的目的,不仅违反了合同义务也侵害了原告的合法权益。最后,几年来被告天宇五金模具公司先后多次申请与涉案商标相同或近似的商标,尤其是双方的联营关系于2014年已产生明显分歧,并于2016年终止的情况下,被告天宇五金模具公司仍持续申请“申箭”近似标识,其攀附涉案商标的故意明显。

庭审中,被告天宇五金模具公司主张其使用“精申·箭”文字标识系正当行使自己的权利,不构成商标侵权。本院认为,上述抗辩主张不能成立,理由如下:涉案商标于1986年7月核准注册,持续使用至今已有30余年,在相关行业有一定的品牌影响。被告天宇五金模具公司系该行业的经营者,且从原告提供的判决书、笔录以及《联营合作协议书》所载“甲方原欠乙方货款328752.5元,乙方同意甲方在执行本协议期内逐步归还”的内容来看,其与原告长江砂轮厂的业务合作关系由来已久。天宇五金模具公司在明知原告在先注册商标经过长期使用已具有一定知名度的情况下,作为相同商品上的在后商标申请人,不但没有注意避让予以区分,还故意向原告商标靠近,选择了与涉案商标近似的“精申·箭”申请注册,违反了商标法规定的诚实信用原则,其注册行为本身就具有攀附的故意,显属不当,其后续的使用和授权行为更进一步削弱了原告商标的显著度。也正是基于“精申·箭”商标与“申箭”商标二者构成近似,易使消费者对商品来源产生混淆、误认,商标评审委员会、北京知识产权法院以及北京高级人民法院均一致认为“精申·箭”商标应予以无效宣告。所以,综合商标法的诚实信用原则、被告天宇五金模具公司的主观恶意以及其持续注册近似标识并申请撤销原告商标等因素,被告天宇五金模具公司主张其使用“精申·箭”标识系正当行使权利,不够成侵权的抗辩理由,本院不予采纳。

关于被告天宇五金模具公司主张被控侵权产品系其在涉案商标授权期间所生产的抗辩意见。本院认为,当事人对自己提出的主张应当提供证据证明。原告公证购买被控侵权产品的时间为2018年1月24日,距2016年10月15日涉案商标授权终止日期已近2年时间,砂纸砂布产品系耗材,市场流通速度较快,在被告天宇五金模具公司未能提供证据证明被控侵权产品的生产日期和具体批次的情况下,本院对该主张不予采信。退而言之,即便被告主张的事实成立,但被控侵权产品上的标识为“精申·箭”和,并非原告授权使用的“申箭”商标,也不能以此认定被告的行为因有授权而正当,所以被告天宇五金模具公司的上述抗辩意见,本院不予支持。

关于被告精申箭商贸公司主张其未从事生产行为的抗辩意见。本院认为,被控侵权产品外包装上印有精申箭商贸公司的公司名称,并未标明其为经销商,而且从被告天宇五金模具公司出具的《商标授权书》内容来看,授权内容包括使用“精申·箭”商标从事生产、销售行为。所以,被告精申箭商贸公司的上述抗辩意见,本院不予支持。

关于被告朱志泽、白兰萍并非本案适格被告的抗辩意见。本院认为,朱志泽、白兰萍共同实施了商标侵权行为,应承担相应的侵权责任,理由如下:首先,从股东结构来看。被告天宇五金模具公司的股东会仅由朱志泽、白兰萍二人构成,其法定代表人、执行董事及总经理均为朱志泽,白兰萍任监事;被告精申箭商贸公司的唯一股东系白兰萍,朱志泽任监事,且2017年8月1日工商变更登记前,该公司的法定代表人也是白兰萍,再考虑到朱志泽、白兰萍系夫妻关系,可以确认该二人对被告天宇五金模具公司和精申箭商贸公司的生产经营有实际控制权。其次,从客观行为来看。2015年,白兰萍成立一人有限责任公司时,选择以“精申箭”作为该公司的字号,即表明其意图以该公司经营侵害原告商标权的业务。而事实也确实如此,被告天宇五金模具公司、精申箭商贸公司与被控侵权产品有关的大量合同、出库单、发票上均有朱志泽、白兰萍二人的签字,考虑到股东结构的特殊性,朱志泽、白兰萍的签字行为并不能简单的理解为职务行为,而是其夫妻二人以公司名义实施商标侵权的具体体现。最后,从财产混同来看。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定,一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。被告精申箭商贸公司系一人有限责任公司,《审计报告书》的内容表明该公司经营期间与朱志泽、白兰萍有大量的款项往来,存在公司财产与股东个人家庭财产混同的现象。综上,虽然表面上生产、销售侵害涉案商标权产品行为的实施主体是被告天宇五金模具公司和精申箭商贸公司,但被告朱志泽、白兰萍实际控制了该二公司的侵权经营活动,并以公司经营款打入个人账户的方式实际支配了公司的侵权收益,所以被告朱志泽、白兰萍的个人行为也构成商标侵权,应承担侵权责任。

三、被告大明砂布模具批发部的合法来源抗辩成立

《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。本案中,从被告天宇五金模具公司的销售合同、销售发票、出库单等证据,可以确认被告天宇五金模具公司与被告大明砂布模具批发部存在长期的供货关系。庭审中,被告天宇五金模具公司也认可被控侵权产品系其生产,产品的来源清楚明确,且被告大明砂布模具批发部有理由相信被告天宇五金模具公司系“精申·箭”商标的权利人,并不知道其销售的砂布产品侵犯了涉案商标专用权。所以,被告大明砂布模具批发部的合法来源抗辩有事实和法律依据,本院予以采信。

四、关于侵权责任承担

被告天宇五金模具公司、精申箭商贸公司在其生产、销售的砂布产品上使用“精申·箭”和标识的行为,侵害了涉案商标专用权,应当承担停止侵权和赔偿损失的责任。被告朱志泽、白兰萍通过其控制的公司实施了侵害涉案商标权的行为,夫妻财产与公司财产相互混同,也应当承担停止侵权和赔偿损失的责任。《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。如上所述,被告天宇五金模具公司、精申箭商贸公司、朱志泽、白兰萍共同实施了商标侵权行为,原告要求其承担连带赔偿责任,有事实和法律依据,本院予以支持。被告大明砂布模具批发部作为销售者,其合法来源抗辩成立,应当承担停止侵权的责任。

关于赔偿数额。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。根据被告在“精申·箭”商标无效宣告程序中提交的被控侵权产品销售合同、出库单等证据,原告主张以被告天宇五金模具公司、精申箭商贸公司销售侵权产品的数量×产品单价×产品利润率,计算被告侵权获利,并以此为基础适用三倍的惩罚性赔偿确定赔偿数额。对于原告主张的侵权获利计算方式,本院予以认可。关于惩罚性赔偿,本院认为应重点考察以下因素:1.被告曾获得过原告商标授权,其实施的商标侵权行为受到双方合作关系的一定影响;2.被告一方面申请撤销涉案商标,另一方面持续申请与涉案商标相同或近似的商标,侵权恶意较大;3.从被告的近年的生产销售数据来看,其侵权获利较大。综合考虑双方的合作关系、被告恶意程度及侵权情节等因素,本院认为以两倍惩罚性赔偿确定被告赔偿数额为宜。具体而言,现有证据可以确认被控侵权产品销量约为6600000张;被控侵权产品公证购买的销售单价为0.63元,作为生产者的出厂价应低于该价格,庭审中原告主张被告天宇五金模具公司、精申箭商贸公司销售产品的单价约为0.5元,本院予以确认;关于利润率,原告主张砂纸产品的净利润率为21.74%,被告作为生产商,能够提供被控侵权产品生产、销售环节的成本、利润数据,却未能提供相关证据,根据证据规则,本院采信原告的利润率主张。据此,赔偿数额为:销售数量6600000×产品单价0.5×利润率21.74%×2=1434840元。原告为制止侵权行为支付的维权合理费为6125元,被告应一并予以赔偿。

法院判决

据此,依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项、第六十三条、第六十四条第二款,《中华人民共和国侵权责任法》第八条,《中华人民共和国公司法》第六十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定,判决如下:

一、被告丹阳市天宇五金模具有限公司、朱志泽、常州精申箭商贸有限公司、白兰萍、永康市五金城大明砂布模具批发部自本判决生效之日起立即停止侵害原告上海长江砂轮厂有限公司第256207号“申箭”注册商标专用权的行为;

二、被告丹阳市天宇五金模具有限公司、朱志泽、常州精申箭商贸有限公司、白兰萍自本判决发生法律效力之日起十五日内连带赔偿原告上海长江砂轮厂有限公司经济损失及为制止侵权行为所支出的合理开支共1440965元;

三、驳回原告上海长江砂轮厂有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费30880元,由被告丹阳市天宇五金模具有限公司、朱志泽、常州精申箭商贸有限公司、白兰萍共同负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省高级人民法院。

审  判  长   姚志坚

审  判  员   刘方辉

代 理 审 判 员   柯胥宁

二〇一八年十月八日

书  记  员   付 迪