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作者：刘林敬 北京超成律师事务所
摘要：随着我国制造业不断发展，民商事法律行为中的法律关系也越来越复杂，各种法律行为之间的界限变得模糊，企业在委托加工活动中稍有不慎就可能承担专利侵权的风险。本文从委托加工行为的法律性质着手，对司法实践中委托人是否实施了制造专利产品的行为归纳了两种主要观点，并对委托加工行为进行了分情形讨论，分别提出了各情形下是否构成专利法意义上的制造被控侵权产品的意见，最后对委托加工企业提出了一些避免承担专利侵权责任的建议。
关键词：委托加工 委托人 专利侵权 制造
一、引言
现行《专利法》第11条规定了任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的制造专利产品；第60条规定了未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权。上述条文规定了制造行为属于专利法意义上的侵权行为，但是相关法律法规和司法解释并没有对制造行为的具体情形作做出细化规定。《现代汉语词典》认为，制造意指“用人工使原材料成为可供使用的物品”。委托加工关系中，加工方用人工或者机器将原材料加工成为专利产品的行为属于制造行为，该观点在司法实践中并无争议。对于没有直接参与加工的委托人的委托行为是否也属于制造行为在司法实践中是有争议的。而制造行为是否成立，对于侵权诉讼中被告（委托人）能否适用合法来源抗辩密切相关，因为根据《专利法》第70条，只有销售、许诺销售或者使用者才有权主张合法来源抗辩，制造者不能主张合法来源抗辩。本文以制造行为的多种表现形式为切入点，就委托加工中委托人责任的承担进行初步探析。
二、委托加工行为的法律性质
合同法没有将委托加工合同作为独立的一类民事合同。根据《合同法》第251条和252条，“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同”，“承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作”，“承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款”。因此，受托加工行为的法律性质是承揽行为，因委托加工而签订的合同在法律性质上为承揽合同。
根据国家知识产权局2016年发布的《专利侵权行为认定指南（试行）》：委托加工或加工承揽，是指定作人或委托人提供样品或图纸，承揽人或加工人按定作人或委托人的要求完成产品，承揽人或加工人交付成品，定作人或委托人支付报酬的行为。
从上述规定可以看出，委托加工行为具有以下法律特性：一方提供样品或图纸、另一方按照要求完成工作并交付成果、交付成果具有特定性、合同成立时交付成果尚未形成等。上述法律性质也决定了其与买卖合同（销售合同）的区别，即：（1）标的物形成的时间不同：委托加工合同的标的物在合同成立时尚未形成，买卖合同的标的物一般在合同成立时已经形成（订单式销售合同除外）；（2）标的物是否为特定物，委托加工合同的交付成果是特定物，买卖合同的交付成果可以是特定物也可以是代替物；（3）支付对价的一方是否参与产品生产：委托加工合同的委托人需要通过提供样品或图纸等行为协助加工方完成委托任务，买卖合同的买受人一般没有义务协助出卖人完成产品生产。笔者认为第三点是买卖合同与委托加工合同的根本区别。
分清委托加工合同与买卖合同的区别有助于在专利侵权判断中区分制造和销售行为，进而决定了能否适用专利法规定的合法来源抗辩以及是否涉及赔偿和赔偿多少。
三、司法实践对于委托加工中
委托人行为性质的两种主要观点
通过检索大量判例，总结出目前司法实践中对于委托加工的委托人是否实施了专利法意义上的制造行为，主要有两种观点：
第一种观点：根据产品外在表现形式认定
根据《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》：任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。
根据《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》：委托人明知他人实施的行为构成专利法第十一条规定的侵犯专利权行为，而委托他人制造或者在产品上标明“监制”等类似参与行为，委托人与受托人构成共同侵权。
司法实践中，如果产品外包装或者产品本身上印有委托人的公司名称、商标、地址、联系方式、委托人监制等信息，在无充分相反证据的情形下，通常可以认定该对外标注信息的企业即为专利法所界定的被控侵权产品的制造者，如果该产品构成专利侵权，则该企业对此应当承担相应的侵权法律责任，从而认定该企业（委托人）属于专利法意义上的制造者。相关判例不胜枚举，占检索结果的绝大多数。
第二种观点：根据是否参与实施了再现专利技术方案或设计方案认定
根据《国家知识产权局专利侵权行为认定指南（试行）》：制造，对于发明和实用新型专利权而言，是指做出或者形成具有与权利要求中记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的产品；对于外观设计专利权而言，是指做出或者形成外用外观设计专利的图片或者照片中所表示的设计的产品。制造行为的对象应当是专利产品，包括将原材料经化学反应、将零部件经物理组装形成权利要求所保护的专利产品等行为。
根据《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》：制造发明或者实用新型专利产品，是指权利要求中所记载的产品技术方案被实现，产品的数量、质量不影响对制造行为的认定。制造外观设计专利产品，是指专利权人向国务院专利行政部门申请专利时提交的图片或者照片中的该外观专利产品被实现。
根据《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》：制造，是指通过机械或者手工方式加工、制作出具有权利要求所记载的全部技术特征，或者具有授权外观设计全部要素的产品。
司法实践中，部分法官对于制造行为的认定根据委托人是否提供了或者参与选定了技术方案或者技术要求以实现专利保护的技术方案或者设计方案而定。该种认定方式在判例数量上不及第一种认定方式。
四、委托加工中委托人行为性质分情形讨论
经过检索分析，笔者根据委托人是否提供技术方案（技术要求）和商品上是否印有委托人的商标等信息，大致把委托加工分为以下四种情形。下面对每一种情形进行讨论。
第一种情形：委托人提供技术方案（要求）或者选定外观设计图样或相关模具，并且商品上印有委托人的商标、企业名称、联系方式等信息。
该种情形下委托人主观上具有向外界展示自己是产品制造商的意图，客观上实施或协助实施了再现专利技术方案的活动，在司法实践中委托人一般能被认定为实施了专利法意义上的制造行为。可参见人民法院公报案例：李某诉厦门尔升山公司侵害外观设计专利权纠纷案【1】。该案中法官认为：一方面被控侵权产品上印有注册商标，另一方面被诉侵权产品的外观是由被告根据加工企业提供的样式选定的，因此主观上有生产的意思表示，客观上通过委托的加工企业完成了生产行为，故可以认定被告实施了制造被控侵权产品的行为。这种情况委托人被认定为制造者在实践中没有任何争议。
第二种情形：委托人提供技术方案（要求）或者选定外观设计图样或相关模具，但商品上没有委托人的商标、企业名称、联系方式等信息。
该种情形下委托人由于客观上实施或协助实施了再现专利技术方案的活动，在司法实践中一般被认定为共同侵权。可参见深圳市富杰龙自动封口胶袋有限公司与许福伦侵害实用新型专利权纠纷上诉案【2】。该案中法官认为：在“购买”专利产品的情况下，如果产品“购买”方并非单纯的看样购买者，而是参与了产品技术方案的形成过程，如由生产者向其提供部分部件和安装调试服务，其余部件由其自行提供并由生产者按照其要求进行包装和组装以满足其个性化需求，则该“购买”与定制并无实质区别，专利产品的形成有赖于“购买”者的意志和参与，仍可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。
在江门市安豪贸易有限公司与中山市太力家庭用品制造有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案中【3】，安豪公司作为中间商委托国内奇塑公司生产被诉侵权产品，然后贴上瑞士公司的商标出口卖给瑞士公司。二审法官认为：相关产品定制要求及指令由安豪公司向奇塑公司发出，相关货款也是安豪公司直接向奇塑公司支付的，瑞士公司并未直接与奇塑公司发生交易。故无论奇塑公司是否了解安豪公司定制该被诉产品的真实目的或用途，此并不影响双方在该委托加工法律关系中的权利义务。因此，一审法院认定安豪公司是委托加工方，具有事实依据与法律依据，二审法院予以确认。
第三种情形：委托人不提供技术方案（要求）或者选定外观设计图样或相关模具，但商品上有委托人的商标、企业名称、联系方式等信息。
该种情形属于典型的OEM加工方式，对于委托人是否实施了制造行为存在争议。在启东丰汇润滑设备有限公司与南通启重润滑设备有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案中【4】， 一审法官认为：被控侵权产品铭牌和合格证等处标注了产品制造商丰汇公司和“丰汇及图”注册商标标识，丰汇公司没有举证证明其与产品实际提供者之间的关系以及案外人产品上标注丰汇公司信息的缘由，故而丰汇公司不能去除制造者的身份。二审法官认为：如果某一企业将他人产品通过加贴了自己的生产信息，作为自身产品对外销售的，其行为仅是促成了被控侵权产品的市场流通，而与该产品已具备专利技术方案这一制造行为本身并无任何关系，则不能仅以该企业的相关标注行为即认定其系制造者，而应当根据已查明的客观事实来认定其仅为销售者。同样的案例还可参见敖谦平与飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司等知识产权纠纷再审案【5】。
然而，在佛山市悠派厨卫科技有限公司诉胡启华侵害外观设计专利权纠纷案中【6】，最高人民法院认为：委托人只要有委托他人进行生产的事实，构成委托加工关系，就可以认定为生产者。
第四种情形：商品上没有委托人的商标、企业名称、联系方式等信息，委托人在合同中提出了技术要求，但是该技术要求不涉及专利技术内容，例如在原来产品的基础上提出增加保护措施的要求；或者约定了委托人提供技术图纸，实际上并未提供的情况。
这种情况比较特殊，一方面委托人对产品提出了技术要求或者设计要求，另一方面，对于涉及专利技术内容的部分并没有向加工方提供图纸或者技术资料，仅仅是在原产品的基础上增加一些其他要求。该情形下委托人是否侵权具有一定争议，下面笔者以自己代理过的一个案件为例探讨如下：
A向B销售一款设备，在签订合同前带领B去自己的厂房查看已制作完成的设备，B查看后觉得可以满足生产需求，遂打算与A签订采购合同，由于设备在安全性能方面不是很完善，于是B在双方签订的合同中提出了如下要求“A方在已做好设备上增加成型轮定位停机、操作位安装光电保护、警告标贴、机械运转位置加装防护罩、电柜放置于不干涉操作的位置、人性化面板有利于人工操作”。后A按照B的要求制作了设备并交给B使用，B支付了价款，A开具了发票。然而B在使用该设备时被C起诉侵犯其发明专利权，B与C对簿公堂。该案中与C公司专利技术方案相关的内容均体现在A销售给B之前制作的设备上，并未体现在B对A提出的技术要求中，该情形下B是否构成专利法意义上的制造侵权？
按照在佛山市悠派厨卫科技有限公司诉胡启华侵害外观设计专利权纠纷案中最高人民法院的观点：委托人只要有委托他人进行生产的事实，构成委托加工关系，就可以认定为生产者。笔者对该观点持怀疑态度，具体原因如下：
首先，对于该种情形委托人是否侵权，需要分析该行为的法律性质，区分其是买卖行为还是承揽行为。在上述案例中B虽然对产品的交付提出了一些技术要求，交付的产品构成特定物，但B并未向A提供图纸或样品，也没有向A提供其他能够做出或者形成具有与权利要求中记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的产品信息。因此，客观上没有帮助A实施再现专利技术方案或者专利设计的活动。
其次，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 》第十二条规定：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外”。
根据前述规定，B在A制造的侵权产品（B不知道该产品是侵权产品）的基础上，提出新的技术要求，“委托”A制造了满足新的技术要求的新产品，该侵权产品相当于前述规定中的“零部件”，该新产品相当于前述规定中的“另一产品”，按照上述法律规定B委托A制造新产品的行为应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为，而不是制造行为。
虽然该条还有个但书条款：对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权。但该条款所述的共同侵权，是指委托人和加工人具有分工协作的情形，已经不是正常的买卖关系，而是共同实施了制造行为，依照《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》第一百四十八条第一款追究共同侵权责任【7】。
因此，笔者认为该种情形下合同性质应当为买卖合同，委托人的行为并不构成专利法意义上的制造行为。
小结：上述四种情形从产品上是否体现委托人信息以及委托人是否提供了技术方案（要求）为标准进行划分的；前两种情形一般可以认定委托人实施了专利法意义上的制造行为，后两种情况目前尚存争议。
笔者认为，对于委托加工关系的认定关键在于支付价款的一方是否参与了标的产品的加工，不能单凭合同名称来界定是委托加工关系还是销售关系。有些属于名为委托施工安装合同，实为销售合同，参见太原市金不换经贸有限公司临汾分公司与马慧军侵害实用新型专利权纠纷上诉案【8】；有些属于名为销售合同，实为委托加工合同，参见深圳市大阳实业发展有限公司与赵继平侵害外观设计专利权纠纷上诉案【9】。
五、给委托加工企业的一些建议
通过分析大量案例可知，目前司法实践对于委托加工合同中委托人是否实施了制造行为采取较为宽泛的认定标准，委托人“一不小心”就变成了制造者或者共同制造者，承担停止制造、销售、许诺销售、赔偿损失的责任，而且一旦被认定为制造商，其便无法适用合法来源抗辩。
对于企业在经营过程中如何规避专利侵权风险，笔者初步提出几点建议：（1）规范合同名称，如果是销售合同，就尽量避免用承揽、施工、安装等字眼；（2）规范合同条款，如果不是OEM合同则谨防“双方共同商定技术标准”、“委托方确认技术标准”、“委托人选定加工图样”等字眼，分清各自责任；（3）委托方不提供的技术信息或者图纸不要体现在合同里，包括体现在合同条款里或者附件里；（4）约定加工方不得侵犯知识产权等条款，将侵权风险转移到承揽人，即使被判侵权也可以基于合同向加工方追偿；（5）委托加工前先进行知识产权排查，尽可能降低侵权风险。
注释：
1、参见福建省高级人民法院（2018）闽民终1369号民事判决书
2、参见广东省高级人民法院（2018）粤民终489号民事判决书
3、参见广东省高级人民法院(2017)粤民终719号民事判决书
4、参见江苏省高级人民法院(2016)苏民终1399号民事判决书；
5、参见最高人民法院（2012）民申字第197号民事裁定书；
6、参见最高人民法院（2017）最高法民申297号民事裁定书；
7、最高人民法院知识产权审判庭编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2016年版；
8、参见山西省高级人民法院（2018）晋民终218号民事判决书；
9、参见广东省高级人民法院（2017）粤民终3096号民事判决书。
作者：刘林敬 北京超成律师事务所