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来源 | 中国知识产权报
近日，双方纷争有了新进展。北京知识产权法院日前作出终审判决认为，海南大舜影视文化传播有限公司（下称大舜公司）在涉案电影《轩辕剑传奇》的名称中使用“轩辕剑”字样，并未侵犯大宇资讯股份有限公司（下称大宇公司）对第6481452号“軒轅劍”商标（下称涉案商标）享有的注册商标专用权，但构成擅自使用大宇公司知名商品特有名称的不正当竞争行为，北京幻思文化传播有限公司（下称幻思公司）无需承担连带责任。
据了解，大宇公司主张大舜公司为涉案电影《轩辕剑传奇》的第一出品人，其在出品的电影中使用与涉案商标相近似的“轩辕剑”文字，误导公众，引起误解，幻思公司为该电影进行市场宣传、推广，二者的行为侵犯了其对涉案商标享有的专用权；同时，《轩辕剑》是该公司推出的电脑游戏，具有较高知名度，大舜公司与幻思公司使用“轩辕剑传奇”的电影名称进行电影制作、宣传，造成混淆，使观众误认为二者之间存在关联，扩大其电影的影响力，构成不正当竞争行为。综上，大宇公司请求法院判令大舜公司、幻思公司立即停止对涉案商标专用权的侵犯，立即停止使用“轩辕剑”的不正当竞争行为，并判令大舜公司、幻思公司刊登声明以消除影响，连带赔偿其经济损失及合理支出共计100万元。
大舜公司辩称，“轩辕剑”不是大宇公司所臆造，与其不具有唯一对应性，也不是大宇公司的知名商品特有名称；大舜公司拥有“轩辕剑传奇”电影名称权益，有权将其作为名称在电影上使用及宣传；大舜公司使用“轩辕剑传奇”作为电影名称，不构成商标侵权与不正当竞争行为，大宇公司的索赔没有事实依据。
北京市朝阳区人民法院经审理认为，大舜公司将“轩辕剑传奇”作为电影名称使用，仅具有描述性，不构成商标法意义上的使用，故不构成对大宇公司涉案商标专用权的侵犯；大宇公司的《轩辕剑》游戏构成知名商品，“轩辕剑”构成知名商品的特有名称，大舜公司使用包含“轩辕剑”字样的电影名称，构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为；幻思公司的涉案行为均从属于大舜公司使用“轩辕剑传奇”作为电影名称的不正当竞争行为，并无主观过错，无需承担连带责任。
综上，法院一审判决大舜公司立即停止使用“轩辕剑传奇”作为电影名称的不正当竞争行为，刊登声明以消除其不正当竞争行为的影响，并赔偿大宇公司经济损失和合理开支6.5万元。
大宇公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉。
经审理，北京知识产权法院认为，电影名称系对电影主题、内容的高度概括，其同时具备作品标题和商品名称的属性。大舜公司将“轩辕剑传奇”作为涉案电影的名称使用，并未起到区分商品来源的作用，不构成商标意义上的使用，故不构成对大宇公司涉案商标专用权的侵犯，但构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为。同时，幻思公司对大舜公司的不正当竞争行为并无主观过错，不应与大舜公司承担连带责任。此外，一审法院根据涉案电影《轩辕剑传奇》的上映时间等因素酌定大舜公司应赔偿大宇公司经济损失5万元，根据大宇公司因该案支出的律师费、公证费、差旅费等费用的合理性、必要性酌情确定合理费用1.5万元并无不当。综上，法院判决驳回大宇公司上诉，维持一审判决。
行家点评
汤学丽 北京市盈科律师事务所知识产权部主任：该案争议焦点为在大宇公司于第41类电影制作等服务上享有“轩辕剑”商标的专用权情况下，大舜公司以“轩辕剑传奇”作为电影名称使用是否构成对大宇公司注册商标专用权的侵犯，而判断是否侵权的前提则是电影名称是否属于商标法意义上的使用。对此，2014年最高人民法院在“功夫熊猫”商标侵权案中也有与该案审理思路及结果一致的认定。
首先，定义商标及商标使用。我国商标法将“商标”定义为“能够将商品与他人的商品区别开的标志”，将“商标的使用”定义为“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动法中，用于识别商品来源的行为”。因此，是否为商标意义上的使用，应判断具体标识是否符合以上条件，即能否发挥将其商品或服务与他人商品或服务区别开的识别商品或服务来源的作用。
其次，分析电影作品名称的性质。电影作为一种特殊的商品，其名称具有著作权法意义上作品标题名称和电影商品名称的双重属性。根据相关公众的习惯，影视作品名称是为了表明影视作品的内容是对电影主题、内容的高度概括，即发挥其倾向于作品标题的作用，而非表明该电影作品提供者的作用。该案中，法院提到电影创作者或者制作者可以通过标注作品出品人、制作人方式而非通过电影作品的名称来表明其身份。因此，一般情况下电影作品名称的使用不属于商标法意义上的使用，但当相关主体通过其使用行为使电影名称能够与电影出品方建立紧密联系时，应当认为相关公众已经将该电影的名称作为商品名称进行识别，而该商品名称即电影名称是具有区分商品来源作用的标识，则视为商标法意义上的使用。
具体到该案，因“轩辕剑”是电影作品《轩辕剑传奇》中的内容，大舜公司使用“轩辕剑传奇”是对电影情节的概括，非商标法意义上的使用，而且大宇公司提交的证据材料也不能证明“轩辕剑”在第41类影视制作等服务上与其形成稳定的对应关系并具有较高的知名度。因此，大舜公司将“轩辕剑传奇”作为涉案电影名称使用并未侵犯大宇公司对涉案商标享有的专用权。