定牌加工中商标使用的认定

作者 | 国家知识产权局商标局评审五处处长薛寅君

今天讨论的这个主题，既是本次辩论赛决赛的辩题，也是开赛以来所有辩题中，我个人感觉最纠结的一个辩题，与之对应的商标法律实务问题，也没有得到妥善地解决。也就是说，没有形成业界通识，能对这个问题有明确的、完善的答案。那么今天，我想从一些基本概念出发来进行探讨。

一般认为，定牌加工是指加工方根据约定，为定做方加工使用特定商标标志的商品并将该商品交付给定做方，定做方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。定牌加工，本质上是一种加工承揽行为。

当然在实践中，定牌加工的具体情形是多样的。加工方（即生产厂家），要区分是国内企业还是国外企业。定做方（即委托方），是国内企业还是国外企业？委托方在中国大陆地区有没有获得商标注册？在其本国和商品即将销售的国家有没有获得商标注册？交付的方式，是国内交付还是以纯出口的形式交付？具体案件中这些条件的不同就可能导致结论的不同。

关于商标使用的概念，法律已经作出了明确的规定。《商标法》第四十八条规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标的最本质功能是其识别功能，即区分不同商品的生产者、不同服务的提供者的功能。

商标法对商标使用的定义中，已经明确了商标使用的四种形式：1、将商标用于商品、商品包装或者容器；2、将商标用于商品交易文书，比如合同、发票、报关单、检验报告等等；3将商标用于广告宣传、展览；4、将商标用于其他商业活动，这是兜底条款。那么如何理解“用于识别商品来源”这一商标基本功能和四种商标使用形式的关系呢？我个人认为二者应该是逻辑学上“与”的关系，也就是必须同时满足两个要件才能推导出“构成商标使用”这一结论。因此，如果有些商标使用行为仅仅符合了前述四种商标使用形式中的一种，但这种行为的目的和功能不是为了“识别商品来源”，譬如“商标的象征性使用行为”，那么就不能得出“已经构成商标使用”这一结论。

我们在商标评审案件的审理实践中，面对一个证据，要判断其能否证明当事人所主张的“商标使用”，一般需要仔细甄别以下五个要素：使用主体（判断主体是否适格）、商标标志（判断相同或近似）、商品或服务（判断相同或类似）、时间（判断在先性）、地域（商标法的适用范围）。

在审理实践中，判定是否构成商标使用意义重大，主要有：1、确定商标权归属，例如就同一商标申请注册的两个申请人，商标主管部门会把商标权授予商标使用在先的申请人。2、对抢注行为的规制。如果某一主体使用商标在先，那么根据其使用强度的不同，就有商标法第十五条、第三十二条、第十三条等规定给予不同力度的法律救济，从而打击恶意抢注行为。3、维持商标注册效力。认定构成商标使用，可以作为撤销连续三年不使用商标请求的有效抗辩。4、侵权判定。构成商标使用是承担商标侵权责任的基础事实。

针对今天的主题——纯出口定牌加工所贴附“商标”是否构成商标使用，需要重点考察主体和地域这两个要素。在主体方面，加工方的产品如果用于纯出口，那么它给产品上贴附的“商标标志”是否能在中国大陆市场上发挥商标应有的识别功能？如果不能，这个所谓的“商标标志”还是不是商标法意义上的商标？当然，这些产品最终还是要出口到某国或某地区在市场上完成销售的，但此时，商标使用的主体应该是定做方（即委托方），而不是加工方。在地域方面，我们知道，商标法是国内法，商标法中设定的商标专用权的效力范围，及于商标法能够得以实施的地域范围，依据我国现行商标法授予的注册商标专用权，效力范围就是中国大陆地区，而无法延伸到域外。正因如此，在上述纯出口定牌加工的实例中，即使有第三方在中国大陆地区有前述贴附“商标”的注册商标专用权，也无法对仅在域外构成“商标使用”、而在国内仅仅为生产行为的定牌加工行为主张追究商标侵权责任。实践中，大量对定牌加工认定为不构成商标侵权的案例，正是基于以上理论推演。

例如，在鳄鱼T恤公司诉瑞田公司商标侵权案中，法院认为：地域性是商标权的基本属性，在一国注册的商标只在该国法域内受法律保护。商标的基本功能为识别功能，即将商标权人的商品或服务与其他人的商品或服务区别开来。商标识别商品来源的功能决定了商标只有在商品进入市场流通领域，商标识别商品来源的功能才能发挥，才构成商标法意义上的“商标使用”行为。对于国内市场而言，因相关商品未进入市场流通，定牌加工商品的商标并不发挥识别功能，定牌加工行为对标识的使用不是商标意义上的使用。本案中，瑞田公司在被控侵权商品上所使用的标识系国外委托加工方提供，所加工产品全部销往国外而不在中国境内销售，并不在中国市场上流通，上述标识在中国境内不具有识别商品来源的功能。加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，属于加工行为，不是商标法意义上的商标使用行为。并且瑞田公司在被控侵权商品上使用的标识均有境外商标权人的合法授权，瑞田公司主观上亦尽到了合理注意义务。在此基础上，关于瑞田公司所使用的标识与鳄鱼T恤公司“CROCODILE”注册商标是否相同或相似，并非本案所关注的重点。所以，该种定牌加工行为对国内商标不构成侵权。

又如，在“无印良品”商标异议复审案件中，商评委裁定认为：申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在中国大陆境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，应认定属于已经使用并有一定影响的商标。商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。良品计画提交的证据，仅仅能证明良品计画委托中国大陆境内厂家加工生产第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，故不能证明“無印良品”商标在中国境内实际使用在第24类毛巾等商品上并为一定范围的相关公众所知晓，因此，良品计画主张被异议商标属于商标法第三十一条规定不应予以注册的情形，缺乏事实和法律依据。据此裁定对被异议商标予以核准注册。

这个案例通常被解读为定牌加工不构成商标使用的案例，但我认为，似乎也可以做另外一种解释。即：抢注他人在先使用并有一定影响商标行为的认定，需要两个要件：一是在先商标使用，二是使用已达一定影响。前述案例并未明确否认定牌加工行为不构成商标使用，而仅仅因为其确定未进入流通领域，从而确定未产生一定影响，而最终裁定不构成“抢注他人在先使用并有一定影响商标的行为”。也就是说，定牌加工是否构成商标使用，本案并未给出明确结论。

目前业界一般认为，纯出口“定牌加工”中对商标标志的使用行为不构成对国内商标注册人的商标侵权。由于商标侵权本质上是未经授权，对他人享有商标专用权的商标标志进行使用的行为，所以构成商标使用是构成商标侵权的基础事实，因此，上述观点的应有之义为：纯出口“定牌加工”中对商标标志的使用不构成商标使用。

但是我们又发现，在维持商标注册效力的撤三及复审案件中，诸多裁定和判决又认为，定牌加工行为可以作为维持商标注册效力的证据。也就是定牌加工行为构成商标使用。这不得不引起我们的困惑和思考。

在这些案件中，认为定牌加工构成商标使用的理由主要有：

1、法律的明确规定。商标法第四条规定：“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。”也就是说从生产制造到市场销售，市场活动所有环节的参与者都可以是商标使用主体和商标专用权人。生产厂家可以使用并注册商标，销售企业同样可以使用并注册商标。因此，定牌加工这一生产环节中的商标使用行为，自然也可以被认定为商标法意义上的商标使用。

2、产业政策的需要。法律的最终目的，还是维护国家的根本利益。所以对法律的解释，就得从有利于国家利益的角度来解释。最高院也曾在相关司法解释中强调：“完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展。认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”以定牌加工为代表的加工贸易，曾经为我国国民经济发展发挥重要作用，我国也借此机会成为世界制造工厂，但我国现在站上新高度，进入新时代，创新驱动发展战略已经上升到国家发展战略的高度，我们是否应及时调整与产业政策相关的法律政策，很值得思考与研究。

3、商标秩序的稳定。在实践中常常有这种情形：国外委托方在中国获得商标注册，并委托国内生产厂家生产商品并全部用于出口，某些对商标过度“热情”的主体发现这一事实后就对国外委托方的注册商标提起撤三请求，如果我们在撤三案件中将定牌加工不视为商标使用而撤销其注册，则撤销申请人很可能变身为商标抢注人（事实上他们往往先于撤销申请提出注册申请）。制止抢注的行政裁决和司法审判将接续上演，宝贵的行政和司法资源就这样被耗费，商标秩序和诚信的市场环境也将无从建立。与其如此，不如考虑定牌加工中商标贴附行为的“商标使用真实意图”而认为其构成商标使用，从而获得稳定的商标秩序，推动建立诚信的市场环境。

如何解决在侵权案件和撤三案件中对定牌加工是否构成商标使用认定的不同标准，需要我们继续在总结实践经验的基础上进行理论创新。