合肥知识产权律师网
作者 | 王冉 姚冠扬 北京市柳沈律师事务所
功能性特征是专利的权利要求中常见的一类技术特征。对于功能性特征，在司法实务中目前基本上面临两个主要的问题：如何判断某一特征是否为功能性特征以及如何确定包含功能性特征的权利要求的保护范围。这两个问题彼此关联并互相影响，是否被认定为功能性特征会影响到包含该技术特征的权利要求的保护范围的确定。
一、目前的司法实务中解决功能性特征相关问题的方式
1、如何判断某一功能是否为功能性特征
对于判断某一特征是否为功能性特征这一问题，专利法及其细则和审查指南中都没有给出关于功能性特征的明确定义。在司法实务中，近年来一般遵循最高人民法院2016年发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律的若干问题的解释（二）》的第八条的定义：权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，即功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。但是，当事人举证证明技术术语系本领域约定俗成的或者本领域普通技术人员可以仅通过权利要求即可直接、明确地确定其技术内容的除外。
根据上述定义以及司法实务中的常规做法，不论从当事人还是法官的角度来看，对于功能性特征的判断似乎并不纠结，基本上在某个技术特征中包含功能或效果描述就会将其认定为功能性特征，而并不考虑该功能或效果描述所占的比重和与其他特征的实际联系。
例如，在浙江高院的（2016）浙民终506号案件中，涉案专利的权利要求1限定有技术特征“所述机架上设有可上下升降的上切刀安装板，所述上切刀可沿与上切削面相垂直方向移动地设置在上切刀安装板上，且上切刀位于上切刀安装板下方”，该二审判决认定上述技术特征“对上切刀安装板的结构以及其与上切刀、上支撑部、支撑板之间的关系进行了一定程度的描述，但是，对于其如何实现上下升降这一功能，并未给出具体的实现方式。并且，在实践中，实现上下升降功能的方式多种多样，所属技术领域普通技术人员在看到该功能性表述后，无法直接、明确地确定实现上下升降这一功能的具体实施方式。”因此，尽管该专利的权利要求包含了与该上下升降功能相关联的结构特征，但是该二审判决仍然将关于上切刀安装板的特征认定为功能性特征。在该案的再审裁定（2017）最高法民申2073号中，最高人民法院也对此特征属于功能性特征予以确认。
2、如何确定包含功能性特征的权利要求的保护范围
（1）采用专利说明书和附图对功能性特征进行限制
对于包含功能性特征的权利要求的保护范围如何确定这一问题，司法实务中一直遵循最高院2009年末发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律的若干问题的解释（一）》的第四条的规定：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。
基于这一规定，在审理包含功能性特征的权利要求时，基本精神是对功能性特征涉及的保护范围进行限缩，主要依据涉案专利的说明书和附图中的具体实施方式或其等同方式确定其保护范围。在生效的在先判决中，对于与功能性特征相关问题的处理都基本上依据上述司法解释进行。
例如在最高院的（2016）最高法民再176号判决中，全案的胜负点主要取决于对技术特征“被设置得使内部空间全部成为液密封的连接结构”的认定。在一审阶段，该特征被认定为以连接结构的效果进行表述，因此属于功能性特征，法院认为应当结合说明书和附图描述的具体实施方式确定该技术特征的保护范围。通过对涉案专利说明书记载的实施例进行分析，法院认为，为了使内部空间形成液密封，应当采用两个连接结构和一个塞件：防止液体渗透的连接结构、使轴与套筒之间实现密封的连接结构以及使安置千分尺串联接口连接器的槽实现密封的塞件。由此可见，上述两个连接结构和一个塞件构成了该权利要求的保护范围的一部分。而被诉侵权产品缺少轴与套筒之间的连接结构以及两个半拉壳体之间的连接结构，因此一审判决将其认定为不侵权。二审判决与一审判决意见相左，认为“轴与套筒之间设置紧密配合的间隙结构属于本领域常用的技术手段”，因此与权利要求中的连接结构构成等同替换，由此侵权成立。本案进一步进入到再审程序，最高院认为“即使轴与套筒之间具有紧密配合的间隙实际上起到一定的密封效果，但该密封方式与说明书所述的连接结构34的技术效果仍存在较大差异，与说明书记载的具体实施方式并不等同”，由此撤销了二审判决，支持一审判决。由此可见，只要一项技术特征被认定为功能性特征，那么与该特征相关的保护范围即将以专利说明书的具体实施方式或其等同方式进行确定，由此使得相关权利要求的保护范围缩小。
类似地，在上述（2016）浙民终506号判决及相应最高院再审裁定中，法院同样根据涉案专利说明书及附图的记载，将“上切刀安装板实现上下升降”这一功能按照说明书中的一种具体实施方式进行限制：以气缸的竖直往复直线运动带动上切刀及上切刀安装板上下升降，并由此划定相关权利要求的保护范围并判定侵权。
（2）专利说明书中的具体实施例需要能够符合发明目的
当然，并不是只要在专利说明书中描述过的实施例就必然能够用于认定与功能性特征相关的保护范围。根据北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南2017》以及司法实践，专利说明书的实施例中符合发明目的的实施例才能用于解释到权利要求的保护范围中，否则不能用于对权利要求中的功能性特征进行限制。法院的司法实践中也秉承这一精神，例如在广东高院的（2017）粤民终1125号判决中，技术特征“空气导向部件”所实现的功能是尽可能将气流的径向分量基本上垂直向上弯曲，从而避免空气回旋。涉案专利的说明书记载了实施例1-4，其中的实施例2、3、4所记载的空气导向肋结构能够实现上述向上导引空气流并克服空气回旋的作用，而实施例1的截头锥形向上收缩的导向部分仅能够起到协助引导的作用，实际上无法实现涉案专利对“空气导向部件”的要求。由此，法院没有将实施例1认定为涉案专利的保护范围。
二、最高院知识产权法庭审理的“第一槌”案件对于功能性特征的启示
随着司法实践的不断发展，目前法院在司法实践中对功能性特征的认定的标准又有所变化，尤其体现在新成立的最高院知识产权法庭审理的“第一槌”案件（2019）最高法知民终2号中。
1、一审判决对于功能性特征保护范围的认定
该案的专利权利要求包含技术特征“在所述关闭位置，安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。对于该技术特征的认定，该案的一审判决和二审判决各不相同。一审判决认为，该特征仅仅披露了安全搭扣与锁定元件之间的方向及位置关系，该方位关系并不足以防止锁定元件的弹性变形，本领域技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定上述技术特征的方案，因此一审判决将该技术特征认定为功能性特征。
基于该功能性特征的认定，一审判决遵循专利侵权司法解释一以及相关的在先判例将专利说明书第0056段的具体实施例用于限定该技术特征，并基于此进行等同侵权比对和判定。可见，一审判决的逻辑与先前判决中尽量将带有功能或效果描述的特征认定为功能性特征的倾向性判断方式相一致。
2、最高院二审判决推翻性认定
但是，最高院知产法庭的二审判决却推翻了上述对于该功能性特征的认定。该二审判决认为，上述技术特征既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将方位和结构及其功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。二审判决将这种既有方位和结构又有功能的特征限定为“方位或者结构+功能性描述”的技术特征，并认为这种特征虽然描述了功能，但是本质上仍然是方位或结构特征，这种特征不属于功能性特征。
相比较于一审判决将该特征认定为“方位和位置关系”，二审判决进一步将其认定为“方位和结构及其实现的功能”，突出了该特征中“结构”的存在。这一认定也属合理，因为“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”可以理解为限定了安全搭扣和锁定元件的结构，即便这种结构描述不是十分的直接，但是再配合上“用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”这一功能性描述，本领域技术人员完全能够理解安全搭扣的延伸部分与锁定元件外表面的结构关系。
3、涉案专利的无效决定分析
对于上述技术特征的理解，也可以参见与涉案专利有关的两次无效决定中的认定。在第一次无效决定第33310号中，在评价涉案专利的权利要求1是否缺少必要技术特征时，该无效决定指出安全搭扣面对锁定元件延伸是为了达到防止锁定元件弹性变形的目的。同时，该无效决定也认为，对于上述这种“面对”的结构，本领域技术人员能够想到安全搭扣与锁定元件接触或相抵的结构，以及间隙很小的结构。这实际上可以认为是二审判决的其中一个技术支撑。
在第二次无效决定第37428号中，上述特征被认定为区别于所有无效证据1-5的区别技术特征，使得涉案专利的技术方案与现有技术存在实质上的不同。同时，上述特征能够达到保持雨刮器使用时刷体与臂部牢固锁定的效果，防止二者受到冲击时意外脱离。因此，第二次无效决定将上述特征明确为涉案专利的发明点。对于发明点来说，司法实践中通常会给予重点保护，例如广东高院的（2017）粤民终1414号判决指出“知识产权保护范围和强度应与其创新和贡献程度相协调，还应当考虑技术特征与专利发明点之间的关系”。
4、由最高院对功能性特征的认定带来的启示
二审判决对于本案中作为发明点的特征是否属于功能性特征以及其相关的保护范围的认定是有利于专利权人的。由此也可以推断，最高院知产法庭借此案展露出对于功能性特征的判定持保守和谨慎态度，只有那些完全使用功能或效果限定的技术特征才应被划入功能性特征的范围。在技术特征出现了方位和结构关系并且其所描述的功能属于该方位或结构特征发挥作用带来的结果的情况下，不能仅因为该技术特征中包含功能性描述就将其认定为功能性特征。这里隐含的意思可以理解为，功能性特征需要是一种对纯粹的功能或效果的描述，这种功能或效果在功能性特征中所占的分量或比重应当是主要的，而并不是某些特征所能实现的结果而已。最高院知产法庭对功能性特征的这一考虑降低了某些技术特征被认定为功能性特征的可能性。当然，就个案来看，上述判决也很有可能考虑了上述特征作为发明点这一特殊性，由此给予较强的保护。
既然上述特征没有被认定为功能性特征，那么该特征涉及的保护范围即可完全以该特征在权利要求中的文字为准，不需要如一审判决那样，采用涉案专利的说明书第0056段的具体实施例进一步限定该权利要求的保护范围。
当采用权利要求文字确定其保护范围时，该权利要求撰写的妙处就体现出来了。该权利要求的上述技术特征使用了“面对”这一范围较为宽泛的技术术语进行限定，根据机械领域技术人员的普通理解，其可以合理地包含多种情况，例如涉案专利其中一个实施例的整体面对锁定元件加局部平行延伸结构，以及被诉侵权雨刮器的前部包容锁定元件加局部垂直延伸结构。由此，被诉侵权雨刮器被判定为落入到涉案专利的权利要求1的保护范围。可以说，这也是涉案专利的权利要求撰写的“神来之笔”。试想，如果不使用“面对”这一具有宽泛含义的术语进行上位概括，而使用例如“平行于”之类的具体描述，那么很有可能导致被诉侵权雨刮器无法被认定为落入该权利要求的保护范围。
根据最高院知产庭的上述最新判例，功能性特征的认定以及与其相关的保护范围的判断在今后的司法实践中有可能会更加严格。并不是只要带有功能或效果描述的特征就会直接被认定为功能性特征，而是需要法官对该类特征的具体表述内容和其中各个元素之间的关系进行分析和梳理，厘清该类特征的本质含义、源头和最终目的。若以功能或效果进行描述的技术特征不被认定为功能性特征，那么在判断其保护范围时就没有必要结合专利说明书的实施例对其进行限定。这使得结构特征和功能或效果描述性语言并存的“弱”功能性限定并不完全受制于需要结合专利说明书和附图及其等同方式进行限定这一“紧箍咒”。从某种程度上，这与审查指南所秉承的功能性特征可以覆盖所有能够实现所述功能的实施方式的立场相平衡。
实际上，作为我国知识产权审判最高层级的负责审理再审案件的最高人民法院民三庭知识产权审判庭，在2018年12月31日作出的最新再审裁定（2017）最高法民申1804号中，也对相同问题做出认定：“如果技术特征中除了功能或者效果的限定之外，同时也限定了与该功能或者效果对应的结构特征，并且本领域技术人员仅通过阅读权利要求书，即可直接、明确地确定该结构特征的具体实现方式，并且该具体实现方式可以实现该功能或者效果的，则这种同时使用“结构”与“功能或者效果”限定的技术特征并不属于前述司法解释规定的“功能性特征”。”在该案中，最高院审判庭对于技术术语“托轨”进行分析，并认为结构特征“轨”本身就已经足以实现“托”的功能，“托轨”属于同时以产品结构及其功能限定的技术特征，不属于“功能性特征”。由此，最高院在再审裁定中否定了根据说明书具体实施例和附图将“托轨”限缩解释为“三角形托轨”的主张。最高院知产法庭的“第一槌”案件的判决可以看做是对最高院民三庭知产审判庭的上述精神的贯彻。
另外，北京高院的《专利侵权判定指南2017》的第18条有如下规定：“下列情形一般不宜认定为功能性特征：（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征”，这与最高院的上述最新判例的精神也是一致的。
法院对判断是否功能性特征的重点的上述变化是与当前中国期望对知识产权进行强保护以及促进科技创新的政策导向相一致的。通过在合理的范围内积极地解释专利权的涉及功能性特征的保护范围，打击了简单抄袭和简单变化，并且促进了产品向创新方向转型。
三、“第一槌”案件对于功能性特征的相关实务的影响
最高院知产法庭的“第一槌”案件必然会对今后的司法实践中如何认定功能性特征产生实际的影响，同时也会影响撰写专利申请时如何处理功能性特征的思路。
1、对于专利申请文件撰写的启示
在专利申请文件的撰写过程中，申请人为了获得较大的保护范围，通常会在权利要求中使用功能性特征。但是，如上所述，这种功能性特征有可能会在专利维权过程中遇到难于确定保护范围的问题。在法院使用专利说明书中的具体实施例确定专利保护范围的情况下，如果专利说明书的具体实施例记载了过于详细的技术方案，那么则反而会导致权利要求的保护范围过窄，这与当初撰写功能性特征的初衷相违背，功能性特征的使用也失去了原本的意义。
最高人民法院知识产权庭的“第一槌”案件无疑为上述功能性特征的撰写增加了一个新的撰写思路。根据该案，可以提炼出一种“方位或者结构+功能性描述”的撰写方式对权利要求中的功能进行限定，其本质上仍是方位或者结构特征，避免形成司法实践中所指的功能性特征。
基于这样的思路，当撰写权利要求时，可以加入期望保护的功能不可或缺的结构特征，并将这些结构特征与功能性描述相结合来限定，而避免单独使用纯粹的功能或效果来限定。在这种情况下，可以避免在后期的专利维权过程中，某些特征被认定为功能性特征，从而将保护范围限缩到具体实施例的情形出现。由此能够兼顾整个技术方案的结构和功能两个方面，实现了保护范围的最大化、稳定性和确定性。当然，如果在权利要求中没有必要写成功能性特征，也大可不必要非将功能性特征写入，直接使用结构、连接关系等特征有时候更易于清楚地限定权利要求的保护范围。
另一方面，对于说明书撰写来说，可以在基本的实施例中仅包括能够实现期望功能的不可或缺的技术特征，而在其他实施例中逐渐扩展增加能够实现其他功能的附加技术特征，从而展现分层次、多结构的立体式保护体系。同时，也可以在说明书中写入尽量多的能够实现该功能的具体实施例或者实施方式，以涵盖能够实现发明目的的窄、宽、更宽等多种保护范围。
2、对于专利权人开展专利维权的启示
在专利维权的准备过程中，专利权人需要及时地发现权利要求中的功能性特征，并对功能性特征的真实含义、该特征内部各个元素之间的关系进行实质性的分析。基于最高院知产庭的上述案例，可以考虑找出与功能或效果相关的结构特征，并将使用功能或效果进行描述的特征与结构特征相结合以建立关联，由此来论述专利的包含功能或效果描述的权利要求的保护范围。这样可以在被告提出相应抗辩时灵活地应对，尽量避免法院将某一特征认定为功能性特征并进而结合涉案专利的说明书的具体实施例进行限缩。通过这种结合论述的方式，可以实现更合适和有利的专利保护范围。同时，专利权人也需要在无效程序中把握好对相应功能或效果描述的解释，尝试在明确其真实含义的同时又避免使其受到说明书具体实施方式和附图的限缩，这尤其对于合理地认定功能性特征相关的保护范围起到重要的支持作用。
另外，在某些领域中，由于该领域技术的特殊性，可能并不适于使用具体的结构特征来撰写权利要求，而只有使用功能或效果描述才是最佳选择。例如在光学领域中，为了构建光学系统，通常需要安排大量的透镜组并设计透镜之间的布置方式。而如果将具体透镜的类型、规格、布置方式等特征都写入权利要求，那么其保护范围可想而知将非常地窄。此时，优选方案实际上是使用功能或效果进行描述和限定。对于此类情况，专利权人需要尽力向法官说明相应领域的技术特殊性以及由此带来的权利要求撰写的特点，以将专利的保护范围清楚地呈现出来。
笔者代理的一件专利侵权案（2017）京民终703号即涉及这种情况。该案的专利是一种具有三维凸形显示面的显示系统，权利要求1的关键技术特征为“投影系统，用于投射物场处的中间图像到显示面内侧的连续像场上，所述中间图像要透过透镜系统，其中所述连续像场上的中间图像的投影基本聚焦在所述显示面的内侧，并且其中最长像距与最短像距之比至少是1.75，并且顶端像点处的像距长于满场像点处的像距”。上述特征实际上包含结构关系和与功能有关的描述。该案的被告曾主张应当使用专利说明书附图3A～3C、9A～9C所示的透镜系统来确定专利权的保护范围。如果按照这种方式，那么侵权比对方面的证明难度将大大增加，甚至要拆解侵权产品来查看其中的透镜系统布置方式以将其与说明书附图3A～3C、9A～9C中示出的透镜系统进行比较。
对此，该案二审判决结合涉案专利的无效决定及后续行政诉讼终审判决来认定，专利说明书附图3A～3C、9A～9C仅是用于解释权利要求中的透镜系统，并没有增加技术特征，从而将权利要求的保护范围认定为以权利要求的内容为准。这一判决逻辑即充分考虑了该光学技术领域的专业特殊性和权利要求撰写的方式，同时也考虑了该权利要求所具有的结构特征例如透镜系统和显示面以及二者之间的投影关系，并不是仅看到与功能有关的描述就将其认定为功能性特征，从而正确地解读了权利要求的合理的保护范围。
此外，对于在此类特征环境下的侵权比对来说，专利权人可以围绕被诉侵权产品的实现该功能的特征为核心，阐述被诉侵权产品不仅包括权利要求中的结构特征，而且能够起到相同的功能或效果，由此尽量将对被诉侵权产品的侵权比对推向字面侵权的比对方式，避免基于等同侵权来进行比对、解释和举证。
当然，在专利权利要求确实限定有功能性特征的情况下，专利权人也不必过分担心。此时，专利权人需要全面梳理和分析专利说明书中的能够实现发明目的的具体实施例，选择一个或多个实施例提取其中的具体结构等特征来对该功能性特征进行解释或限制，并准备好使用这些具体实施例中的特征来与被诉侵权产品进行比对。尊重技术事实并按照合理的解释技术特征、适用法律以进行侵权比对从来都是上等的诉讼策略。
3、对于被告抗辩的启示
对于被告来说，不侵权抗辩是最常用的一种抗辩方式。当发现涉案专利的权利要求具有功能或效果描述时，可以分析这一描述能够成立该功能性特征的可能性。如果确定无疑为功能性特征，那么则需要分析专利说明书的具体实施例，从而寻找较窄的保护范围来限制权利要求，力求阐述被诉侵权产品不同于该具体实施方式的理由。
被告也可以找出涉案专利的权利要求中的实现相应功能的必要特征，并进而从该必要特征出发，争辩涉案产品不包括这样的必要特征，或者相对应的结构起到不同的功能或效果，由此不会构成侵权。
作为应对侵权诉讼的一种常规手段，被告通常会提起无效请求。上述最高院知产法庭“第一槌”案件的被告曾两次向专利局复审委员会提起针对涉案专利的无效请求，但是最终都无功而返。尽管如此，该无效过程中的策略仍然值得研究和学习。
第一次无效，无效请求人本案被告并没有使用常规的针对新颖性和创造性的理由，而是仅针对上面讨论的关于安全搭扣的特征以权利要求缺少必要技术特征和说明书不支持权利要求这两个形式问题作为无效理由。这样使得无效决定有机会详细地对上述理由以及上述关于安全搭扣的特征进行全面的评价。遗憾的是，该次无效请求并未迫使专利权人即本案原告对该特征进行缩限性解释。接下来，在第二次无效中，请求人按照常规方式引用了多篇对比文件涉案专利的新颖性和创造性，但是最终仍未成功，反倒将上述关于安全搭扣的技术特征夯实为涉案专利的发明点。
从整个无效过程上来看，无效请求人的处理方式可圈可点，通过两次无效有侧重点地从不同方面对涉案专利的有效性发动攻击。不过，既然二审判决依靠的一个关键点为方位+结构的技术特征“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”及其功能性描述，那么可以考虑围绕该关键特征进行讨论。例如，在无效请求中以权利要求的保护范围不清楚为理由挑战这一关键特征，试图促使专利权人对该特征进行澄清性或限缩性解释，从而为侵权诉讼带来机会。
四、展望
功能性特征作为一类保护范围较大又通常容易引起争议的技术特征，大都会在专利侵权案件中作为兵家必争之争议焦点。最高人民法院知识产权庭成立以来的“第一槌”案件即讨论到关于功能性特征的问题，更可以看出最高院知产法庭对该问题的重视，期望通过该案的审理和判决向创新主体传达出合理、严格和积极地判断功能性特征以加强对专利权保护的思想。
可以预见，随着最高院知产法庭“第一槌”案件判决的作出，各知识产权法院、法庭和相关地方法院将会重新审视专利权利要求的解释，尤其是对于“功能性特征”的认定和理解，此类案件的审理有望朝向有利于专利权人的方向发展。
这也契合了我国近几年来针对企业科研创新工作的指导思想，简单地照抄照搬或者仅仅通过零敲碎打、辗转腾挪的修改已经不足以规避专利侵权，促使企业必须真正在创新上下功夫花力气，从而通过创新来推动整个社会经济转型和发展。