商业秘密侵权判定方法

来源 | 四惠知产 作者 | 马德刚

在技术秘密侵权民事诉讼中，“当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。”[1]这是技术秘密侵权判定的基本原则。

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007）的规定和相关司法案例，笔者将技术秘密侵权判定中的常见的工作步骤概括为六个。由于原告到法院提起民事诉讼时应当首先证明自己是涉案技术秘密的权利人才能立案，所以司法实践中的第1个步骤通常是原告举出若干技术秘密，证明上述技术秘密符合法定条件且原告是上述技术秘密的权利人。但是，笔者为使本文论述过程更符合读者的认知规律，故特将技术秘密侵权判定的具体工作步骤的顺序作了如下调整：1.发现、识别、证明被告涉嫌非法获得、使用、传播的技术信息的内容；2.原告识别、确认本方被侵害的技术信息的数量和范围并作为起诉的权利依据；3.原告证明其作为起诉权利依据的技术信息属于技术秘密；4.原告证明被告技术信息与其技术秘密相同或实质性相同；5.原告证明被告获得、披露、使用、许可他人使用涉案技术信息采取了不正当手段；6.被告主张适用于本案的抗辩权。笔者按照时间顺序递进式地论述技术秘密侵权判定的步骤和方法。为节省篇幅，笔者在论述时将第2和第3个步骤合并。

由于篇幅和视野所限，本文仅仅探讨商业秘密中的技术秘密，因此在以下有关商业秘密的部分，直接替换成技术秘密，或者由于逻辑原因不能替换而保密商业秘密的说法时，应理解为该部分内容只对技术秘密有意义。

一、原告识别并取证被告涉嫌侵权的技术信息

民事侵权诉讼通常都是从权利人发现被告侵权行为和侵权结果开始的，技术秘密侵权案件也不例外。例如，当“原告”（技术秘密的合法持有人）发现“被告”（被控侵权技术信息的持有人或使用人）拿着与自己技术秘密相同的图纸委托代工厂加工定做相同产品时；或当“原告”发现“被告”的“可笑汽水”的组分与自己的“秘方”相同时；或当“原告”发现自己的技术人员跳槽到竞争对手后，竞争对手很快就按照权利人的生产方法制造出与“原告”一样的新颖产品时，“原告”就会产生通过民事诉讼维权的动力。

由于法律对技术秘密的构成具有法定要求，因此在将被告被控技术信息与原告技术秘密做同一性比对时，两者的载体、表达方式越接近，越容易将两者中包含的技术方案、技术要点以及同一技术方案中的技术要点之间的关系进行比对。所以，原告识别并取证的被告“罪证”最好是具有与技术秘密相同格式的技术信息，包括技术设计、程序、质量控制、应用试验、工艺流程、设计图纸（含草图）、工业配方、制作工艺、制作方法、试验方式和试验记录等，该等技术信息中应包含“利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案”[2]，或者该技术方案中相对独立的技术要点。

二、原告证明其作为起诉权利基础的技术秘密符合法定条件

《反不正当竞争法》第九条规定：“本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。”“商业秘密符合法定条件（笔者注：主要是反不正当竞争法第九条中的法定条件）的证据，包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和对该项商业秘密所采取的具体保密措施等。”[3]上述有关技术秘密构成法定条件中最难证明的是技术秘密“不为公众所知悉”。

所谓载体，有两层含义。第一层含义是指作为记载、存储技术信息的物理介质、空间或设备，例如U盘、图纸或笔记本等，第二层含义是指信息的表达方式，近似于著作权法中的“作品”的概念，例如信息适用人类可以理解的文字、声音、图像、图形、三维模型等形式表达的。原告应当提供记载或存储技术秘密的物理介质以及其可以被人类解读的表达形式。

“具体内容”是指通过解读载体上的信息，人类能理解该等信息所要表达的思想内容，该等思想内容应当是“指利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案”[4]，或者该技术方案中相对独立的技术要点。

“商业价值”是指有关信息具有现实的或者潜在的商业价值，能为权利人带来竞争优势的，应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“能为权利人带来经济利益、具有实用性”。[5]技术秘密现实或潜在的商业价值体现在两个方面：一方是是积极价值，即权利人可以从使用该技术秘密中获得积极的经济利益，“他人也可从其（技术秘密）披露或使用中获取经济价值”。另一方面是技术秘密的消极价值。例如，消极的技术信息中经试验证明是失败的技术方案，也具有现实或潜在的商业价值。因为在竞争对手知晓上述消极技术信息之后，竞争对手就可以避免重复无谓的试验、支出无谓的成本。因此，对消极技术信息进行保密，可能削弱竞争对手，因而给权利人带来竞争优势。

“保密措施”是指权利人对技术秘密至少采取了技术上和法律上的保密手段，上述手段一方面明确地表达了权利人禁止他人获取、披露、使用、许可他人使用该技术秘密的主观态度，另一方面也在客观上增加了他人获取该等技术秘密的难度。“人民法院应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素，认定权利人是否采取了保密措施。”[6]具有下列情形之一，在正常情况下足以防止涉密信息泄漏的，应当认定权利人采取了保密措施：（一）限定涉密信息的知悉范围，只对必须知悉的相关人员告知其内容；（二）对于涉密信息载体采取加锁等防范措施；（三）在涉密信息的载体上标有保密标志；（四）对于涉密信息采用密码或者代码等；（五）签订保密协议；（六）对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求；（七）确保信息秘密的其他合理措施。[7]

“不为公众所知”是指“有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得”。[8]具有下列情形之一的，可以认定有关信息不构成不为公众所知悉：（一）该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例；（二）该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得；（三）该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露；（四）该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开；（五）该信息从其他公开渠道可以获得；（六）该信息无需付出一定的代价而容易获得。

原告对其技术秘密不为公众所知悉具有证明责任。“同时，鉴于这一要件属于消极事实，原告对此的举证难度较大，因此可以根据案情适当降低证明标准，如采取优势证据规则衡量原告举证是否满足。审判实践中，可通过司法鉴定、由被告就该信息已被公众所知悉进行举证等方式降低原告的举证难度。需要注意的是，如果在穷尽所有的诉讼手段后，原告主张的信息是否“不为公众所知悉”仍处于真伪不明的状态，则应由原告对此承担举证不能的法律后果。”[9]

值得注意的是，审判实践中，由于是否“为公众所知”是专门的技术问题，因此依法可以针对技术秘密是否符合“不为公众所知”要件进行司法鉴定。但是，技术信息是否构成技术秘密，应由法官根据相关事实进行法律判断，故不能将技术信息是否属于技术秘密作为专门的技术问题委托司法鉴定。北京市高级人民法院《关于审理反不正当竞争案件几个问题的解答(试行)》(京高法发73号)第13条中表达了这样的观点：“能否委托鉴定部门鉴定信息是否构成商业秘密?答：某一信息是否构成商业秘密是在适用法律对事实进行认定后产生的结果，应由法院根据事实和法律作出判断，不宜委托鉴定部门鉴定。”《河南省高级人民法院商业秘密侵权纠纷案件审理的若干指导意见(试行)》第七条第6款规定：“人民法院只能就专业技术事实提出鉴定委托，权利人的技术、经营信息是否构成商业秘密，被诉侵权人是否侵权等不是委托鉴定的范围，应由人民法院根据相应证据做出判定。”

三、原告证明被告技术信息与其技术秘密相同或实质性相同

原告应当证明被告被控信息与其涉案技术秘密构成相同或实质相同，是指两造技术信息中的技术方案或独立的技术要点相同或实质性相同。此处的“相同或实质性相同”，虽然用语和著作权侵权判定中的“实质性相似加接触”的表达方式相似，但是内涵却有着本质的差别。著作权侵权判定比对的是表达方式是否实质性相似；技术秘密侵权判定比对的是思想内容，特别是两造完整的技术方案是否相同、技术方案中的技术要点以及各技术要点之间的关系是否相同。

《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。”根据上述规定，人民法院和各方当事人都有权根据必要原则委托鉴定机构，针对“涉案技术信息与权利人的技术信息是否具有同一性”进行鉴定。

四、原告证明被告针对涉案技术信息采取了不正当手段

在专利侵权判定中，被控侵权产品或方法落入了专利权利要求保护范围并不意味的侵权成立，因为原告还要证明被告从事了“为生产经营制造、使用、销售、许诺销售或进口”被控侵权产品的行为。

在技术秘密侵权案件中，单纯具有“涉案技术信息与权利人的技术信息是否具有同一性”的结论还不能认定被告侵权，原告还有义务证明被告存在下列侵权行为[10]：1.以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；2.披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；3.违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。4.第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施前款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

通过归纳上述内容可以将“使用不正当手段”的行为分为三类：1.未占有技术秘密的被告，通过违反商业道德的行为获取、披露、使用、许可他人使用受保护的技术秘密。2.合法占有他人技术秘密的人违反保密义务、披露、使用、许可他人使用受保护的技术秘密。3.非善意的第三人明知是技术秘密是“赃物”而获取、披露、使用或允许他人使用受保护的技术秘密的，以侵权论。

由于技术秘密需要符合秘密性、保密性的法定要求，该技术秘密既不为公众所知，又难以被公众所知，所以被告通过不正当手段获取、披露、使用、许可他人使用受保护的技术秘密的结果本身就能证明被告主观上有过错。进而，只要原告能证明被告存在上述“不正当手段”，其证明过程就基本上能满足《侵权责任法》中对认定侵权责任成立的要求。

五、被告证明其依法享有抗辩权

在民事诉讼中，可与原告侵权指控针锋相对的就是被告主张不侵权抗辩；一旦法院认定被告的抗辩权成立，原告在此前的一切努力几乎都告白费。

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释（2007）》第十二条规定：“通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第（一）、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。前款所称’反向工程’，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。”由此可见，司法解释至少为被告方规定了“自行开发抗辩”和“反向工程抗辩”。

除此之外，河南省高级人民法院商业秘密纠纷案件审理的若干指导意见（试行）（2005版）第二条第3款规定：存在下列情形，可以认定被诉侵权人享有合法使用权：（1）被诉侵权人自行创造、构思出与权利人相同的商业秘密。（2）从其他合法权利人受让的商业秘密。（3）在权利人疏忽情况下善意取得商业秘密。（4）商业秘密权利用尽，商业秘密的有形产品在市场流通过程中，被诉侵权人的获取、销售、使用行为。（5）被诉侵权人通过反向工程取得商业秘密。

从河南高院的指导意见中可以看出，除“自行开发抗辩”和“反向工程抗辩”外，该意见中的“从其他合法权利人受让的商业秘密”与专利法中的“合法来源抗辩”相似；“在权利人疏忽情况下善意取得商业秘密”与物权法中的“善意取得抗辩”相似；“商业秘密权利用尽”与专利法中的“专利权利用尽抗辩”相似。尽管河南指导意见不是司法解释，但是其中体现的法律原则，还是具有相当的说服力，从业者可以在实践中适当参考。

六、结论

技术秘密侵权民事诉讼中，侵权判定应按如下步骤进行：

1.发现、识别、证明被告涉嫌非法获得、使用、传播的技术信息的内容；

2.原告识别、确认本方被侵害的技术信息的数量和范围并作为起诉的权利依据；

3.原告证明其作为起诉权利依据的技术信息属于技术秘密；

4.原告证明被告技术信息与其技术秘密相同或实质性相同；

5.原告证明被告获得、披露、使用、许可他人使用涉案技术信息采取了不正当手段；

6.被告主张适用于本案的抗辩权。

[1]详见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007）第14条。

[2]详见《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2004）第1条。

[3]详见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007）第14条。

[4]详见《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2004）第1条。

[5]详见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007）第10条。

[6]详见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007）第11条。

[7]详见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007）第11条。

[8]详见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007）第九条。

[9]详见《江苏省高级人民法院侵犯商业秘密纠纷案件审理指南（2010年）》第2.8.2款。

[10]详见《反不正当竞争法》第9条。