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作者 | 刘名 上海知产法院
【案号】
一审：上海市普陀区人民法院（2016）沪0107民初12844号
二审：上海知识产权法院（2017）沪73民终289号
案情
原告恩梯恩公司系注册在第7类、第12类“NTN”系列商标的被许可人，经商标专用权人授权可以对侵害商标权及不正当竞争的行为提起诉讼。2006年12月16日，张某申请注册了域名“ntn-sh.com”，该域名ICP备案系被告勃曼公司，被告斯将利公司认可该网站系其经营。
恩梯恩公司“www.ntn.com.cn”网站和“www.ntn-sh.com”网站经比对：
1 恩梯恩公司的“www.ntn.com.cn”网站首页及其余网页左上方均突出使用“NTN®”标识，“www.ntn-sh.com”网站首页及其余网页左上方均突出使用“NTN”标识。
2 恩梯恩公司的“www.ntn.com.cn”网站首页顶端动态图片采用了蓝色背景，轴承图案，并闪烁“创造新的价值，以新技术连接世界的全球化精密仪器制造商NTN”字样。 “www.ntn-sh.com”网站首页顶端动态图片亦采用了蓝色背景，轴承图案，并闪烁“创造新的价值，以新技术连接世界的全球化精密仪器制”字样。
3 恩梯恩公司的“www.ntn.com.cn”网站网页左侧设置产品信息一栏，使用了诸多小标题，如微型多功能用轴承、汽车用各种轮毂轴承、引擎用张紧器/张紧轮、等速万向节等，并对每一类产品以文字和图片组合方式进行介绍。“www.ntn-sh.com”网站网页左侧相同位置亦设置产品信息一栏，使用的小标题均增加“ntn”字样，如ntn微型多功能用轴承、ntn汽车用各种轮毂轴承、ntn引擎用张紧器/张紧轮、ntn等速万向节等，同时删去部分产品，改变产品目录顺序。“www.ntn-sh.com”网页亦对每一类产品进行介绍，但使用的文字及图片与恩梯恩公司网页完全相同。
4 恩梯恩公司“www.ntn.com.cn”网站的主体色调为蓝色，在首页右侧设置了产品信息、技术支持、客户留言、友情链接、英特网销售系统、防伪标签查询系统六个栏目并配有图片。“www.ntn-sh.com”网站的主体色调亦为蓝色，在首页右侧相同位置设置了产品信息、技术支持、客户留言、友情链接四个栏目并配有图片，该图片与恩梯恩公司网站完全相同。
5 恩梯恩公司“www.ntn.com.cn”网站网页底部版权声明一栏标注“Copyright©2008 NTN Corporation All rights reserved”。“www.ntn-sh.com”网站网页底部版权声明一栏标注“Copyright©2010 NTN Corporation All rights reserved”。
原告认为被告恶意抢注NTN域名，并在网站上突出使用NTN商标，构成商标侵权及不正当竞争；恶意模仿原告网站并进行虚假宣传，攀附原告商誉，构成不正当竞争；三被告的商标侵权和不正当竞争行为严重损害了原告的合法权益及市场秩序为由向一审法院提起诉讼。
被告辩称，其销售的系正品，故不构成商标侵权与不正当竞争，请求法院驳回原告的诉讼请求。
审判
上海市普陀区人民法院经审理认为，三被告注册涉案域名，共同在使用涉案域名的网站上进行广告宣传，并在宣传中大量使用“NTN”的行为，均侵害了恩梯恩公司的涉案商标权，且三被告的上述行为属于攀附恩梯恩公司“NTN”的商誉、搭乘恩梯恩公司“NTN”商品的品牌便车，构成对恩梯恩公司的不正当竞争。
上海知识产权法院作出判决：
1 张某恶意注册、使用涉案域名，故意造成与原告提供的服务或网站相混淆，误导网络用户访问侵权网站，但鉴于该网站没有进行相关商品交易的电子商务，故不构成商标侵权，但构成对原告的不正当竞争。
2 三被告销售的商品虽然系正品，但在涉案网站突出使用NTN标识，指示了涉案网站经营者的身份，造成相关公众涉案网站经营者与恩梯恩公司有关的混淆和误认，故不属于对涉案商标的合理使用。
现因三被告的上述使用行为属于在网站经营者身份的服务类别上使用涉案标识，与涉案商标核定使用的商品类别既不相同亦不类似，故该行为尚不属于对涉案商标的侵权行为。但三被告仅是涉案商品的销售者，与恩梯恩公司之间不存在代理或关联关系，其未经恩梯恩公司许可网站上突出使用NTN标识，自称专业代理NTN轴承，使用了与恩梯恩公司网站完全相同的文字及图片的行为，明显违反了诚实信用原则和公认的商业道德，足以使相关公众产生涉案网站由恩梯恩公司经营，或者网站经营者经恩梯恩公司授权代理的混淆和误认，实质是通过攀附恩梯恩公司的商业声誉，夺取了本属于恩梯恩公司的交易机会，损害了恩梯恩公司的合法权益，构成对恩梯恩公司的虚假宣传等不正当竞争行为。
评析
一、正品销售商在网站上超范围使用商标的性质判定
在被控侵权人使用他人商标不属于对他人商标合理使用的情况下，并不能径直认为被控侵权人构成对该商标的侵权，而是应当根据《商标法》、《反不正当竞争法》的具体规定，分析确认该侵权行为的具体性质。
当今互联网时代，官方网站往往是一个公司展示企业印象、宣传产品的渠道。本案中的恩梯恩公司作为轴承的生产制造者，其在产品类别上注册了相应的“NTN”商标，并且在公司的网站上也使用了“NTN”商标进行宣传。根据《商标法》对商标使用的规定，将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为也可以认为是商标的使用行为。因此，公司网站作为展示产品的平台，在公司网站上的使用即为对于商品注册商标的使用。
这样的想法在判断商标“正当使用”、“三年不适用”等商标权人主动使用商标的问题上并无大的争议，但是在分析他人使用该商标是否构成侵权时，却遇到了重大分歧。商标侵权判定中的一个重要依据就是判断两个商标的使用是否在相同或类似商品、服务上。有种观点认为，既然商品的专用权范围除了包含在商品上使用，也包含将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，那么如果他人将权利人的商品商标用于网站宣传，那么自然应该落入到商标专用权人专用权的保护范围之内，而这种使用势必不存在商标正当使用的情形，应当认定为商标侵权行为。
笔者认为，这种观点有失偏颇，赋予商标权人专用权的意义在于连接商品与商品来源之间的关系，将商标权利人的提供的商品或者服务与市场上其他主体提供的商品或者服务加以区分。因此商标侵权中有个重要的概念就是“混淆”。混淆就是他人在相同或者类似的商品或服务商使用了与商标权人相同或近似的商标使得他人无法将商标权人提供的商品或者服务与他人提供的相区别。但是，即使是非正当性的使用商标，但如他人所出售的商品仍为正品时，这一连接并没有被割裂，商标所指功能并未受到破坏，相关公众也不会产生混淆，而此时如果认为该种行为系商标侵权行为与商标法的立法目的不符。
在他人使用商标权利人的商标作为自己网站的主要标识，相关公众产生混淆的点在于认为该网站系由该商标的专用权人或者与商标权人存在关联或授权的主体提供，认为自己如果和该网站主建立买卖合同，其一方面能够获得正牌商品，另一方面能够获得因建立买卖关系而带来的附随服务，如更快捷配送速度、更优质的售后服务等等。因此，如果网站主实际并未商品商标的持有人，其切断的并不是商品来源于商品之间连接，而是切断了销售这一服务提供者与该销售服务之间的联系，而由于该商标并未在服务类别上注册，可以说这是权利人的一个“未注册商标”，因此一般而言这并不能构成商标法意义上的侵权。
具体到本案中，恩梯恩公司的“NTN”商标核定使用的商品类别分别为第7类的轴承及零部件等，第12类的汽车零配件等。而张某、勃曼公司、斯将利公司突出使用NTN标识，指示了涉案“www.ntn-sh.com”网站由恩梯恩公司经营，或者网站经营者与恩梯恩公司存在商标许可使用等关联关系，指向的是涉案“www.ntn-sh.com”网站经营者的身份。因此，张某、勃曼公司、斯将利公司上述突出使用NTN标识的行为，应当认为是在表明网站经营者身份等服务类别上使用“NTN”标识的行为。而恩梯恩公司涉案“NTN”商标核定使用的商品类别与网站经营者身份的服务类别，既不相同亦不类似；相关公众对于涉案“www.ntn-sh.com”网站由恩梯恩公司经营或者经恩梯恩公司授权经营的混淆和误认，属于对服务来源的混淆和误认并非对“NTN”商品来源的混淆和误认，故张某、勃曼公司、斯将利公司上述突出使用NTN标识的行为，不属于对恩梯恩公司涉案“NTN”注册商标的侵权行为。
对于未正当使用商标的行为如果不能以商标侵权认定，如果这种行为落入了反不正当竞争法保护的范围中，则可以通过反不正当竞争法予以规制。如果将他人的商品商标作为自己网站上的主要标识，暗示自己即为商标权人或与商标权人存在关联关系，引起了公众对该网站经营者身份的误认，反不正当竞争法中关于虚假宣传的规制不失为一种解决该种行为的路径。
本案中，张某、勃曼公司、斯将利公司仅是涉案“NTN”商品的销售者，其与恩梯恩公司之间不存在商标许可使用等关联关系，张某、勃曼公司、斯将利公司未经恩梯恩公司许可在涉案“www.ntn-sh.com”网站的首页及每页左上方突出使用NTN标识；且在涉案“www.ntn-sh.com”网站上使用了与恩梯恩公司“www.ntn.com.cn”网站完全相同的首页顶端动态图片以及网站上产品介绍的文字及图片等；并在涉案“www.ntn-sh.com”网站上自称专业代理NTN轴承。张某、勃曼公司、斯将利公司上述行为，明显违反了诚实信用原则和公认的商业道德，足以使相关公众产生涉案“www.ntn-sh.com”网站由恩梯恩公司经营，或者网站经营者经恩梯恩公司授权代理的混淆和误认。张某、勃曼公司、斯将利公司上述行为，实质是通过攀附恩梯恩公司的商业声誉，夺取了本属于恩梯恩公司的交易机会，损害了恩梯恩公司的合法权益。因此，张某、勃曼公司、斯将利公司上述突出使用NTN标识、模仿恩梯恩公司网站并自称专业代理NTN轴承，应当认定为系对恩梯恩公司的虚假宣传的不正当竞争行为。
二、正品销售商将他人商标注册为域名未从事商品交易的构成不正当竞争
就现有法律规定而言，域名注册侵权行为涉及两个司法解释的规定，分别为《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称域名司法解释）和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称商标司法解释）第一条第三项的规定，其中域名司法解释规定，原告请求保护的民事权益合法有效；被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；被告对该域名的注册、使用具有恶意，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争。而商标司法解释第一条第三项规定将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易规定的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。
两部司法解释对于注册、使用域名的侵权行为规制有一定的重叠，但亦又各有侧重，对于商标侵权而言，并不考虑主观过错，一般认为只要落入了商标专用权的保护范围，就应当承担侵权责任，至于主观过错仅仅是判断是否承担赔偿责任时所考虑的因素。但由于反不正当竞争法系行为法，因此通过反不正当竞争法规制的侵权行为，则需要有恶意等主观要求，并且在该法的第五条就规定了判断恶意的几种情形。
在知识产权侵权领域，商标法系特别法而不正当竞争系一般法，不能落入商标法规制的行为，在必要时可以通过不正当竞争法予以规制。
侵权行为的判断因先考虑是否构成商标侵权，但根据法律的规定，落入商标法规制的域名侵权行为应当满足“通过该域名进行相关商品交易的电子商务”的要件，本案中的被告仅仅通过网站进行宣传，并不存在“通过该域名进行相关商品交易的电子商务”的事实，故本案侵权行为不宜认定为商标侵权。
其次，《域名司法解释》第四条中并没有对如何判定被控域名注册行为属于何种“侵权”或“不正当竞争”进行规定。对此，笔者认为，此时在判断被控域名注册行为的侵权性质时，应当根据原告的诉讼主张，以及针对原告主张侵权行为的法律规定的构成要件，进行综合判断，在既符合商标侵权行为法律规定要件，又符合《域名司法解释》规定要件的情况下，以商标侵权认定。在仅符合《域名司法解释》规定要件，不符合侵权行为法律规定要件的情况下，以不正当竞争处理为宜。
本案中，涉案域名所属网站提供的是商品信息、服务信息，故张某的行为仍属于为商业目的注册、使用与恩梯恩公司注册商标近似的域名，故意造成与恩梯恩公司提供的服务或者网站相混淆，不属于对“NTN”商品来源的混淆和误认，故本案中应当认定张某的行为构成不正当竞争。