合肥知识产权律师网
作者 | 臧文刚 南京知识产权法庭
基本案情
被上诉人（原审被告乙公司）系第3411873号“”、第1433291号“”、第3430592号“”、第6033870号“”、第6033871号“”5项注册商标的注册人。2014年7月24日，其与上诉人（原审原告甲公司）签订《商标权转让合同》，约定将上述5项注册商标所有权从乙公司名下转至甲公司名下，转让费405万元。2014年9月8日，基于案外人申请南京市江宁区人民法院查封涉案商标，影响了商标权的转让，甲、乙两公司又签订了《商标权独占许可协议》，约定乙公司将上述商标独占许可给甲公司使用，并将原《商标权转让合同》中约定的争议解决方式变更为仲裁裁决。甲、乙两公司签订涉案《商标权独占许可协议》时，明确注明该协议是涉案《商标权转让合同》的补充协议。2015年3月13日，南京仲裁委员会以（2014）宁裁字第621-13号裁决书确认涉案《商标权转让合同》《商标权独占许可协议》合法有效。2016年12月15日，江苏省高级人民法院作出（2016）苏民终928号判决，认定涉案《商标权转让合同》合法有效。2017年9月20日，最高人民法院作出（2017）最高法民申1756号裁定，认定涉案《商标权转让合同》合法有效。目前，涉案5项商标的转让尚未经商标局核准并公告，其中第3411873号“”、第1433291号“”、第6033870号“ ” ”3项商标的使用许可已报商标局备案。此外，在涉案《商标权转让合同》签订之前，乙公司已取得涉案5项商标权，且该5项商标权至今合法有效。
甲公司认为，其作为涉案商标独占使用许可合同的被许可人，有权限制和约束包括乙公司在内的市场主体在涉案商标权转让核准期间不得使用该商标。故针对乙公司在上述期间内涉嫌使用涉案商标的行为，甲公司提起侵害商标权之诉。
法院裁定
一审法院认为，甲公司目前并非涉案5项注册商标专用权人，其主张乙公司侵犯商标权不符合起诉条件，应予驳回。具体理由为：依据《中华人民共和国商标法》第四十二条第一款、第四款规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。本案中，涉案5项注册商标的《商标权转让合同》虽经生效裁判文书确认合法有效，但该5项注册商标的转让尚未经商标局核准并公告，甲公司作为受让人，尚不享有涉案5项注册商标专用权。同时，虽然甲公司依据《商标权独占许可协议》享有涉案5项注册商标的独占许可使用权，但其作为被许可人，无权以商标侵权为由起诉作为商标专用权人的乙公司。综上，甲公司既非涉案5项注册商标专用权人，亦无权以商标独占许可使用权人对作为商标专用权人的乙公司提起侵权之诉，故甲公司以乙公司侵犯商标权为由提起诉讼，不符合起诉条件。若甲公司认为乙公司行为构成违约，可另案起诉。故裁定驳回甲公司的起诉。
甲公司不服一审裁定，提起上诉。
二审法院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定，“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”本案中，甲公司提起的商标侵权诉讼从被告住所地及诉讼标的额来看，属于一审法院受理民事诉讼的范围并应由其管辖。而且，甲公司在民事起诉状中列明了具体的诉讼请求和事实、理由，故本案是否符合起诉条件的关键在于甲公司是否系与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织。
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款规定，“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼……”。本案中，第3411873号“”、第1433291号“”、第3430592号“”、第6033870号“”、第6033871号“”5项商标均在涉案《商标权转让合同》签订前获准注册并公告，且至今合法有效。从甲公司与乙公司签订的涉案《商标权转让合同》及《商标权独占许可协议》约定内容来看，甲公司就该5项商标既是商标权的受让方，又是商标独占使用许可被许可人，故其系与本案有直接利害关系的法人，有权以自己的名义就侵害该5项商标专用权的行为提起诉讼。至于其主张乙公司侵权的请求能否成立，系案件实体审理的问题，并不影响甲公司提起本案诉讼。故裁定撤销一审法院民事裁定，指令原审法院审理。
案件分析
本案主要涉及原告提起诉讼的适格性与正当性的审查标准问题。在提起诉讼阶段，仅需对诉的适格性进行审查，对于该诉是否正当，能否获得法院支持，并非案件受理阶段所应审查的问题，而是案件实体审理所需解决的问题。
本案中，从诉的适格性审查的角度而言，首先需要审查该案是否属于知识产权案件，是否属于受诉法院管辖，在确定该两点的基础上，再审查是否有明确的被告，是否有具体的诉讼请求和事实、理由等事项。最后，也是案件受理环节所应审查的关键，即原告与案件诉讼的利害关系。
在进行原告与案件诉讼利害关系的审查时，应当重点考虑以下两个方面的内容：
一是商标权的有效性。如果商标权转让合同约定的商标，仅系一项或几项尚未取得商标权的标识，则就注册商标专用权而言，合同当事人均不具有法律上的利害关系，均无权提起商标侵权之诉。如果合同约定的商标，被依法撤销或宣告无效，则合同当事人同样均不具有注册商标专用权意义上的利害关系，不能提起商标侵权之诉。
二是合同约定的具体内容。就商标权许可使用合同而言，商标的普通、排他、独占使用的被许可人虽然都有权使用商标，但从民事诉讼的角度而言，其与商标权之间的利害关系并不同质。就商标权转让合同而言，同样应该根据合同的具体约定内容，确定商标权的转让人、受让人与商标权之间的利害关系。通常而言，如果商标权转让合同约定，转让人将商标权的实体权利、诉讼权利等全部转移给受让人，并由受让人负责维护商标权的有效性等，则转让人往往不再关心已转让的商标权，此时受让人与商标权之间形成了较强的利害关系，应当赋予商标受让人对涉嫌侵害商标权行为独立提起诉讼的权利。相反，如果受让人为了降低自身受让商标权的风险，将支付合同价款的时间节点确定为商标行政管理部门公告受让人为商标权人之日，且由转让人在商标权转让期间保留商标的实体及诉讼权利等，则在商标权转让期间，受让人尚不能成为民事诉讼法意义上的利害关系人。
本案中，乙公司在签订涉案《商标权转让合同》之前即已取得相应的商标权，所涉商标至今合法有效，且从甲、乙两公司关于所涉商标的约定内容来看，甲公司有权就侵害涉案商标权的行为独立提起诉讼。在法律没有明确规定商标受让人不能就商标权人涉嫌使用商标的行为提起侵害商标权之诉的情况下，甲公司的相应诉权应当延及乙公司，至于乙公司作为商标权人的特殊身份是否可以成为甲公司侵权诉请的阻却事由，则应通过实体审理予以解决。