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作者 | 陈军 汪翰章 安徽天禾律师事务所
摘 要
我国专利法将职务发明定义为执行本单位任务或主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造，而《专利法实施细则》第十二条进一步明确了何谓“执行本单位任务完成的发明创造”，其中第三项作有如下表述：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”然而，由于该条款并未明确如何认定诉争专利与原单位技术之间存在相关性，故而在专利权属纠纷案件中，对该条款的适用面临着种种现实的问题。本文将结合相关司法案例，尝试对专利权属争议中的技术相关性问题进行解析，并就该问题的解决提出意见与思路。
关键词 | 专利权属纠纷 职务发明 技术相关性 三步法
一、专利权属争议中的技术相关性问题
我国《专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”而我国《专利法实施细则》第十二条第三项针对《专利法》所述职务发明有如下规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（三） 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”
然而在司法实践中，由于《专利法实施细则》并未明确何谓“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”，故对于该条款的适用标准并不统一，该条款的适用也因此面临着现实的问题。
二、审判实践对技术相关性问题的观点
（一）认定标准应当低于专利侵权认定标准
尽管司法实践中各地法院对于认定是否存在技术相关性的标准并不统一，但各地法院在司法实践中普遍认可，认定存在技术相关性的标准应当低于认定构成专利侵权之标准，即不要求用人单位的技术方案已经包含了诉争专利的全部技术特征。究其原因，主要在于发明创造通常表现为一个持续不断的过程，如果在认定技术相关性时采用与认定专利侵权相同的严苛标准，则会将部分主要基于原单位的技术方案与物质投入，但在员工离职之后方才形成的技术成果排除在职务发明的范围之外。而从《专利法实施细则》第十二条第三项在员工离职后仍然给予用人单位1年的期限来看，立法本意在于平衡用人单位与员工之间的利益，保障用人单位对技术方案研发的投入可以有切实的产出与收益，如果以认定专利侵权之标准作为认定技术相关性的标准，则与立法本意明显相悖。[1]
（二）诉争专利技术特征与用人单位技术方案基本相同——关于技术相关性认定标准的核心争议
审判实践中，关于技术相关性认定标准的争议，往往围绕诉争专利技术特征与用人单位技术方案是否基本相同这一要素展开。
1、持二要素观点的人民法院认为，认定存在技术相关性，仅要求具备以下两点要素：（1）被告原本职工作与诉争专利相关。（2）诉争专利与原告产品技术领域相同。
如上海市高级人民法院在（2014）沪高民三（知）终字第112号民事判决书中就相关问题作有如下分析：“本案中双方的争议焦点即在于，涉案已获专利权的发明创造，是否与胡松磊在鑫百勤公司任职期间的本职工作相关。从本案已查明的事实看，胡松磊在鑫百勤公司期间担任副总经理，其职责中即有负责管理技术部，且附有生产样图的多份销售合同均有胡松磊签名，故胡松磊在鑫百勤公司的本职工作与技术相关。而上诉人锦农公司亦认为鑫百勤公司所从事的业务，与涉案专利技术属相同或相似业务。《专利法实施细则》所规定的与原单位本职工作有关，并非要求系争发明创造系在发明人于原单位任职期间即已完成，而是将发明人离职后1年内作出的与原单位本职工作有关的发明创造的权利强制性规定归属于原单位，其主要目的在于保护原单位的合法利益。本案中，涉案专利与胡松磊在鑫百勤公司任职期间的本职工作显然有关，且涉案专利的申请在胡松磊从鑫百勤公司离职1年内即提出，其专利权依法应归属于鑫百勤公司。”[2]
又如山东省烟台市人民法院在（2017）鲁06民初11号民事判决书就该问题作有如下表述：“二是涉案专利的发明创造与马凤埠的本职工作有关、亦与金道成公司分配的任务有关。作为金道成公司的员工，马凤埠主要负责机械设备的技术研发和质量审核等工作。涉案专利产品作为金道成公司生产经营的产品之一，马凤埠对该产品的技术研发本身就属于本职工作。另外，马凤埠对涉案产品的研发也与其具体执行金道成公司分配的工作任务有关。金道成公司自2015年1月起就对ZLP630高处作业吊篮进行研发立项并明确该项目的负责人为马凤埠，2015年11月和2016年3月，金道成公司将研发成功的ZLP630高处作业吊篮产品向有关第三方企业进行了销售。而涉案专利产品，同样作为一款高空作业的检修平台，与金道成公司已研发生产的其他类型检修平台同属一类产品，无论是产品功能、用途、基本结构都十分相近，其技术方案的来源、设计构思、修改完善、技术经验等必然会受前述已研发产品的重要影响，涉案专利的发明创造与金道成公司制定的开发立项任务密切相关。”[3]
2、持三要素观点的人民法院认为，在二要素观点的基础之上，还应审查技术方案是否相同，即认定存在技术相关性应当满足以下条件：（1）被告原本职工作与诉争专利相关。（2）诉争专利与原告产品技术领域相同。（3）诉争专利技术特征与用人单位技术方案基本相同。
三要素观点亦已在审判实践中得到了部分法院的认可，如上海知识产权法院在（2017）沪73民初18号民事判决书内作有如下分析：“职务发明认定所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案并不要求相同，只要具有一定的关联性即可，在此关联性判断需综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决的技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性等因素，而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性，亦无需进行技术特征的一一比对。涉案专利技术系通过微创介入手术放置心脏瓣膜的输送装置的一个部件，属于医疗器械领域，该输送装置旨在通过内外管的配合移动来实现瓣膜的稳定连接和快速准确释放，通过手柄能够分别控制内管和外管的移动，其中涉案专利技术所涉该输送装置上的内管移动机构与内管、手柄相配合，实现对内管的快速准确移动操作。本院注意到，原告提供的多份证据显示其研发的经导管主动脉瓣膜输送系统包括导管和手柄，瓣膜可与内管相连，外管可移动包裹内管和瓣膜，操作手柄可实现外管的前进和后退；原告申请号为XX的“植入体输送系统”发明专利申请技术同样亦旨在通过旋转和推送两种手柄操作方式控制外管的前进和回撤。即涉案专利技术与被告王海山参与的原告公司的经导管主动脉瓣膜输送系统技术均属微创治疗心脏瓣膜技术领域，旨在解决的技术问题亦相同，均是实现快速、稳定、准确地植入心脏瓣膜，所采用的技术手段亦是通过手柄的控制实现内外管或外管的移动，故应认定涉案专利技术与王海山在原告处的本职工作具有较强的相关性。”[4]
而北京知识产权法院在其作出的（2016）京73民初79号民事判决书内则有如下表述：“关于原告北汽福田公司的电机控制器开发项目与涉案专利申请之间的关联性。原告北汽福田公司SVN数据库中的文件表明，北汽福田公司2013年8月6日形成的MIDI项目电机控制器零部件子系统技术规范，2013年10月29日形成的电机控制器硬件系统需求文档和2013年10月30日形成的MCU系统图均涉及涉案专利申请的主要内容，足以认定涉案专利申请是和北汽福田公司分配给张君鸿的工作任务有关的发明创造。
作为解决双方当事人之间权属民事纠纷的程序，本案遵循民事诉讼高度盖然性的证明标准，即如果经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在，而并不要求一方当事人提交的证据完整地展现涉案专利申请的全部内容。如上所述，原告北汽福田公司提交的证据能够证明涉案电机控制器开发项目系张君鸿在北汽福田公司本职工作中的工作任务，该项目中形成的技术方案涉及涉案专利申请的主要内容，且涉案专利申请的申请日在张君鸿自北汽福田公司离职后的一年内。”[5]
三、对于技术相关问题的进一步思考——探索一种具有较强可操作性的三步法认定路径
笔者同意三要素的司法观点，尽管《专利法实施细则》第十二条的立法目的在于给予用人单位一定的倾向性保护，但对于技术相关性的认定标准如过于宽松，则势必会挫伤员工离职后进行发明创造的积极性。在二要素的司法观点中，仅要求员工原本质工作与诉争专利相关，且诉争专利与用人单位技术方案所属的技术领域相同，事实上无法排除将员工自行研发的技术成果错误地认定为职务发明的可能性，尽管相关法律法规确定了1年的期限，但基于发明的多样性，该期限势必不足以支撑二要素观点下的宽松标准。
因此，为了在标注过于严苛与标准过于宽松之间寻求平衡，亦为了进一步平衡用人单位与员工的利益，对用人单位的技术方案与诉争专利进行比对有着现实的必要性。但针对比对结果，则无需适用认定专利侵权的严苛标准，而仅要求用人单位技术方案与诉争专利基本相同即可。
而为了进一步提高技术相关性认定标准的可操作性，即为了更为准确的适用一个相对统一的认定标准，笔者认为，认定存在技术相关性可以遵循如下的三步法步骤进行：
第一步：自诉争专利中剔除员工离职之后的发明点。
如前所述，《专利法实施细则》第十二条表达了一种倾向保护用人单位研发收益的立法目的，且技术或产品的研发往往是一个持续不断的过程。员工为形成诉争专利，而在用人单位技术方案的基础上进行了何种创造，不在技术相关性的审查范围之内。因此，诉争专利中存在着何种发明点，无法用于认定是否存在技术相关性，应当对其予以剔除。当然，如果该发明点恰与用人单位的技术研发成果相同，此时可直接认定诉争专利归属用人单位。
第二步：自诉争专利与用人单位技术方案中进一步剔除诉争专利申请日之前的公知技术。
由于用人单位技术方案的形成同样基于本领域公知技术，对于公知技术用人单位不具有垄断权，而诉争专利在形成的过程中同样会参考非专属于用人单位的公知技术。因此，在确定用人单位的技术研发成果是否为诉争专利所覆盖之前，必须对诉争专利申请日之前的公知技术予以剔除，从而准确界定用人单位技术方案与诉争专利之中，哪些技术特征可以用以确定用人单位的技术研发成果是否为诉争专利所覆盖。
需要说明的是，上述公知技术不包括诉争专利申请日前，用人单位已公开的技术研发成果。
第三步：着重考量员工离职前用人单位的技术研发成果是否为诉争专利所覆盖。
在完成前述步骤之后，诉争专利的余下部分即为其形成所依据的公知技术之外的技术方案。用人单位技术方案的余下部分为员工离职时所可能获取的有人单位技术研发成果，该技术研发成果性质包括两类，其一技术研发成果尚未公开；其二技术研发成果已公开。
对于第一类尚未公开的技术研发成果，如果诉争专利余下技术方案与之相同，此时认定诉争专利权属归用人单位较好理解，因两者具有极强的技术相关性。对于第二类已公开的技术研发成果，如果诉争专利余下技术方案与之相同，虽然员工有权使用，但鉴于保护用人单位的立法本意，此时仍认定两者具有相关性。当然，离职后一年内的限制，一定程度上平衡了用人单位与员工的利益。
参考文献
[1] 范静波.公司高级管理人员离职后所做发明创造的权属认定
[2] 上海市高级人民法院.（2014）沪高民三（知）终字第112号民事判决书
[3] 山东省烟台市人民法院.（2017）鲁06民初11号民事判决书
[4] 上海知识产权法院.（2017）沪73民初18号民事判决书
[5] 北京知识产权法院.（2016）京73民初79号民事判决书