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作者 | 詹姆斯·巴尼等
企业要探索潜力巨大的新市场，着实令人振奋，但如果准备不足，就可能会卷入法律诉讼中，并导致企业发展计划在早期阶段就搁置不前。对于想要在美国市场分一杯羹的外国公司而言，专利纠纷往往不可避免。为避免可能出现的灾难性局面，笔者提出以下建议，以期为企业提供参考。
一、谨慎开展尽职调查
首先，新进入某一市场的新成员常面临专利纠纷。有意忽视显而易见的风险，并非明智之举。因此，中国企业在进入美国市场前，至少应开展适当的尽职调查。一般而言，尽职调查团队通常由研发工程师、内部专利代理人或专利律师、法务部成员、营销人员组成，有时也有外部美国专利律师参与。其中，营销人员了解美国市场的主要竞争者；内部专利律师、法务部或外部律师可帮助收集竞争者的诉讼历史，并了解其专利诉讼行为；专利律师可对竞争者的美国专利和专利申请进行分析和鉴定；研发工程师了解产品的技术特征，可协助内部专利律师确定专利是否涵盖产品的某些特征。有时，公司内部团队在处理专利纠纷过程中，往往通过专利分析之后会发现大多数竞争对手的相关专利并不构成威胁。但碰到棘手情况时，企业则需要积极寻求外部律师的帮助，涉及美国专利法实质性问题（例如专利权利保护范围或等同性原则下的侵权）时尤为如此。此外，对于那些动辄就提起专利诉讼的竞争者，企业应当谨慎对待，并深入研究和分析其专利组合状况。
在专利诉讼中，如果企业被判专利侵权，通常会面临赔偿。赔偿额是根据专利所有人损失的利润和/或合理的专利许可费进行计算的。想要被告赔偿公司的损失，专利所有人必须证明被告侵权行为确实是导致利润损失的原因，而这一点通常很难证明。相比之下，以合理的专利许可费判定赔偿金额更为常见。合理的许可费的计算基于很多事实因素，譬如：剩余的专利权期限、专利特征能否影响整个产品或组件、专利特征是否是促进销售的因素、产品的价格和利润、其他专利许可、行业内类似的专利许可、专利所有人和被告之间的竞争性关系等。这部分专利分析涉及大量信息，需要团队成员进行大量证据分析，成本颇高。
有时，法院会发布禁令，比如要求侵权人停止特定市场活动（例如产品制造及销售）。这些禁令对较为重视美国市场的公司的影响可能比单纯的经济赔偿要严重得多。企业尤其需要注意的是商业展会上的“临时禁令”（TRO）。TRO虽不常见，却能给企业带来毁灭性的后果。包括中国公司在内的很多公司常常在展销会上推介产品，寻求潜在客户。如果专利所有人认为某参展商在展销会上的活动侵犯其专利权，专利所有人可向美国法院呈交诉状，申请法院发布TRO，禁止参展商在展销会上展示产品。在发布展销会TRO后，法院可能在一日内作出判决。在这种情况下，留给参展商（被控侵权人）反应的时间少之又少。甚至，法院可能在尚未通知被控侵权人的前提下发布TRO。如果法官认为无需发布通知，参展商甚至无从提前知晓已发布TRO。当TRO的申请成功后，专利所有人会协同美国联邦警察在展销会上展示法院禁令、强制没收参展产品或者关闭参展商展位。对原告而言，TRO的好处不言而喻；对被告而言，其后果不堪设想——参展商在展销会上花费巨资，结果一无所获，而且由此带来的许多公关影响也可能造成恶劣后果。
另外，企业可能也需要为他人的侵权行为承担法律责任。根据美国专利法的相关规定，任何未经授权制造、使用、许诺销售或销售发明专利的行为均构成专利侵权。这表示，公司或个人如有上述行为，就可能要承担侵权责任。譬如，终端用户如果侵犯了专利权，销售商可能需要承担侵权责任。供应商与买方签订合同时，通常会承诺为买方承担专利侵权指控的责任。向买方销售产品前，企业需要审慎拟定合同并仔细检查，了解合同是否会因为买方将产品带入美国市场给自己带来问题。
二、接受适当法律风险
对律师而言，法律上最安全的行为应该不存在任何风险，但是，这在商业领域却行不通。企业需要认识到商业行为肯定伴随一定程度的法律风险，要能够接受适当的法律风险，并制定应对和预防措施。例如，在初步专利调查后，若公司内部团队仅识别出部分专利存在风险，建议聘用合格的美国专利律师，对专利资产做一次更彻底的分析，必要时，可拟定非侵权或专利无效意见，消除故意侵权的潜在指控。
有时，从商业角度看，企业规避某些风险的成本过高，采取这些规避措施显得不切实际。此时，公司应准备好承担相应风险，采取合理、实际的措施。例如，有时企业的产品可能涉及成千上万件专利。无论从人力还是财务资源角度来说，彻底调查每一件专利并不现实。在此情况下，企业承认并接受专利侵权风险，并将其考虑为商业成本的一部分，可能更为合理。
即使在专利数量更易掌控的条件下，某些专利对企业来说，也可能存在相当的挑战性。例如，当企业存在专利侵权风险时，规避设计是一种常见做法，但是很多时候，不可能做到100%的规避。即便是企业认为比较安全的规避设计，专利所有人或许仍然可以提出合理的侵权理由。笔者看来，彻底关闭相关功能有时候可能是唯一能彻底解决问题的规避方案，但是从商业角度看，这又未必是最合理的做法。在进行规避设计时，企业必须考虑研发成本、产品发布延迟带来的影响、新设计可能导致的用户体验问题等。如果企业遇到某些有挑战性的专利而找不到较为理想的规避方案或者专利无效理由时，其可以主动与专利所有人进行沟通并获取专利许可，以避免侵权风险。企业在考量这些规避的成本因素时，必须与专利侵权的可能性、一旦侵犯了专利权需要付出的代价（即赔偿或者禁令）相权衡，从商业上决定企业是否能够接受专利侵权的风险，在法律风险较低时优先考虑商业因素。
总体来看，美国专利体系对进军美国市场的中国企业是把双刃剑。如果不熟悉美国专利法的细微差别，中国企业很可能陷入不可预知的风险泥潭中。通过审慎规划，中国企业可充分利用美国专利体系，赢得竞争优势。