合肥知识产权律师网
作者 | 何放 陈超 金杜律师事务所
侵害商业秘密类的案件中有相当一部分是技术秘密类案件。 相较于其他类型的侵权案件，技术秘密侵权纠纷在法律适用和事实认定方面均难度较高，本文旨在从商业秘密的固定、商业秘密的法定构成要件和商业秘密的内容对比等几个方面简要阐述被控技术秘密侵权时的抗辩要点, 并可作为该类案件被告的参考避险指南。
指南1 技术秘密侵权的被告方在应诉时首先即应当审查并挑战原告是否提交了商业秘密的载体。
《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“不正当竞争案件司法解释”）第十四条规定：“当事人指称他人侵犯商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同，对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。其中，商业秘密符合法定条件的证据，包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和该项商业秘密所采取的具体保密措施等。”其中，商业秘密的载体也即其作为证据提交给法院所应当具备的形式，例如图纸、报告或代码等。
在爱立曼电子科技（杭州）有限公司诉被告杭州易摩移动通讯技术有限公司等商业秘密侵权纠纷一案中，原告主张，其事务机密、生产技术机密、研究发明成果、研究调查结果、或资讯软件等符合商业秘密的法定构成要件；但法院认为，原告未提供有效证据证明其主张的商业秘密是否存在，致使法院无法界定其所主张的商业秘密的内容及保护范围，亦未提供有效证据证明被告共同实施了侵犯其商业秘密的行为，从而驳回了原告的诉讼请求。[1]
因此，原告所提交的证据首先应当符合“载体”的要求。技术秘密侵权被诉方首先即应当审查原告是否提供了图纸、报告或代码等技术秘密载体，如果没有，则应向法院提出无法证明原告所诉之技术秘密是否存在、不能确定所诉技术秘密的内容及保护范围的抗辩。
指南2 被告方应当要求原告明确所诉技术秘密的具体内容。
具体内容和载体是两个不同层次的要求，是指技术信息中与公知技术相区别的技术点。被告方要求原告明确所诉技术秘密的具体内容，是一个使原告所称之“技术秘密”的内容由概括变得具体、由多变少、再与公知技术进行划界的过程，直至将原告所称之“技术秘密”归纳为一个一个的技术点。只有准确确定技术点，案件审理对象才能明确，后续的非公知性鉴定和同一性鉴定才能顺利进行。
就非公知性鉴定而言，被诉方需要注意鉴定应当针对相对具体的技术点进行而非针对原告所称之全部“技术秘密”；否则，若鉴定机构在鉴定前不进行公知技术检索，鉴定专家面对混杂着众多公知技术的技术点时，往往会出于保守而基于其通常认知作出一个放之四海而皆准的鉴定结果，例如“控制系统中各个元器件的连接关系、具体结构、参数以及技术要求构成的整体应当认定为非公知技术信息”。
就同一性鉴定而言，被诉方需要注意鉴定应当针对区别于公知技术的秘密点进行，而不应当针对囊括了公知技术的技术点进行，否则可能会得出完全不同的结果。例如，原告主张的技术信息包括特征A+B，被控侵权信息包括特征A+C，如果A是公知技术，B、C是非公知信息，在不剥离公知技术的情况下，有可能因为特征A相同而得出二者具有同一性的结论。而如果B和C是公知技术，A是非公知信息，则在不剥离公知技术的情况下，有可能因为特征B、C不同而得出二者不具有同一性的结论。
司法实践中，法院对于这一问题的拿捏并不一致，仍然有直接将原告所提交的各种图纸或全部技术内容作为委托鉴定对象的情况，被诉方在此类案件中尤应注意公知性鉴定应针对具体的秘密点，且同一性鉴定应当针对非公知的技术点，即不为公众所知悉的技术点进行。
指南3 被告方应审查原告所提交的技术信息是否符合商业秘密的法定构成要件。
原告所提交的技术信息需符合法定的构成要件才能成为合法的诉讼权利基础。《反不正当竞争法》第九条第三款规定：“本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。”即商业秘密应当具备秘密性、实用性和保密性三个要件。司法实践中争议焦点主要集中于秘密性和保密性两点。
就秘密性而言，被诉方应当依据不正当竞争案件司法解释第九条的规定，审查及挑战原告所诉之技术信息是否“不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得”。该解释第九条具体列举了“普遍知悉”和“容易获得”的情形。“普遍知悉”包括该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例；该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露；该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开；该信息从其他公开渠道可以获得。“容易获得”则包括该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得；该信息无需付出一定的代价而容易获得。
我们认为，该解释第九条对“普遍知悉”和“容易获得”的列举并非穷尽列举，技术秘密侵权案件被告还可尝试以被诉技术信息的“易被反向工程性”挑战其秘密性。但需注意，“易被反向工程性”是否能否定原告技术信息的秘密性，中外司法实践的操作并不一致。美国联邦第三巡回上诉法院在SI Handling Systems诉Heisley侵害商业秘密一案中指出，“很清楚，根据宾夕法尼亚州法律，如果CARTRAC易通过实施反向工程而获得，无论上诉人是否实施过此类活动，（该技术）都不能获得商业秘密的保护”。[2]而在张同洲侵犯商业秘密一案中，法院则明确指出“反向工程强调的是实际进行过的反向工程行为，而不是可能性”。[3]
另外，技术秘密侵权案件的被告还可尝试提出“记忆抗辩”，即如果员工对在原单位工作实践中学习到的信息进行必要的抽象、归纳，从而转化为员工自己的一般知识、经验和技能，应当允许员工在新的岗位中运用，不构成侵占商业秘密的诉因；而对在原公司接触到的属于公司要求保密的具体经营信息则应当承担保守秘密的义务。美国法院曾在Pittsburgh Cut Wire公司诉Sufrin侵害商业秘密一案中就指出，“一个人在受雇佣过程中获得的才能、技能、机敏、动手和心智能力，以及其他主观知识不归雇主所有,除非该雇员与雇主达成了限制性约定,该雇员有权使用并扩展前述知识”。[4]
指南4 被告方应当着重抗辩其技术信息与原告所诉之技术秘密不相同且不实质相同。
明确了原告的权利基础，判断侵权与否的关键即在于商业秘密的内容比对。依据不正当竞争案件司法解释第十四条的规定，此处构成侵权的对比结果应为“相同或者实质相同”。
从侵权判定标准来看，商业秘密侵权判定的标准可以归纳为“相同或实质相同+接触-合法来源”，我们认为在原告主张的技术信息与被控侵权技术信息不同的情形下，依据何种标准判断是否构成实质相同应当考虑该技术信息的得出过程是否被外部因素制约，例如是否受到行业标准的制约、是否受到该领域客户的普遍要求的制约、是否受到和已有产品相互兼容的制约。换言之，对于技术信息的得出仅为有限解的情形，被告方应当要求法院放宽认定实质相同的标准。
综上，被诉方在技术秘密侵权案件中应当把握原告及被诉技术信息的实质，从技术秘密的形式要件、法定构成要件以及技术秘密比对方法和原则等角度进行抗辩避险。
感谢实习生周坤对本文的贡献。
注释
[1] （2005）杭民三初字第240号
[2] SI Handling Sys. v. Heisley, 753 F.2d 1244, 1262 (3rd Cir. 1985)
[3] 青岛市市南区人民法院（2005）南刑初字第439号、青岛市中级人民法院（2006）南刑二终字第4号
[4] Pittsburgh Cut Wire Co. v. Sufrin, 350 Pa. 31, 35 (Pa. Super. Ct. 1944)