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作者 | 林鸿姣 北京知识产权法院
2017年4月20日，北京市高级人民法院修订发布了《专利侵权判定指南（2017）》（简称2017指南），其中137-143条涉及现有技术抗辩的一些规定，笔者不揣浅陋，尝试解读一二。
137、现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。
现有技术抗辩，是专利侵权案件中常见的抗辩理由之一，是被控侵权人针对专利权人依据专利权提出的停止侵害、赔偿损失等请求权的一种防御性主张，以求阻却请求权的效力。现行的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”此即现有技术抗辩制度的法条基础。
在诉讼中，现有技术抗辩须以当事人的明确主张为前提，当事人未提出现有技术抗辩的，法院并不依职权而主动审查。而且，在提出现有技术抗辩时，当事人必须明确被控侵权技术实施的系哪一项具体的现有技术方案，而不能笼统地仅主张实施的是现有技术。
那么，现有技术抗辩在什么条件下能够成立？
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称专利侵权解释一）第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”从该条可见，现有技术抗辩成立的要件有两个：一是使用一项现有技术进行比对；二是被控侵权技术方案与现有技术方案的技术特征应当相同或者无实质性差异。
虽然最高人民法院在上述司法解释中的用词为“一项现有技术方案”，但实践中通常亦允许将一项现有技术方案与所属领域公知常识进行简单组合的情形。如最高人民法院公报案例苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司诉南京普天通信股份有限公司、苏州工业园区华发科技有限公司侵犯专利权纠纷一案[1]中，二审法院即认为：可以对前述司法解释第十四条的适用作谨慎地扩张，即在一份对比文献中记载的一项现有技术方案结合公知常识简单组合的基础上，认定现有技术抗辩成立。《最高人民法院副院长奚晓明在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话——能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展（2010年4月）》中亦指出：“要准确适用现有技术抗辩规则……允许以一份对比文献中记载的一项现有技术方案与公知常识的简单组合主张现有技术抗辩。”目前最高人民法院以及北京和上海两地高院均采此观点。
关于技术特征，则不仅包括两项技术方案技术特征相同的情形，也包括等同的情形。北京市高级人民法院知识产权庭认为，等同原则是专利权人的“茅”，现有技术抗辩是被控侵权人的“盾”，既然允许专利权人通过等同原则将专利权保护范围扩大到等同的程度，出于公平对等起见，也应当允许被控侵权人将现有技术扩张到同样的程度，故现有技术抗辩的“等同”与等同原则中的“等同”应当具有一致的内涵。[2]最高人民法院在盐城泽田机械有限公司与盐城格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审申诉一案[3]中也认为，现有技术抗辩的审查方式是以专利权利要求为参照，确定被控侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。可见，前述司法解释第十四条中的“无实质性差异”与“等同”应当具有相同的涵义。
应当指出的是，现有技术抗辩成立的结果是认定被告不构成侵权，不承担相应的侵权责任，而非否定涉案专利权的效力。
138、现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保护范围内的非公有技术，还包括专利权人拥有的其他在先专利技术；但是，根据专利法第二十四条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为现有技术援引用于抗辩。
141、对于依据2008年修订的专利法实施之前专利法规定申请并获得授权的专利权，其现有技术或现有设计应当依据修改前专利法的规定确定。
2017指南中的上述两条规定均是与现有技术的确定相关的内容，在此一并予以阐述。
2008年专利法修改之前的2001年专利法中，并未对“现有技术”给出定义；仅在当时《专利法实施细则》的第三十条规定：“专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权日的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。”2008年修改专利法时，明确引入了“现有技术”的定义，该法第二十二条第五款规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
2017指南中采用了与现行2008年专利法相一致的关于“现有技术”的表述。然而，从相关法律规定的沿革可见，2008年修改前、后的专利法所确定的“现有技术”的范围是不同的。依据修改前专利法的规定，现有技术的类型包括两种：一种是通过国内外出版物公开的；另一种是除出版物公开之外的所有在国内公开的行为。而修改后的专利法则扩大了现有技术的范围，将在国外以非出版物方式公开的技术亦纳入了现有技术的范畴。因此，在专利侵权案件的审理中，须以新、旧专利法的实施日以及涉案专利的申请日为判断基点，确定所适用的现有技术，即：对于依据修改之前的专利法申请并获得授权的专利权，适用修改前专利法中现有技术的规定，即仅包括通过国内外出版物公开以及以其它方式在国内公开的行为，而不包括在国外以其他方式公开的行为；对于依据修改后专利法申请并获得授权的专利权，则适用修改后专利法中关于现有技术的规定，即包括国内外的所有公开方式。
关于构成现有技术的有关技术内容，应当在申请日以前已经处于公众能够获得的状态，英文里的相应表述是available to the public。应当注意的是，处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形。然而，如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术内容，这些技术内容也就构成了现有技术的一部分。
对比北京高院2013年版指南，2017指南增加了“既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保护范围内的非公有技术，还包括专利权人拥有的其他在先专利技术”的内容。对此其实也比较好理解。如前所述，现有技术指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，则其仅以是否在日前已公开为要件，而不论是否进入公有领域并可以自由使用。因此，现有技术不仅包括已经进入公有领域，任何人都可以自由使用的现有技术，即自由现有技术，例如发生专利侵权纠纷时已经超过专利权保护期限的专利技术，以及非专利技术；也包括虽然公开但并不是任何人都可以随意使用的现有技术，例如发生专利侵权纠纷时尚处于专利保护期内的其他专利权人的专利技术，或者原告尚处于保护期内的其他专利技术，即非自由现有技术。
对于自由现有技术，由于其已经属于公有领域，任何人均可以自由实施，当然不构成侵犯专利权，对此不存在什么争议。而对于非自由现有技术，既然有关技术方案尚处于有效专利权的控制之下，为什么允许援引其作为现有技术进行不侵权抗辩呢？这是因为：如果被控侵权人实施的是其已经取得合法许可的专利权，自然没有理由认为其不能援引用作现有技术抗辩。如果被控侵权人实施的是其未取得许可的专利权，其实施行为虽然构成了对相关专利权的侵犯，但是，侵犯专利权的行为是一种民事侵权行为，实行的是当事人请求原则，因此是否主张应当由被实施专利权的权利人决定，而不能由其他专利权人代为主张。也就是说，允许被控侵权人以非自由现有技术进行现有技术抗辩，并不意味着承认被控侵权人未经许可实施该非自由现有技术的行为是合法行为，只不过此时应当由该非自由现有技术的权利人另案提起诉讼来追究被控侵权人的侵权责任。
此外，2017指南还增加了“根据专利法第二十四条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为现有技术援引用于抗辩”的内容。针对申请人在申请日之前的六个月内在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出其发明创造或者在规定的学术会议或者技术会议让首次发表其发明创造的，以及他人未经同意而泄露其内容的，尽管有关发明创造在申请日之前已经为公众所知，但是专利法第二十四条针对上述情形规定了新颖性宽限期，明确了上述行为不影响随后提出的专利申请的新颖性，这是专利法为专利申请人提供的例外规定。因此，从维护专利法一致规定的角度出发，不能以有前述行为作为证据主张现有技术抗辩。被控侵权人在申请日之前已经开始实施通过上述方式公开的发明创造或者已经做好实施的准备的，只能依据专利法第六十九条第（二）项的规定进行先用权抗辩。
142、抵触申请不属于现有技术或现有设计，不能作为现有技术抗辩或现有设计抗辩的理由。被诉侵权人主张被诉侵权技术或被诉侵权设计与抵触申请相同的，可以参照本指南第137条或第139条的规定予以处理。
抵触申请是专利授权审查中常见的概念，主要用来审查专利申请的新颖性，它是指：由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中，由于其也可以损害专利申请的新颖性，故构成了该专利申请的抵触申请。专利侵权诉讼中的抵触申请应具有相同的涵义。
从上述抵触申请的涵义可见，由于其公开日在涉案专利申请日之后，因此不属于现有技术，也就无法援引作为现有技术进行抗辩。然而，现有技术抗辩制度的法理基础在于授予专利权的发明或实用新型必须具备新颖性和创造性，由于职权分离主义原则的影响，专利侵权诉讼中法院不能直接评判专利权的有效性，但是基于诉讼经济的考量，为了“及时化解纠纷、减少当事人诉累”，才引入了现有技术抗辩制度。而抵触申请同样能够损害在后申请专利的新颖性，故被控侵权人应当有权利主张其实施的是抵触申请，并以此作为不侵权的抗辩。最高人民法院在浙江乐雪儿家居服务器有限公司与陈顺弟、何建华、温士丹侵犯发明专利权纠纷一案[4]中即认为：乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的实用新型专利的申请日早于涉案专利申请日，授权公告日晚于涉案专利申请日，故不构成现有技术，但依法构成抵触申请，由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请的技术方案主张其不构成专利侵权时，应当被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。
特别需要指出的是，2017指南明确了抵触申请抗辩成立的标准为：被诉侵权技术“与抵触申请相同的”。而在北京高院此前的2013年指南中，其相应的表述为“属于抵触申请的”。上述调整反映出北京高院的相关观点有了变化。如北京高院知识产权庭在对2013年指南所作理解与适用中认为，《专利审查指南》第二部分第三3.2.1-3.2.5节“新颖性判断中几种常见的情形”也应属于运用抵触申请进行抗辩时考虑的因素，而不能仅限于“被控侵权技术方案与抵触申请中记载的技术方案相同”这一种情形。[5]然而在2017年指南中则明确规定为“与抵触申请相同的”，可见其观点已经发生了变化。
143、审查现有技术抗辩是否成立，应当判断被诉落入专利权保护范围的技术特征与现有技术方案中的相应技术特征是否相同或等同，而不应将涉案专利与现有技术进行比对。
在侵犯专利权纠纷案件中，通常的审理方式是将被控侵权技术方案和涉案专利进行比较，从而得出是否侵权的结论。而在对现有技术抗辩成立与否进行审查时，则存在两种具体比对路径的选择：一是仍然先将被控侵权技术方案和涉案专利进行比对，审查被控侵权技术方案是否落入涉案专利的保护范围；如果落入涉案专利保护范围，再对被控侵权技术方案和现有技术进行比对，审查现有技术抗辩是否成立。另一种是优先判断现有技术抗辩是否成立，只有在现有技术抗辩不成立时，才审查被控侵权技术方案是否落入涉案专利保护范围。在这两种路径的选择上曾经有过不同的观点。
2001年最高人民法院知识产权庭在《关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案的函》中指出：不论神电公司技术与王川专利是否相同，在神电公司提出公知公用技术抗辩事由的情况下，只有在将神电公司技术与公知公用技术进行对比得出否定性结论以后，才能将神电公司技术与王川专利进行异同比较。2012年最高人民法院在盐城泽田机械有限公司与盐城格瑞特机构有限公司侵犯实用新型专利权纠纷申请再审一案[6]中再次强调：在审查现有技术抗辩时，比较方法应是将被控侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。可见，最高人民法院认同第二种路径。北京高院也认为：现有技术抗辩不需要以被控侵权技术方案落入专利权保护范围为前提，故现有技术抗辩的适用可优先于相同或等同侵权的特征比对。2017指南坚持了相同立场。
最后需要强调的是，在对现有技术抗辩进行审查时，并不需要对被控侵权技术方案与现有技术的全部技术细节进行一一比对，而是以涉案专利权利要求所记载的技术特征为指引，提取被控侵权技术方案中的相应特征，并将其与现有技术方案中的对应特征进行比对，判断其是否相同或等同。因此，现有技术抗辩的成立，并不要求被控侵权技术方案与现有技术完全相同、毫无差异，对于被控侵权产品中与专利权保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑。
注释：
[1]江苏省高级人民法院（2007）苏民三终字第0139号民事判决书。
[2]北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南〉理解与适用》，中国法制出版社，2014年9月第1版，第581页。
[3]最高人民法院（2012）民申字第18号民事裁定书。
[4]最高人民法院（2013）民提字第225号民事判决书。
[5]北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南〉理解与适用》，中国法制出版社，2014年9月第1版，第589页。
[6]同注释[3]。