合肥知识产权律师网
作者|陶冠东 上海知识产权法院
摘 要：现有技术抗辩是被控侵权人对抗专利权人权利主张的重要手段，其理论基础是专利权的保护范围不应包括现有技术。现有技术虽然处于公知领域，社会公众想知即可知，但并非必然处于公用领域，其中部分现有技术可能是有效状态的专利技术，也就是非自由现有技术，包括被告在内的社会公众使用时仍然有可能需要承担相应的法律责任。在审案件的被告在引用该种现有技术抗辩时，需要面对不可知的法律风险，同时也会对案件的审理进程带来一定的影响。
根据是否可以自由使用的法律状态，现有技术抗辩中可以据以援引的技术可以分为自由现有技术和非自由现有技术，前者已进入公有领域，包括被告在内的任何人均可自由使用；而对于后者，亦即非自由现有技术，被告引用其作为现有技术抗辩时，则需面对不同于前者的法律问题。
非自由现有技术的认知
对于被告或者说其他任何社会公众来说，非自由现有技术的体现主要体现在法律上，该技术在法律上处于不能自由使用的状态，如果使用则需要经过非自由现有技术权利人的许可，否则便应承担相应的法律风险，这种风险可能来自其他主体，也可能来自原告。所谓法律风险，是指非自由现有技术处于专利权保护期内，未经专利权人许可，任何人不得实施制造、销售、许诺销售或者进口等行为，否则便应承担相应的民事责任。就非自由现有技术的权利主体来说，或者说任何技术的权利主体来说，无外乎原告、被告和案外人。对于非自由现有技术的引用存有争议，认为被告不能引用。[1]对此问题，北京市高级人民法院在其2013年发布的《专利侵权判定指南》（以下简称指南）中并未明确规定，但在随后出版的《<专利侵权判定指南>理解与适用》有编写者有倾向性意见，认为非自由现有技术也应当可以作为现有技术予以引用。2017年，北京市高级人民法院再次发布了新的《专利侵权判定指南》，在138条中明确指出，“现有技术……也包括尚处于专利权保护范围内的非公有技术，还包括专利权人拥有的其他在线专利技术……”。[2]
事实上，无论是专利法第六十二条，还是最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第十四条，都未对现有技术进行一定的区分，现有技术抗辩虽然属于法律问题，但是否属于现有技术则是事实问题，以申请日为限，早于申请日的公知技术，无论是否包括被告在内的社会公众是否可以自由使用，均应属于现有技术，被告的引用不应在法律上，进而言之，不应在案件审理中予以区别对待。在作为专利法及相关司法解释都未对现有技术加以区分对待的情况下，自由现有技术与非自由现有技术的区分在实体上并不会带来法律风险，法院不会因被告使用的现有技术属于非自由的，而判令其承担相比于自由现有技术更为不利的法律后果。如果说法律风险，那么引用非自由现有技术带来的风险并非来自于在审案件，而是案外因素。
非自由现有技术权利主体的区分
从北京市高级人民法院发布的2017年指南来看，非自由现有技术的持有者可以是他人，亦即案外人，也可以是专利权人，亦即在审案件原告。权利人的身份不同，所需面临的情形亦应加以区分，当然无论是案外人还是原告，对于在审案件来说，所对应的法律后果并无实质性区别，换而言之，现有技术抗辩成立，被告无需承担任何民事责任，如果不成立，被告便应承担相应民事责任。以是否取得非自由现有技术权利人许可为限，被告所应面对的问题各有不同。
在案外人是非自由专利技术的权利人的情况下，如果被告取得了权利人授权许可，在现有技术抗辩成立的情况下，被告既不需要在在审案件中承担任何法律责任，也无需担心由于现有技术抗辩的引用，后续可能面临的法律风险。如果未经权利人授权许可，无论现有技术抗辩是否成立，都可能面临非自由现有技术权利人的所可能提起的权利主张。被告未经许可使用费自由现有技术，从法律本身的规定来说，应当承担相应的责任，但无论是在审法院，还是在审案件原告，都无权代替非现有技术的权利人主张权利，法院作为司法机关，应处于被动地位，奉行不告不理的司法理念；而在审案件原告，既不是非自由现有技术的权利人，亦没有因此承受损失，不存在向被告主张权利的基础。在此情况下，被告面临的法律风险更多地是来自于在审案件原告，由于侵权主张不成立对被告产生的愤恨心理，进而向非自由现有技术的权利人通报，使得被告承受可能发生的侵权诉讼。
在非自由专利技术的权利人是在审案件原告的情况下，如果被告取得了原告该项技术的授权许可，现有技术抗辩成立，虽然权利人是原告，由于已经取得了授权许可，自然无需承担法律责任。如果未经原告授权许可，那么面临难题的不仅仅是被告，还有法院。对于被告来说，在审案件中的自认，尤其是经过了技术比对后，现有技术抗辩不成立，则需承担侵权责任；而现有技术抗辩成立，对于被告而言，亦非幸事，无论是基于专利技术还是非自由现有技术，权利主体都是原告，都可以据以向被告主张权利，要求其停止侵权、赔偿损失和其他民事责任。对于法院而言，现有技术抗辩不成立，自不存在问题，可以根据原告请求、被告抗辩审理案件，如果现有技术抗辩成立，则被告实施了原告专利技术，区别在于是在审案件的专利技术还是其他专利技术，而这无疑会对案件审理带来极大的影响。
诉讼请求与专利技术证据的冲突
专利侵权诉讼中，原告据以支持其诉讼请求的证据分为权利证据、侵权证据和索赔证据，[3]其中权利证据是基础，是原告据以主张权利的身份证明，包括专利文件、专利证书、年费缴纳凭据和专利登记簿副本等，侵权证据、索赔证据都以此为基础展开，如果权利证据与在审案件无法对应，那么原告据以立案的前提便告失去，后续的侵权主体认定，与被控侵权产品比对，遑论索赔证据。在审案件中，如果被告的非自由现有技术的现有技术抗辩成立，而该技术的权利人为原告，那么在经过被告自认、法庭勘验、技术鉴定等技术比对后已然能够认定被告实施的现有技术是原告专利的情况下，能否直接以此认定被告侵权行为成立，判令其承担相应的民事责任呢？笔者对此持否定态度。
对于侵害专利权纠纷而言，诉讼请求一般是停止侵权、赔偿经济损失和消除影响，诉讼请求的提出是根据证据现实作出的选择，如在原告起诉时被告已停止侵权，那么诉讼请求便不再包括停止侵权，如在案件审理中又发现被告实施侵权行为，那么诉讼请求便又可包括停止侵权。无论是主张何种诉讼请求，都以证据为基础，诉讼请求应当具体，在侵害专利权纠纷中，请求法院判令被告停止侵权行为，应当指明停止对哪个专利的侵权行为，而法院也会据此在判决中明确指出判令被告停止对某项专利技术实施的侵权行为。案件审理中，原告固然可以变更诉讼请求，但这一变更应是量的，是诉讼请求的增加或减少，是诉讼标的的高低调整，而非对案件实体性审理产生决定性影响的质的调整，即变更据以主张权利的专利技术，否则便会对案件的正常审理带来极大的破坏，让立案审查、案件审理、被告举证和答辩等方面的工作归于无效，使得在审案件失去意义。案件审理中无论是原告还是被告都可以根据自身需要提出、撤回证据，但证据的提出、变更应当是及时的，[4]不会对案件的正常审理和被告的权利保护产生不公平的影响。
在侵害专利权纠纷中，如果原告仅以据以主张的专利技术不能发挥预设作用，那么便变更权利基础，根据自身持有的非自由现有技术或者其他专利技术持续主张权利，那么案件的审理无疑会陷入无休无止的状态，被告也会因此陷入无尽的诉讼之中，对其正常生产经营产生极大的不利影响。从实务角度来说，原告作为非自由专利技术的权利人虽然不能在在审案件中主张权利，但法律规定、司法机关都未禁止其通过其他案件主张权利。
结 语
在非自由现有技术抗辩成立的情况下，原告或者案外权利人可以通过另案起诉的方式向被告主张权利。社会是复杂的，权利人行使专利权的途径也是多种多样的，向法院提起是其中最为重要的途径，但并非唯一途径，而诉讼的选择与否往往取决于很多非法律性因素，即使被告使用了非自由专利技术，也并非就此会必然承受未经许可实施他人专利的法律责任，更多情况下只是法律风险。
注释：
[1]参见北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《<专利侵权判定指南>理解与适用》，中国法制出版社2014年版，第585页。
[2]参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第138条。
[3]参见徐申民：《中国专利侵权诉讼实务》，知识产权出版社2017年版，第24页。
[4]参见民事诉讼司法第六十五条。