公司并购中的知识产权尽职调查

　　来源 | 企业上市大管家
　　
　　近年，越来越多的公司对其他公司进行并购的主要目的就是为了得到被并购公司的技术、知识产权及掌握这些技术和知识产权的研发、技术人员。同时在对一些知识创新型企业、高新科技企业及掌握特殊制造工艺的制造公司进行收购时，知识产权往往被作为被收购企业极其重要的资产加以重视。
　　
　　在并购过程中一般需要对被收购方进行法律和财务的尽职调查。以往，都把知识产权纳入法律尽职调查范围内，调查内容也一般局限于对商标、专利、著作权的权属关系、相关的合同条款的审核。然而，知识产权不同于不动产及其他有形资产，知识产权是无形资产，而无形性对其价值的评估也没有十分明确的标准。有的知识产权的权属关系比较复杂、加之现代科技发展很容易使某一项技术、软件被淘汰，这也给知识产权价值的评估带来很多不确定因素和困难。所以，在收购一家以知识产权为主要资产的公司且标的比较大的时候，把知识产权从其他法律关系分离出来，作为一项独立的法律关系进行调查就显得尤为重要了。
　　
　　被收购企业的核心资产中知识产权的比重越大，企业经营和发展的变数和不确定因素也越大，同时也决定了收购方是否能够最终通过收购达到其战略目的的关键。知识产权的尽职调查，除了需要依赖律师以外，有时还需要专利代理人、专业技术人员、行业协会的专家的配合才能使收购行为得以有序、高效地进行，也可以让收购的风险和成本降到最低。
　　
　　一、尽职调查的程序
　　
　　1前期的初步接触及签订保密协议。
　　
　　在并购前期，收购方和被收购方应该对收购意向、被收购方大致情况、收购进程等进行初步的接触。这其中包括如何、何时进行尽职调查等事项的商讨。由于某些知识产权，比如技术秘密，有其特殊性和保密性，一旦向第三方公开就有可能失去其经济价值，所以被收购方要求与进行调查的收购方签订保密协议是非常有必要的。
　　
　　2被收购方内部制定公开时间表，逐步公开。
　　
　　并购存在很多不可预测的变数，并购方在进行尽职调查后放弃收购计划的情况很多。作为被收购方，即使与收购方签订了保密协议，也应该与律师、专利代理人等专业人士制定技术秘密公开的日程表，以便商讨如何有步骤、有主次地逐步公开。被收购方如果一开始就公开企业所有的知识产权，特别是将技术秘密全盘托出的话，最终出现收购计划流产，将对被收购方造成无法弥补的损失。
　　
　　3被收购方内部充分沟通。
　　
　　收购方同时应该督促被收购方事先与掌握核心技术的技术研发人员进行充分的沟通，让这些技术人员了解收购情况及尽职调查的目的。因为在进行尽职调查过程中，收购方的律师会以会谈、询问的方式与这些人员沟通并要求解答相关的问题。如果这些人员事先不了解收购真相，很有可能出现抵触情绪或者待原企业被收购后辞职，这样对收购方来说存在了技术和人才都将可能流失的风险。
　　
　　4进场尽调阶段。
　　
　　在解决了上述问题后，由收购方和被收购方商定收购的基本法律框架和财税策略，签订收购意向书，并开始进入尽职调查阶段。
　　
　　5收购方中介团队的组建。
　　
　　如前所述，一项复杂的知识产权尽职调查除了律师的参与，具有专业知识背景的专利代理人、商标代理人、专业技术人员等的配合也是必不可少的。所以挑选和组织这样一个专业的团队是顺利开展尽职调查的前提条件，一个好的专业团队可以保证尽职调查的高效、全面和专业。
　　
　　6尽调清单。
　　
　　团队组建后即开始针对本案制作资料清单，向被收购企业索取相关的书面资料。知识产权尽职调查一般需要被收购方提供以下主要书面材料：
　　
　　· 企业的基本信息，包括经营范围、商业运作模式、主要产品
　　
　　· 企业知识产权登记清单，包括本企业所有、与共有人共同所有及本企业只具有使用权的专利、外观设计、实用新型、商标、软件等著作权、半导体布图设计权等，以及相关的权利证书和使用许可证、合同等法律文件
　　
　　·正在申请的知识产权清单
　　
　　· 使用许可合同、共同技术开发合同、委托合同、权利转让合同等
　　
　　·过去或现在发生的知识产权诉讼、仲裁情况说明、判决书以及行政机关的处罚通知书
　　
　　·企业内部关于职务发明的规章制度
　　
　　·企业关于商业秘密保护的规章制度
　　
　　·与知识产权相关的股东会（大会）决议、董事会决议、重要的会议记录
　　
　　·企业知识产权管理部门人员名单、知识产权管理规章制度
　　
　　·聘请的律师事务所、知识产权代理机构等知识产权顾问单位的名单及相关的委托合同
　　
　　7书面资料核实。
　　
　　在收到以上的书面资料后，收购方的律师对这些资料进行书面审核，以便掌握被收购方大致的经营状况、商业模式、主要产品、市场销售等情况；并对这些知识产权在企业经营中所起到的作用和对企业利润的贡献度做出一个概略性的判断。同时，为了确保这些信息的准确性、完整性和及时性，还可以事先通过其它的比如网络、媒体、行业协会、专利局、商标局等相关的行政部门对资料进行查询、核实。通过如此的初步调查，还可以提前发现可能存在的问题和风险，并对书面材料没有反映出来的疑点加以总结，以便今后到被收购企业实地调查时有的放矢，提高工作效率。
　　
　　8实地调查，人员访谈。
　　
　　律师等专业人员在经过书面材料的审核之后，便可以安排到被收购方的经营生产场所进行实地调查。实地调查的目的，除了对书面材料所记录信息进行证实以外，还包括对所有知识产权的现状、保管方法、实际使用情况等各方面进行勘验。同时还需要通过向企业管理人员、科技研发人员的询问和解答疑问来收集、补充书面材料无法或没有反映出来的信息。
　　
　　9尽调报告。
　　
　　实地调查后，根据调查所收集来的材料，进行分析和总结，并以书面形式呈报给收购方。在书面报告中除了应该阐明被收购方的知识产权现状、存在的问题、潜在的风险等情况以外，也可以提供一些专业意见和解决方案，以便收购方对是否继续收购及收购后如何调整经营战略进行一个比较全面的评估和判断。
　　
　　10收购协议的起草。
　　
　　当被收购方仅出卖部分业务，而不是公司全部时，应与被收购方商谈知识产权的交易结构，明确出售部分的知识产权与不出售业务部分知识产权，确认收购方所获知识产权的权利范围和使用方式,以及目标企业仍继续使用的知识产权的权利范围和使用方式。
　　
　　在收购协议条款中必须包含被收购方对知识产权的陈述和保证。陈述和保证设计、撰写得越严密、越周全就越有利于购买者。只有经过尽职调查，才能有针对性地设计陈述和保证，保证收购方获得期望的知识产权。陈述和保证虽然不能对抗第三方，但能够敦促被收购方履行承诺。
　　
　　但仅仅依靠陈述和保证，依靠对权利的声明和放弃是远远不够。在中国的知识产权法律体系下，专利和商标的转让必须经过知识产权局和商标局的批准后才生效，专利和商标的许可合同也是经过备案后才能对抗第三人。版权的转让虽然无需版权局批准，但经过版权保护中心登记变更版权所有人并公告后的公信力才会更强，权利的法律状态才会更稳定。所以在知识产权谈判并准备收购协议时，务必把知识产权转让合同的生效或许可合同的备案作为整个交易的前提条件之一。
　　
　　11尽职调查时间节奏。
　　
　　尽调的时间点，一般是在收购意向书签订后至正式签订收购协议之前进行的。由于涉及到知识产权这种特殊的无形资产，所以往往可以先进行第一阶段调查，而后由双方商讨是否继续实施收购，如果决定继续收购，则可以在签订正式收购协议之前再进行第二阶段更为细致、深入的尽职调查。
　　
　　实际操作中，如果在签订正式收购协议之前没有充足的时间做第二次尽职调查的话，则可以在收购协议中加入价格调整的条款，允许收购方在签订正式收购协议后再进行第二次尽职调查，并有权以二次的尽职调查结果为参照，对收购价格进行适当的调整。
　　
　　如上所述，分两个阶段甚至更多的几个阶段进行尽职调查对被收购方很有利。被收购方可以逐步地、有选择地根据需要披露企业的知识产权情况，从而避免企业知识产权被过早公开的风险。但是这种分阶段的做法对收购方不太有利，既损失了时间也增加了更多的不确定因素。所以如何顺利地完成尽职调查需要双方事先进行充分协调和沟通，这样才能最大限度地维护双方的利益。
　　
　　二、知识产权尽职调查的目的
　　
　　1、知识产权尽职调查的目的。
　　
　　是通过调查被收购方的相关信息并发现问题和潜在风险。
　　
　　其调查目的是确认知识产权的以下主要事项：
　　
　　· 权属关系和权利内容
　　
　　· 权属关系有无瑕疵及法律问题
　　
　　· 在行业内的竞争力
　　
　　· 对企业的经济价值及战略价值
　　
　　· 对业务发展可能带来的不确定因素
　　
　　· 为收购价格提供参考
　　
　　· 为实施收购的条件及与收购的相关合同提供参考
　　
　　2、调查的范围。
　　
　　随着经济全球化和网络信息化的飞速发展，现代企业可能拥有的知识产权范围已经不只包括商标、专利、著作权等传统内容了，以下列举了在企业经营生产活动中可能会出现的与知识产权有关的内容，以便参考：
　　
　　· 商标
　　
　　· 商号
　　
　　· 企业名称
　　
　　· 发明
　　
　　· 实用新型
　　
　　· 外观设计
　　
　　· 著作权
　　
　　· 半导体集成电路的布图设计权
　　
　　· 技术秘密
　　
　　· 原产地名称保护
　　
　　· 与企业/商品相关的网络域名
　　
　　· 植物新品种的新品种权
　　
　　· 商誉
　　
　　· 掌握核心技术的重要人物
　　
　　· 作为企业出资部分的知识产权
　　
　　虽然有些项目不一定是一种法律关系，比如掌握核心技术的技术人员，但这也是评价一个企业整体价值不可或缺的重要因素。尤其在企业的竞争就是人才的竞争这样的时代，掌握一项关键技术的开发人员和技术人员对企业来说是至关重要的宝贵财富。一家企业被收购后掌握技术的研发人员却跳槽了，这对收购方来说就好比买了一台电脑，研发人员就是安装在电脑里可以自动升级换代的软件，没有了研发人员，以知识产权为核心竞争力的企业也将会和电脑一样，随时会被淘汰掉。
　　
　　3、调查重点
　　
　　3．1 所有权的确定
　　
　　特别是对诸如专利权、商标权等权属关系的审查，其中不但包括权利证书上的登记状况、权属关系（有无共有人、担保、授予第三人许可使用权等）的确认，还需要调查权力的期限、可能发生无效、被取消的风险、有无第三人侵权、权利被保护的范围、企业如果还有多项准备申请的发明、商标时还需审查相关的信息。
　　
　　值得注意的是与第三人合作开发的专利及员工的职务行为，合同条款有没有可能因为在行使权利的时候出现可能的纠纷，权力行使有没有设置了限制条款。如果被收购方的知识产权是被许可使用他人权利的情况，则要重点查看许可合同中被许可的权力范围、使用费支付条件等条款。另外，还需要提防权利人如果出现破产或将相关权利转让给第三人时无法行使权力的情况出现。
　　
　　以专利为例，以被收购方作为申请人或专利权人申请的专利，可能是其员工发明的，需要审查劳动合同中对此是否有约定：如果有约定，就根据劳动合同中的约定来确定谁拥有专利；如果没有约定，就应根据《专利法》的相关规定来看其是否属于职务发明并确定其归属。有时也需要审查发明人与被收购方的关系(发明人不是被收购方职员的情况)，也许发明人才是真正的权利人，而表面上的专利权人并不真正拥有该专利。对于合作开发和委托开发的专利技术，首先审查是否有双方约定，有约定从其约定，无约定的委托开发其专利权属于受托方，无约定的合作开发其专利权属于合作各方共有。对于共同拥有专利的情况，一定要审查双方的合作合同，审查相互之间的权利义务，尤其是对专利转让是否有限制性的规定。
　　
　　版权的归属与专利权有一些差别，仅仅是职务作品，其版权由作者享有，公司只有权在业务范围内优先使用。只有当主要是利用公司的物质技术条件创作，并由公司承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品，或者是有合同约定时，职务作品的版权才属于公司。合作作品的版权由合作作者共同享有，不能通过合同来约定由其中的一方享有。
　　
　　在此要特别重视委托开发和合作开发中知识产权的归属问题。由于著作权不需登记注册就生效,时有企业并不拥有著作权却误以为自己是著作权人，因此，企公司是否真正拥有著作权，往往还需多方核查。如果某产品是与他人合作开发，合作合同中关于著作权归属又无清晰的界定，就存在发生纠纷的可能。
　　
　　真是案例：我方代表一家著名大型跨国集团对中国一家从事手机外壳设计的公司作知识产权尽职调查。调查中发现，该公司主要以接受委托和合作的方式开展业务，其设计产品的版权和专利权的权属关系非常复杂。有关权利归属的约定共有9种类型，有的约定比较清楚，可操作性强，而有的约定极其不确定。例如其中一种委托合同约定：在委托方付清所有的设计费前，所有的版权和专利权属于受托方；付清设计费后，委托方就其接受的所有设计享有知识产权；对于没有被委托方接受的设计，六个月后受托方可以有控　　制权，但在转让给第三方前，必须获得委托方的书面同意，委托方必须在一周内答复，否则受托方可以处置。
　　
　　表面上看，受托方拥有未被委托方接受的设计的知识产权，受托方对这些设计申请专利和登记版权都是合法有效的，名义上是这些未被接受设计的知识产权所有人，但事实上，只要受托方转让其知识产权就需要委托方同意，对方握有绝对否决权，所以其知识产权处于极其不稳定的状态，受托方并不能自由地转让上述设计的知识产权。加之该公司内部档案记录缺失，无法确定以该公司名义申请的专利和登记的版权的真正所有人。鉴于此种知识产权极度不确定的状态，我方在知识产权尽职调查后建议否决该项并购，客户采纳了律师意见，最后放弃了收购该公司。
　　
　　3．2 权利内容的确定
　　
　　以发明专利为例，尽职调查时不仅要看被收购方是否拥有发明专利，有时还要研究发明专利的保护范围。由于专利的权利要求书写得不完备，而令收购方放弃收购的事例也并不少见。权利要求书不完备会使专利保护范围过窄，令竞争者很容易绕过该项专利，在市场上形成激烈的竞争。遇到这种情况，该专利预期的长远经济价值和战略价值就并不会象并购时的市场表现那样好。一旦竞争对手通过研究已经公开的专利说明书，找到替代专利的方法，其竞争优势将不复存在。另一方面，对于并购中特别需要的专利或待颁专利，不但要研究其授权状态或授权后被宣告无效的可能性，还要弄清楚，即使拥有该项有效专利后，该专利的实施是否仍然需要从竞争企业获得其它核心专利的许可。如果存在这种可能性，就必须对收购价格乃至收购的必要性重新作出评估。
　　
　　在尽职调查中，商标的审查重点在于审查被收购方的商标所核准注册的商品范围是否覆盖了客户所要从事的商业，被收购方是否拥有客户所期望开拓的海外市场的商标专用权。要区分目标公司拥有的是商标专有权还是从第三方处获得的商标使用权。如果是后者，一定要审查被收购方是否有再许可的权利，如果没有，就要设法从原始商标持有人处获得商标许可，否则并购可能流产。即使是在股权收购时也要注意，在商标许可协议中是否有股东变更后，商标许可将会收回等类似条款。
　　
　　假设某公司并购联想公司下属的某子公司的资产，其目的就是使自己的计算机标上“联想”的商标出售，但事实上该子公司只有“联想”商标许可使用权，并没有权利许可他人使用“联想”商标，这时并购的目的就不能实现。
　　
　　3．3 或有债务
　　
　　知识产权可能会给权利人带来一些或有债务的发生。比如，当某一专利侵害了第三人的合法权利时，有可能被行政机关或法院采取保全措施或被原告要求损害赔偿。有些国家对专利商标侵权的打击非常严厉，因此如果被收购方的产品有出口的话，应该特别调查所有出口国的法制环境，研究在国外侵害第三人正当权利或被要求损害赔偿的可能性。另外，对于新《专利法》第六条、第八条规定的职务发明、共同发明、委托发明等特殊情况下的实施专利时的专利使用费，也必须了解相关的合同条款，以免将来需要由收购方支付巨额的专利使用费。
　　
　　3．4 合同风险
　　
　　被收购方与第三方签订的与知识产权相关的包括授权许可合同、共同开发合同、委托开发合同等合同中，有没有对被收购方不利的条款、收购行为对合同会产生什么影响、合同中关于权利义务继承的条款都需要认真研究。有的合同规定，由于权利人的变化合同即时解除或相关条件随即发生变更，遇到这种情况就需要考虑是否应该事先与合同相对方进行沟通以争取对方的书面同意。
　　
　　另外，还需要关注被收购方从第三方获得技术许可合同风险的原因存在多种可能。在有些交易中，收购方可能由于各种原因无法获得第三方的技术许可，而希望通过并购被收购方的这一方式获得许可。也有些收购方希望并购不会对被收购方继续使用许可技术造成障碍。对于被收购方通过许可方式引进的技术，通常需要关注如下问题：
　　
　　· 许可合同是否有效、合同的实际履行情况、相关合同是否存在争议以及争议的解决情况
　　
　　· 在合并和股权收购交易中，需要重点关注因控制权发生转移而需要获得许可方的同意以及许可方是否有权提前终止合同等问题；在资产收购交易中，需要重点关注目标公司是否有权将相关许可权利转让给买方、是否需要获得许可方的事先同意以及许可方是否有权提前终止合同等
　　
　　· 该许可技术使用范围是否存在限制？是否有权再许可？在并购交易完成之后，买方及其关联公司是否有权使用？
　　
　　· 专利许可合同是否根据我国相关法律规定在国知局办理了备案登记。如属于从海外引进的技术，专利和商业秘密技术许可是否按照我国技术进口相关规定获得许可证或者完成登记程序
　　
　　· 如果被收购方组合中有一部分位于海外，且收购方需要将相关技术引进到国内整合使用，则需要重点关注相关海外国家技术出口管制政策以及我国的技术进口限制政策。如果这些技术是被收购方通过许可获得的，需要重点专注该许可合同的地域性，如果许可区域并未涵盖中国，则并购之后的中国境内使用会存在侵权风险，即使这些技术已顺利进口到国内使用
　　
　　3．5 并购最终无法实现时商业秘密泄露的风险
　　
　　在公司并购活动中，经常会出现收购方在进行了一系列尽职调查后，发现许多无法解决的问题而放弃收购。在这种情况下，被收购方内部的技术秘密就有可能已经被收购方获取，并且这种获取是合法的。作为被收购方，如果收购方是同行业的竞争对手，就需要研究并规划披露知识产权及相关技术秘密的时机，当然更不能忽视与收购方签订保密协议。
　　
　　3．6 对知识产权的尽职调查有其局限性
　　
　　特别是专利类的知识产权，比如发明，即使在调查期间是有效的，也会因新技术的发展失去其新颖性和创造性而被法院判定无效。所以收购方在决定收购时，应该有选择性地挑选生命力较强的专利作为收购目标。而对于为收购方提供尽职调查服务的律师来说，也必须事先提醒收购方尽职调查的局限性。
　　
　　三、结束语
　　
　　在公司并购过程中，知识产权的尽职调查除了需要上述的与法律相关的调查以外，往往还需要从商业、技术、财务、税务等各个层面来分析和评价知识产权在企业中的价值。知识产权是一种无形资产，这一显著区别于其它有形资产的特征，更需要我们在进行公司并购过程中应该有别于其它有形资产进行调查。对于有形资产，收购方可以比较直观地通过财务报表反映出来的数据来判断企业的价值，但是对于知识产权存在于企业中的价值，则更应该由一支专业团队经过细致的调查和研究，把调查的结果作为收购方的谈判筹码及降低收购风险和减少收购成本的重要参考和依据。