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编辑 | 汪泽 马莉
微信公众号 | 君策Justra
2018年6月23日，北京君策知识产权发展中心在京召开商标法修改疑难问题研讨会，来自北京市高级人民法院、北京知识产权法院、国家知识产权局商标局、商标评审委员会、清华大学、中国社会科学院大学、腾讯科技（深圳）有限公司、北京嘀嘀无限科技发展有限公司、万慧达北翔知识产权集团等单位的嘉宾，围绕诚实信用原则条款的适用、驰名商标反淡化保护、其他在先权利（益）保护、商标异议和撤销程序的优化、单一颜色商标的保护以及部分审查审理程序的时限等议题进行充分讨论，形成了意见。现纪要如下：
一、关于诚实信用原则的可适用性
现行《商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。对于本款是否可以作为具体条款加以使用，商标局、商评委和法院的实践做法并不一致。将来商标法修改是否可以将诚信原则条款作为禁止恶意注册的兜底性条款加以适用，换言之，能否作为提出申请异议或者无效宣告的条款。
从立法背景和立法体系上来讲，在上次修改商标法的时候，实务界已经认识到有些恶意抢注的行为无法找到合适的具体条款予以规制，在商标法修改送审稿中增加了诚实信用原则并作为制止恶意抢注的兜底条款，但没有得到立法机关的采纳。主要原因有二：一是对于抢注行为是否都具有恶意，都有本质违法性的认识存在分歧；二是将诚实信用条款作为兜底条款，可能会带来商标法制止恶意注册的具体条款被虚化，而且制止恶意注册的具体条款已经自成一个逻辑体系，直接增加适用诚信原则条款可能导致逻辑不顺。
商标局在异议程序中遇到有些恶意申请属于商标法具体条款无法制止，但又明显是违反诚实信用原则的情形且应当加以禁止，所以才选择适用《商标法》第七条第一款。商评委和法院基于现行商标法制止恶意注册的立法体系考虑，认为诚实信用是个原则性条款，制止违反诚信原则的行为体现在《商标法》第十三条、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款等具体条款上，通过解释和适用这些具体条款基本能够解决制止恶意注册问题，所以没有必要适用原则条款。而且，诚实信用条款是原则性条款，缺少具体适用要件，虽然好用但也是一把“双刃剑”，主观随意性比较强，容易造成权力过大而可能滥用的情形。
与会专家建议，商标法修改可以将“制止混淆”和“打击恶意”作为两条线来梳理：其一，为了制止混淆，需要考虑商标知名度，商标近似程度、商品类似或者关联程度。例如，驰名商标的知名度很高，就不再考虑其他恶意情况，依旧按照《商标法》第十三条的逻辑体系来保护；知名度低的就在类似商品适用《商标法》第三十条予以保护。其二，针对恶意可不考虑是否混淆，只要明确认定具有恶意，其他要素就为非必要条件。同时，建议对“恶意”的含义和构成要件进行界定，并恶意注册尽可能做类型化规定，增加类似于“其他具有恶意的情形”的条款。制止恶意注册的条款，不仅适用于异议和无效宣告程序，而且适用于整个商标确权程序。同时，建议把打击恶意注册关口前移，在注册申请的审查阶段就严格把关，加大打击恶意注册力度，提高恶意注册成本，遏制商标申请人恶意注册的积极性。
关于诚信原则可适用性的具体制度设计，与会专家提出了两种方案：一是明确规定诚实信用原则条款可以作为具体适用的条款；二是充分考虑将现行《商标法》第十三条、第十五条、第十六条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款体系化整合的基础上，设计制止恶意注册的兜底条款，并考虑细化适用此兜底条款的条件，以免在实践中造成很大的不确定性，制造出更多的混乱和争议。
二、关于驰名商标的“反淡化”保护
根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款（现行《商标法》第十三条第三款）规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。其中，“减弱驰名商标的显著性”即通常所说的“淡化”。但是，在2017年3月1日施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条在解释现行《商标法》第十三条第三款时，并未把上述民事司法解释的内容移入。由此造成民事程序和行政确权程序是否适用驰名商标反淡化保护并不一致的感觉。与会专家认为，在商标授权确权行政案件中，商评委、法院已经参照民事司法解释给予驰名商标反淡化保护，故建议此次修法过程中借鉴民事司法解释，对商标行政确权程序和民事程序适用现行《商标法》第十三条第三款作统一解释，以消弭分歧。同时，与会专家认为给予驰名商标反淡化保护应该严格适用条件，主要适用于显著性强和知名度高的驰名商标保护。
针对现行《商标法》第十三条第二款、第三款基本移植了《巴黎公约》第六条之二和《与贸易有关的知识产权协定》第十六条之三的内容，由此造成立法用语不统一等问题，与会专家建议对该条款进行重构。一是不再对驰名商标做“注册”和“未注册”的严格区分，以免造成已注册商标在相同或者类似商品上获得强保护的困难，尤其是在适用“恶意不受五年时限”的情形。二是针对现行《商标法》第十三条第二款采用的术语为“容易导致混淆”和第三款“误导公众”不统一问题，建议参照《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》和《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的相关解释对此进行整合和统一。三是针对现行《商标法》对侵犯未注册商标权益没有明确规定适用损害赔偿救济方式问题，而“有一定影响的商品名称、包装、装潢”（实际发挥未注册商标功能）依据《反不正当竞争法》则可以获得损害赔偿的问题，建议在商标法中增加相应规定，将侵犯驰名商标权益列为侵权行为，给予“禁止使用”和“损害赔偿”救济。
三、关于“在先权利（益）”的保护
现行《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。对其中“在先权利”有观点认为应坚持“权利法定原则”，但随着近年来实践中将“商品化权”“知名商品特有名称包装装潢”等作为“在先权利”进行保护，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。”
在商标法中规定“在先权利”或者“在先权益”，不仅是商标法的问题，而且是商标法与其他法律制度比如侵权行为法、民法总则的对接问题。有专家认为，虽然司法实践已经将在先权利延伸到对权益的保护，但是在法律中明确规定“在先权益”保护仍需慎重。例如，商品化权在理论和规则适用条件上还不是很成熟，商品化权是不是一个法律上的权利，这有赖于民法的发展，才能在商标法领域加以认可。多数专家认为，将“权利”扩展到“权益”的做法，是商标法自身完善和扩展的机会，为有效制止商标恶意注册提供了一个突破空间。虽然理论上有些问题目前还不能得到一个完满的解释，但是至少是一个尝试类型化的机会。如此就有充分的依据通过实践尝试类型化总结，对于目前还不确定的其他权益，在商标法框架下给予保护，尝试限定保护条件、标准等。因此，建议把现行《商标法》第三十二条中的“在先权利”修改为“在先权益”。
四、关于商标异议和撤销程序的优化
关于审级。依据现行《商标法》的规定，异议程序中异议人与被异议人的权利、义务不对等，异议不予注册复审、商标撤销和依职权宣告无效程序（行政两审、司法两审）审级过多。针对这一问题，有专家指出，复审程序有其固有必要性和存在价值，根据统计数据显示，2015年到2017年经商评委裁决的案件是40.3万件。如果取消复审程序，这40.3万件将直接进入到司法程序中。而经过商评委裁决的40.3万个案件中，只有2.2万件（占比约5%）进入到了后续的诉讼程序，其中85%都是商评委胜诉而被后续的司法程序所维持，这就意味着95%的案件已经在评审程序中得到有效解决。多数专家认为，应当减少行政审级，由商标局或者商评委做出裁决后，直接进入司法程序。也有专家建议将行政裁决作为准司法程序，进入司法程序后实行一审终审，即行政一审、司法一审的“两审终审制”，以此提供行政确权效率，节约有限的行政和司法资源。
关于异议程序的设置。与会专家指出，商标异议设置在注册之前，不仅为在先权利人或者利害关系人提供救济，也有利于保持注册商标权利的稳定性，取消或者后置将导致注册商标被宣告无效的几率增加。但是，应当恢复到之前的双方当事人对抗程序，实行证据交换，给予异议程序当事人平等的获得救济的权利，当事人任何一方对异议裁决不服的都可以向人民法院起诉。也有专家建议异议程序的设置和审查程序统筹考虑，如果审查程序只审查绝对理由，则异议程序只审查相对理由。
关于撤销三年未使用商标程序。有专家建议将此程序改造成双方当事人对抗民事审理方式，设置证据交换程序。因为就审查使用证据而言，特别需要双方当事人的质证。同时，建议尽可能采用口审的方式，以帮助对证据原件的审查，加大对证据真实性的审理力度和对伪证的惩罚力度。
五、关于单一颜色商标的可注册性
《商标法》第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”其中 “颜色组合”的表述是否意味着排斥了“单一颜色”商标的可注册性。来自企业的专家认为，随着中国经济发展与企业对品牌保护需求的提升，同时考虑到与国际接轨问题，中国商标保护应该接受单一颜色商标的注册和保护。腾讯公司专家指出，对于人工智能这类比较特殊的产品，企业通常会设计一个比较特殊的颜色，而且是专门调制出来的颜色，通过这种颜色来区别于其他产品。嘀嘀公司专家指出，如果能够获得单一颜色的商标注册，对线下业务品牌的认知和创建会比较有利。
与会专家指出，从法理上和《商标法》第八条“等”字的用语来说，并未排斥单一颜色作为商标注册。但是，单一颜色并不具有先天显著性，一般要通过长期大量使用来获得后天显著性。即使是在法律明确规定单一颜色可以作为商标注册的国家和地区，单一颜色能够获准注册的商标非常少。此外，单一颜色虽然可以作为商标注册，但对其如何进行保护，怎样把握判断商标近似标准等也会是很复杂的问题。
六、关于适当延长现行商标法部分程序的时限
现行商标法对于部分程序提起时限较短，有的仅为15日（例如，《商标法》第三十四条关于驳回商标申请的复审，规定商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商评委申请复审），又缺少由当事人申请延期的规定，由此给商标申请人（当事人）尤其是境外商标申请人（当事人）造成较大困难。依据实践具体情况和需求，建议适当延长时限并规定可以申请延期的条件，从而充分保证申请人（当事人）的权利。