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作者 | 董晓萌 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
2018年4月8日，最高人民法院再审民事判决书撤销了江苏省高级人民法院的民事判决，认定再审申请人常佳公司的定牌加工行为不构成商标侵权。本案属于定牌加工案的又一经典案例，让人不禁联想起2015年最高院的“PRETUL”贴牌加工等其他案件。这些案件中，出口标注注册商标商品的行为均被认定为非商标性使用。本文首先对几个近似案件进行介绍，进而分析经常为业界所讨论的“商标性使用”问题，最后结合加工贸易、经济学相关知识进行补充分析。
一、 案件介绍
1、 最高院“东风”定牌加工案——不构成商标侵权
印尼PTADI公司在印度尼西亚拥有柴油机商品上的“东风”注册商标。再审申请人常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托，贴牌生产“东风”柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。
然而，再审被申请人上柴公司是7类柴油机等商品上的“东风”中国国内商标的所有人，该商标注册于1962年，曾于2000年被认定为驰名商标。
常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了印度尼西亚的“东风”注册商标资料，充分关注了委托方印尼PTADI公司的商标权利状态。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。
再审案件中，最高人民法院从“商标性使用”入手（最高院认定常佳公司在贴牌加工过程中使用“东风”商标的行为不属于商标性使用），结合“合理注意义务+实质性损害”（最高院认为常佳公司尽到了合理注意义务，并未对上柴公司造成实质性损害），最终认定常佳公司不构成商标侵权。
2、 最高院“PRETUL”定牌加工案——不构成商标侵权
本案原告(简称为莱斯公司)是国内商标的注册人, 认为被告(简称为亚环公司)为海外客户（简称为储伯公司）生产的、标注与其注册商标相同或近似的“PRETUL”商标的商品侵犯了其“PRETUL及椭圆图形”商标权。储伯公司是墨西哥PRETUL文字或PRETUL及椭圆图形注册商标权利人，被告所生产的商品100%用于出口。2015年11月，最高人民法院对该案做出再审判决，认定 “亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用‘PRETUL’相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。”最高院认定亚环公司不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯。
3、 深圳市中级人民法院“ALLMAX”出口商品二审案——不构成商标侵权
原告施某是第6931014号商标“ALLMAX”的中国国内商标权人，该商标核定使用商品为第9类的电弧切削装置等。被告奥盟思公司在其网站上刊载了逆变焊机产品的图文介绍，上述产品的机身中均有“ALLMAX”标识。原告施某以此认为被告奥盟思公司侵犯了其商标专用权，向法院提起诉讼，要求被告依法应停止侵权并赔偿其经济损失及维权合理费用。
案件中，原告还向法院提交了其与案外人傲胜公司于签订的《商标许可使用合同》，证明其近三年许可他人使用商标的状况。
双方当事人均确认被告奥盟思公司生产的涉案产品均销往国外，不在中国大陆地区销售，原告施某在中国大陆地区无法购买到涉案产品。
经审理，二审法院认为，奥盟思公司制造的产品均销往国外，不在中国大陆地区进行销售，不会造成中国大陆地区的相关公众产品的来源产生混淆和误认。此外，虽然奥盟思公司在其公司英文网站上宣传标有涉案商标标识的产品，但网站宣传涉案产品的主要目的是将标识有“ALLMAX”的产品提供给该产品销售目的地国家的公众浏览访问，这不可能对中国大陆地区的相关公众造成影响，更不会将上诉人奥盟思公司宣传的产品和被上诉人施某在中国大陆地区提供的产品的来源产生混淆和误认。最终，法院认定奥盟思公司的行为未构成商标侵权。
二、 由三个案件引出“商标性使用”问题
（一）三个案件之比较
以上案件案情的相似之处在于，都是国内注册商标所有人针对其他加工商将相同商标使用在出口商品上的行为提出的商标侵权之诉。三个案件均被最终认定为不构成商标侵权，现将三个案件的相关要点以图表形式列出：
以上三个案件中，前两个属于定牌加工类型的案件，但最后一个案件完全不涉及定牌加工行为，仅属于将标注注册商标的商品全部出口。就前两个案件而言，也存在诸多不同，如“东方”案的国内注册商标达到驰名程度、“PRETUL”案中国内注册商标的知名度并不高;“东风”案中法院对被诉方是否尽到审查义务进行了分析，而“PRETUL”案的判决结论中并未对此予以考虑。
三个案件最后均被认定为不构成商标侵权，其最重要的原因是什么？如果不理清这个问题，则会势必落入新一轮的迷惑中，即此类案件的司法标准到底是什么？认识标准上的不明确，势必会造成实践中的各种司法和执法乱象，比如对于加工商而言，他们会担心自己的委托加工行为日后会受到商标侵权的追究，为了防止落入商标侵权，在履行合同义务以外，他们还要“尽到审查义务”的核实商标注册证，假如国外没有注册证，鉴于以上案件三，他们“似乎”也是可以放心的进行加工生产的，但鉴于以上案件一，他们“似乎”又会触碰商标侵权的雷区。仅就加工商一方而言，认识上的标准不统一、法律边界的模糊化，会严重阻碍加工和出口贸易的良性发展，也可能造成加工和出口贸易领域的寒蝉效应。
依据以下案件，似乎有几下几个要素可以作为是否构成商标侵权的参考：
如果以贴牌加工形式的贸易为侵权的标准，“ALLMAX”案并不是贴牌加工案件，为何不认定为商标侵权？可见，在非贴牌加工案件中，也可能认定商标侵权不成立。
如果以商标收否在出口国有注册证为侵权的标准，案件三是国内生产商直接将商品全部出口国外，在国外并没有商标注册，为何也不认定商标侵权？可见，即使被诉方在出口国无商标注册，也可能认定商标侵权不成立。
如果以被诉行为是否尽到审查义务为侵权的标准，案件二、三均没有考虑这个因素，为何也被认定为不构成商标侵权？并且，什么能被视为“尽到了审查义务”？是指加工商必须核实委托方在国外的注册证？还是业界曾经热烈讨论的加工商必须还应核实商标在中国国内的注册情况？事实上，对于加工商而言，其义务范围是完成合同约定的对商品进行加工（即委托加工），对其苛责商标审查义务（如要求其在加工行为的同时还必须核查商标的国内或国外注册情况），显然已经超出了委托加工合同通常必要的注意义务范畴。如果强加给加工商商标审查的义务，是否同时意味着，其对加工的产品还赋有其他的相关义务（如：加工服装、食品、芯片的加工商应同时审查产品是否达到进出口国的质量要求、是否违反进出口国的其他法律规定等），显然，作为委托合同受托方的加工商，应该遵守执行的只是其与委托方之间的合同，而不应被强加过多的其他义务（如商标是否注册的审查义务）。
排除了以上三个标准，那么究竟什么是以上三个案件最后被认定为不侵权的重要因素？
比较以上三个案件，不难发现它们有一个共同点，即涉及的商标使用行为都是“生产的商品全部出口至国外”，中国消费者实际无法在中国境内购买到商品。根据商标地域性保护原则，加工商在出口商品上使用商标的行为被认定为“非商标性使用”，从而排除了商标侵权的可能性。正如最高人民法院办公厅关于对《“定牌加工”出口产品是否构成侵权问题》的复函（2010）（法办[2010]350号）中提及的：“玖丽得公司使用的商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国，因此涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认，在此基础上认为玖丽得公司的行为不构成侵犯商标权有一定的道理。”
（二）商标性使用是商标侵权的前提
我国《商标法》第五十七条第二项对侵害商标专用权的商标使用行为进行了规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标近似的商标的”行为为侵害商标权的行为。从这个规定可以看出， 我国法律规定中强调被控侵害商标权的行为必须是使用该权利商标的行为，并以此为界线，与描述性使用等非商标性使用区分开来，据此划清商标侵权与合理使用的界限，即在我国司法实践中，判定是否构成商标侵权要以是否构成商标性使用为前提条件，非商标性使用行为不构成对商标权利的侵害。【1】
在我国，首例将商标性使用纳入侵权构成首要条件的案例是辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案，在其判决中首次由相反的案例对对何为商标性使用进行了认定：涉诉药片包装于不透明材料内，其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用，故不能认定为商标意义上的使用，所以被告不侵犯注册商标专用权。【2】
可见，要判定某行为是否构成商标侵权，必须要以认定该行为构成商标性使用为前提。如果被控行为不被认定为商标性使用行为，则该行为不可能构成商标侵权。那么接下来的问题是，何谓“商标性使用”？所谓商标性使用是指将商业标识用于商业活动中，并对相关公众起到识别区分商品或服务的来源作用。根据该定义，商标性使用应满足三个条件：一是必须将商业标识用于商业活动中；二是使用的目的是为了识别区分商品或服务的来源；三是通过使用能够使相关公众区分商品或服务的来源。当满足这三个条件，就构成商标性使用。【3】
以上三个案件中，所涉商标生产的产品均未在国内销售，全部销往中国大陆以外的国家或地区。由于商标具有地域性，对于中国消费者来说，根本无法在市场上看到带有这些商标的商品，由于没有认知主体（即消费者）的存在，以上的条件三“通过使用能够使相关公众区分商品或服务的来源”无法被满足，因此，以上三个案件中使用商标的行为均不应被称为“商标性使用”。
经过以上分析可以进一步看出，以上三个案件中所谓的“审查义务”、“国外是否有注册证”等均不是案件的关键，“擒贼先擒王”，案件的关键在于，以上案件中所生产的产品全部销往国外，不构成“商标性使用”之商标侵权判断的前提条件。
三、 结合其他知识对相关问题进行思考
（一） 从加工贸易角度理解案件一、二
以上案件一、二均涉及OEM（涉外定牌加工），OEM本身并不是一个法律概念，由此导致的其法律性质的难以确定。
事实上，在商业进出口贸易领域，存在着两类商业经营活动—-“加工贸易”与“一般贸易”，“加工贸易”的特点为“两头在外”，是与OEM最为接近的商业经营活动，但与OEM不同的是，国家对于加工贸易，有详细的法律规范和大量的经济政策。从“加工贸易”的角度理解商标侵权，会比直接理解OEM（法无明文规定的商业模式）中的商标使用是否侵权，更为有理有据，也更有利相关的商业主体防范商业行为中与商标侵权有关的风险。
加工贸易是与一般贸易相对而言的贸易方式。近几年来，加工贸易在中国在对外贸易中的份额始终占据50%以上，成为贸易顺差最重的贡献力量。从加工贸易相关的法律规范和经济政策角度分析，在加工贸易中贴附商标标识的行为不应当认定为是商标使用行为。
1、 结合“加工贸易的保税政策”，应认定加工贸易中的贴附商标标识的行为不应当认定为商标使用行为
加工贸易实行“不征不退”的保税政策，对进口中间品和出口成品两个环节都不征收增值税。之所以对加工贸易实行“不征不退”政策，是因为加工贸易的两端（原材料和成品）均在外，加工贸易本质上是“劳务输出”。
根据《商标法》第四十八条，“商标性使用”的前提是商标使用在商品之上。如果是商品，则意味着要参与到市场流通中，商品所有者会因交换商品所有权而获得相应的商业收益。对此类商业收益，国家必然应征缴相应的税收。在加工贸易中，国家对进口中间品和出口成品两个环节都不征收增值税，这恰恰说明了进口中间品和出口成品均不为商业意义上的、具有商业收益的“商品”。此时，即便制造者在出口成品上贴上标识，也不能视为标识贴附在“商品”上，因此，在加工贸易的出口成品上贴附标识的行为不能视为《商标法》意义上的“商标性使用”，由此可认定，加工贸易中的商标使用不构成侵权。
2、 结合“加工贸易的特殊监管”，应认定加工贸易中的贴附商标标识的行为不应当认定为商标使用行为
出于对加工贸易的“保税”保护，加工贸易受到有别于一般贸易的特殊监管。这些政策在于确保加工贸易的来料和生产过程置于国家严格管控下，防止企业假借加工贸易之名，行一般贸易之实，从而逃避国家税收监管。
如果是一般的商品贸易（除特种商品外），国家不会对商品及其原料的用途、摆放场所、原料使用方式、产品加工区域实行严格的监管。我国对加工贸易中的原料及生产过程的严格监管，也恰恰体现出加工贸易中的产品并非普通意义上的“商品”。事实上，加工贸易中，无论是原料还是成品，都不属于加工制造者所有，我国对其严格监管，确保其不与普通的“商品”混淆在一起，全力为加工贸易中的产品打造“真空区”，让原料从哪来、到哪去，让成品成为纯粹的“原料+劳动”的结晶，完整的出口到国外。从我国对加工贸易的特殊监管也可以看出，加工贸易中的成品不属于自由流通的商品，因此，在其上贴附标识的行为不能视为《商标法》意义上的“商标性使用”，由此可认定，加工贸易中的商标使用不构成侵权。
3、 结合“加工贸易的内销管理”，应认定加工贸易中的贴附商标标识的行为不应当认定为商标使用行为
加工贸易的料件一般在加工完成后全部销往国外，但因故进口料（或其制成品）在国内销售或转用于生产内销产品的，相关部门对于该内销部分，有着严格的规定。
事实上，出口贸易的内销品由于转销入国内市场，已转变为普通商品，正是基于产品性质的转变，我国对这部分相当于普通商品的内销品才会加征税款。这也从反面证明未成为内销品的加工贸易中的成品不属于“商品”，因此，在其上贴附标识的行为不能视为《商标法》意义上的“商标性使用”，由此可认定，加工贸易中的商标使用不构成侵权。
4、 结合“加工贸易的货物销毁处置的规定”，应认定加工贸易中的贴附商标标识的行为不应当认定为商标使用行为
以加工贸易中产生边角料、剩余料件、残次品、副产品等需要销毁的货物，我国相关部门也有严格的规定。
对加工贸易的剩余、残次货物的销毁，我国都有非常严格的规定，这也是为了避免不法企业利用免税的加工贸易产品的余料进行营利活动。如果是普通商品，一般而言，国家不会对其剩余、残次货物进行如此严格的监管，这也再次说明加工贸易中的成品不属于“商品”，在其上贴附标识的行为不能视为《商标法》意义上的“商标性使用”，由此可认定，加工贸易中的商标使用不构成侵权。
结合加工贸易的相关规定可以看出，加工贸易中的原料及成品均不属于“商品”，“出口产品贴附境外企业商标”不能视为《商标法》意义上的“商标性使用”，由此可认定，加工贸易中的商标贴牌不构成对国内注册商标权人的侵权。
（二） 从经济学角度理解三个案件
经济学里有一个非常重要的概念，即假阳性的错误和假阴性的错误。
通俗来说，假阳性错误是指抓错人了，比如要捉一个坏人，却捉住了一个好人，这时候就犯了假阳性错误;又比如有人头晕去看病，医生说他患了高血压，实际上他只不过是工作太紧张而已，这时医生犯了第一类错误、假阳性错误。假阴性错误是指放过了坏人，比如把一个坏人当成好人给放了；又比如一个人明明患有高血压，医生却没有把它诊断出来，这时医生犯了假阴性错误。【4】
就以上三个案件而言，犯假阳性错误和假阴性错误的后果是不一样的：
法官一旦犯了第一类假阳性的错误，把一种明明是促进竞争的商业行为判定为有罪，对整个商业发展会产生很大的负面影响，形成很大的阻力。例如：如果将以上OEM、出口商品贸易的行为定性为商标错误判定为侵权（假定其不侵权），整个OEM和出口商品贸易领域都不能正常开展商业活动，都可能面临触犯法律规定的风险。这种错误一旦犯下，想要再要纠正过来，会耗费很长的时间和很高的成本，过程也会很复杂。比如美国最高法院关于垂直限制的判断错误，经历了96年才把错误修正过来。
法官如果犯了第二种假阴性错误，让一种破坏竞争的行为逍遥法外，放错了坏人，后果却远远没那么严重。一种破坏竞争的行为，即使逃过了法官的法眼，在激烈竞争的市场里，也维持不了多久，很快就会被别的竞争行为所取代、修正、超越。例如：如果将以上OEM、出口商品贸易的行为定性为商标错误判定为不侵权（假定其侵权），出口贸易还能正常进行，至多是提醒国内商标权利人尽快到出口国也赶紧申请商标。
正如北大经济学教授薛兆丰所言：执行机构要保持审慎的态度，每当在见到自己看不太懂的商业行为时候，与其犯假阳性错误，不如犯假阴性错误，在自己看不准的情况下，让子弹多飞一会儿。这种管理哲学是非常睿智的。
比较以上两种经济学上的错误类型，为了保护整体的贸易环境，少犯可怕的假阳性错误，少抓错好人以酿成无可挽回的恶果，以上三个案件中判定商标侵权不成立实乃明智的裁判结果。
【1】 见《商标性使用行为判定的法理依据和司法实践分析》,陈佩佩,武汉市中级人民法院知识产权庭,登载于http://www.zhichanli.com/article/6120.html, 2018年4月8日登录，文中的以下论述也非常精彩：在TRIPS第十七条的规定中，商标所赋予的权利是有规定的限制的，如描述性术语的适当使用且考虑到了商标所有人和第三方的合法利益则不构成侵害商标权，与我国司法实践中对商标合理使用制度的认定的方向一致的。非商标性使用行为包含对商标的合理使用行为，除此之外，非商标性使用行为在不认定构成商标侵权的情况下，则有可能构成不正当竞争行为。因此，在我国司法实践中，是否构成商标性使用行为也同时成为适用商标法保护还是适用不正当竞争法保护的分野线。
【2】 同1
【3】见《中国知识产权审判年度典型案例评析》（2018年卷），第112页，出口标注注册商标商品的行为定性，作者：祝建军，广东省深圳市中级人民法院
【4】 请见“得到”专栏薛兆丰的北大经济学课第154讲“让子弹飞一会儿—假阳性和假阴性”