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作者|王淼 上海恒峰律师事务所
1.问题的由来
外观设计专利侵权判定中的附加设计要素这一提法，较早可见于2013年马培德公司与阳江市邦立贸易有限公司等外观设计专利权纠纷再审审查民事裁定书中。[1]最高人民法院在该案中认为“被诉侵权产品在采用与外观设计专利相同或者相近似的外观设计之余，还附加有其他图案、色彩设计要素的，如果这些附加的设计要素属于额外增加的设计要素，则对侵权判断一般不具有实质性影响。”
此外，在2016年“笔”外观设计专利侵权案中，上海知识产权法院认为“被诉侵权设计在采用与授权外观设计近似的形状之余所附加的色彩、图案等要素，属于额外增加的设计要素，对侵权判断不具有实质性影响。” [2]
以上案例在认定被控侵权设计与专利设计形状近似的基础上，将附加的图案、色彩设计要素予以排除，进而得出被控侵权设计与专利设计相同或近似。那么在外观设计专利侵权判定中，是否可以将形状要素作为附加设计要素予以排除呢？
2.支持性案例简介
（本专利设计与侵权设计对比图）
在BTSR国际股份公司诉新昌县维软电子科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中，原告主张被控侵权产品上部和后部的弯曲凸出结构（上图中红圈部分）均可与被控侵权产品主体部分可拆卸地连接，该两处形状设计要素相对于本专利设计属于额外增加的设计要素，在侵权判断时不应予以考虑。被告则主张被控侵权产品上部凸出结构作为被控侵权产品的功能部件不能予以排除且该部分对外观设计的整体视觉效果产生显著影响，进而认为被诉产品的设计与原告专利的外观设计不构成近似。
一审法院采纳了原告主张。针对被告提出的被控侵权产品的过丝圈和张力器（被控侵权产品上部红圈部分）对整体视觉效果具有明显影响的主张，一审法院认为“被告主张被诉产品有过丝圈和张力器，但该些设计附加的设计要素属于额外增加的设计要素，在侵权比对时不予考虑。”一审法院最终认为，被诉产品的设计与原告专利的外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，两者构成近似。[3]
被告不服一审判决，提出上诉。其主要理由有：（1）在本案中，被控侵权产品是一个完整的、单一的、不可拆分的一体产品，并非是组件产品，如果强行将其拆分，则其完全无法工作并实现其功能；（2）过丝圈和张力器与本体、以及其他部件都是完全安装成一体的，如果强行拆分，违反“整体观察、综合判断”的外观设计专利侵权比对原则。
略有遗憾，在二审判决书中，合议庭并未直接回应上述问题，而是径直认为被告提出的两外观设计的所有区别点相对于整个产品而言所占比例较小，对整体视觉效果不产生显著影响，进而认为被诉侵权产品与涉案专利的整体视觉效果无实质性差异，属于近似的外观设计。[4]
3.形状要素亦可以在外观设计专利侵权判定时予以排除
尽管形状要素在立体外观设计中是第一性的，基于下述理由，形状要素作为附加设计要素在外观设计专利侵权判定时亦可以予以排除。
首先，外观设计专利保护的客体是由形状、图案以及色彩这三个基本要素构成的产品外观设计。外观设计专利不保护产品的功能，在侵权判定时也不比对产品或其部件的功能。[5]因此，在外观设计专利侵权比对时，无需考虑某一附加设计要素的排除是否影响产品整体或部分功能的实现。
其次，外观设计专利权是科技成果类知识产权，不是商业标识类知识产权。[6]其具有独立的侵权判断方式，混淆误认标准在外观设计专利侵权判断中没有适用空间。[7]近年来，司法实践中也不再以消费者混淆作为外观设计专利侵权成立的必要条件。[8]因此，即使侵权人在本专利设计的基础上附加设计要素使得一般消费者不会混淆被控侵权设计与本专利设计的来源，也不足以说明被控侵权设计未侵犯本外观设计专利。
最后，外观设计专利侵权判断的比对基准是本专利设计。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，在外观设计专利侵权判断时，应以本专利设计为起点，判断被控侵权设计是否落入本专利设计保护的范围，即被控侵权设计是否在整体上采用了本专利设计，与本专利设计构成相同或近似。要将属于本专利设计的设计特征区分出来，对于在本专利设计基础上附加的设计要素，则应不予考虑。[9]此中原理类似于发明、实用新型专利侵权判断中适用的“全面覆盖原则”表达的意涵。[10]
总之，如果仅仅因为被控侵权设计在本专利设计的基础上多出一些设计要素就简单否定两者相同或近似，必然会产生“他人即可通过在外观设计专利上简单增加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权。这无疑有悖于专利法鼓励发明创造，促进科技进步和创新的立法本意。”[11]
4.余 论
排除附加设计要素的前提是被控侵权设计中存在附加设计要素，即在外观设计专利侵权判定中首先要判断被控侵权设计中是否存在附加设计要素。
判断附加设计要素存在与否应以本专利设计为起点，如果被控侵权设计在实质性完整包含本专利设计的基础上，又增加了一些新的设计要素，无论该些设计要素是形状、图案，抑或色彩，在外观设计专利侵权判断时，均可以将该些新增加的设计要素认定为附加设计要素而予以排除。[12]
如果本专利设计的某些设计特征没有反映在被控侵权设计中且该些设计特征相对于本专利设计的其他设计特征而言对整体视觉效果产生更为显著的影响，则不认为被控侵权设计实质性完整包含了本专利设计，那么就不能将该些新增加的设计要素作为附加设计要素而予以排除。此时，只能遵循常规路径就被控侵权设计整体与本专利设计是否相同或近似作出判断。
注释：
[1]（2013）民申字第29号民事裁定书。
[2]（2016）沪73民初113号民事判决书。
[3]（2017）浙06民初413号民事判决书。
[4]（2017）浙民终770号民事判决书。
[5]对于主要由技术功能决定的设计特征，在侵权比对时不予考虑。
[6]最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）将外观设计专利权列入科技成果权。
[7]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第79条：判定是否侵犯外观设计专利，应当以是否相同或者相近似为标准，而不以是否构成商标法意义上的混淆、误认为标准。
[8]据笔者观察，在2016年前，大量存在将消费者混淆作为外观设计专利侵权成立必要条件的司法判例。
[9]根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。该条司法解释在很大程度上也能佐证在本专利设计的基础上附加其他设计要素仍构成外观设计专利侵权。
[10]对于发明、实用新型专利而言，权利要求的技术特征越少，保护范围则相对越大；与之类似，授权外观设计的设计特征越少，保护范围也相对越大。
[11]（2013）民申字第29号民事裁定书。
[12]实质性完整包含本专利设计可以理解为被控侵权设计的整体或连续局部与本专利设计整体视觉效果相同或近似。