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作者 | 浙江天册律律师事务所 叶蕾 罗云
编者按：
广东梦想公司在蚊香类别上注册“wavetide”商标，杭州家得好公司在异议期内提出商标异议申请。杭州家得好公司认为，其在蚊香类别上在先使用“wavetide”,并具有一定影响，属于《商标法》第32条规定抢注行为，即：申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，并举证证明其使用具有一定影响。但是，杭州家得好公司的商标异议并未成功，商标局认为，杭州家得好公司的证据能够证据其具有在先使用“wavetide”这一事实，但不能证明其使用具有“一定影响”。之后广东梦想公司的“wavetide”商标成功注册。
广东梦想公司的“wavetide”商标成功注册后，针对杭州家得好继续使用“wavetide”标识之行为向法院提起商标侵权诉讼。
杭州家得好公司认为，其根据《商标法》第59条第3款之规定，即“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。其在先使用并具有“一定影响”，从而以先用权抗辩阻却原告指控被告的商标侵权行为。
在商标侵权诉讼中，被告杭州家得好公司提供了在先使用“wavetide”的证据，其证据包含了两部分：其一、之前在商标局商标异议期间提供的证据；其二、在之前商标局异议期间提供在先使用证据的基础上又增加了部分在先使用证据。
问题来了，如果杭州家得好公司在商标侵权抗辩中仅提供之前在商标异议期间的证据，能否抗辩成功？广东梦想公司认为，既然被告在商标异议期间举证其在先使用具有“一定影响”没有得到支持。那么在商标侵权诉讼中，基于同一标准，同理可得，其在先使用行为同样不具有“一定影响”，其认为被告杭州家得好公司的先用权抗辩并不成立。
这里涉及《商标法》第32条的商标抢注条款中“一定影响”与《商标法》第59条规定先用款抗辩的“一定影响”的证明标准是否相同？
云知队认为，两者的证明标准不同，前者的证明标准明显高于后者，理由在于：
一、 先用抗辩中的知名度要求应低于抢注条款的要求
有学者认为，基于商标法的体系解释，三十二条后半段的“一定影响”应与五十九条先用抗辩的“一定影响”有相同标准[1]。但笔者认为，此种认识过于机械，原因主要如下：
（一）认定两条文标准相同将使先用抗辩失去实际价值
《商标法》32条“禁止抢注条款”规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。结合商标法相关规定，符合该条构成要件的先使用人可以对注册商标申请提出异议，也可以在商标注册之日五年内宣告商标无效。若商标成功被异议或无效的，注册人丧失商标专用权，无法对在先使用人或其他任何第三人对商标的使用进行禁止，即具有对世性的后果。《商标法》59条“先用权”条款中规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”即若先用抗辩成立，仅有符合条件的商标先使用人能在原有使用范围内对已经注册商标进行使用，且还可以要求先使用人附加区别标识，总体而言仅具有相对性。
从上述对比可知，先用抗辩对在先使用人的保护更弱，在使用主体及使用范围上都有较强的限制。因此，对于需将商标使用于实际商业行为中的理性人来说，在同等知名度证据的情况下，毫无疑问会选择适用32条主张受到更强的保护。据此，如果两条文对于影响力的标准一致，理性人都将选择32条以宣告他人商标无效的方式保护自身的权利，导致实际对先用抗辩条款的架空。如在解释英国《商标法》第11条关于商标先使用权的规定时，英国学者也提出了类似看法：如果在先使用的商标商业信誉在特定地域范围内，商标在先使用人可以以“在先权利”行使先使用权抗辩；如果其信誉扩大到更大的区域范围内，则先使用人应该采取更积极的措施，挑战对其提出侵权指控的注册商标的注册有效性[2]。即抢注的影响力要求应当高于先用抗辩。
（二）先用抗辩的价值取向对知名度要求较低
先用权抗辩所保护的是在先使用人善意使用的结果，即实质意义上能识别来源的标识。因此，在先使用人具备善意使用的意图、在商业活动中真实使用一定时间即可，无须要求商标的知名度到达的多大的范围或商标拥有多少高度的美誉。
例如，全国人大公布的《商标法释义》[3]对商标先用抗辩的目的解释为：“既然法律允许使用未注册的商标，就不能因为后来被人注册了相同或者近似的商标，就不能再继续使用了。”除了弥补商标注册权利取得原则的缺陷外，先用抗辩的另一目的是为了保护商标在先使用人因为商标使用已经形成的信用和利益，此种保护契合了商标法促进商标具体信用形成的趣旨[4]。孔祥俊教授也于《商标法和不正当竞争法原理和判例》中指出，“（有一定影响的商标）只要有证据证明其以实际的使用行为在一定范围的相关公众中产生相应的影响，成为相关公众识别商品来源的标识，就可以认定。”
再如杭州中级人民法院于上海远怡进出口有限公司诉宝玑贸易（上海）有限公司等侵害商标权纠纷案中认为，“《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款系为未注册商标提供保护的条款,其主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益,其解决的是在先使用人对其未注册商标进行后续使用行为的合法性问题，在对“一定影响”的认定标准不宜要求过高，如果在先使用人能举证证明在先商标有一定的持续使用时间，区域、销售量或广告宣传等，通常应认定其有一定的影响力。[5]”
因此，只需要部分相关公众通过商标的实际使用建立了稳定的认知，使先使用之商标成为相关公众识别商品来源的标识，应当即可认定商标先用抗辩中的“有一定影响”，该标准应当是较低的。比如，假设在知名餐饮品牌“外婆家”注册商标之前，一家已经开设有“在先使用”的“外婆家”快餐店已经建立了某一社区内的知名度，以先用权抗辩维护该店在该社区内（即“原使用范围内”）继续以该店名进行营业的行为应当是合理的。但若该店希望以抢注等理由无效在后“外婆家”的商标，则应当提供更强的知名度证据证明其有不仅局限于社区范围的影响力。
三、总结
综上所述，先用权抗辩与禁止抢注条款的立法目的和法律指引不同，虽采用了“一定影响”的相同表述，但前者的知名度要求应低于后者的抢注条款要求。故而，引用32条禁止抢注的无效宣告案件中，商评委对商标“有一定影响”的否定，并不当然意味着丧失了适用商标先用抗辩的可能性。本文文首提出的案件中的先使用人仍可以援引先使用抗辩，即使证据与商标无效程序中提出的证据完全一致也有可能赢得胜诉。