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作者 | 张 涛 嘉兴市中级人民法院知识产权审判庭
裁判要旨
一、个体工商户的法律人格与经营者高度重合，如果个体工商户经营者开办了不同的店铺，各店铺经营产生的商誉均可以归于经营者个人。尽管商业登记上字号不相同，在后开办的店铺仍可以援用在先经营店铺所使用的商标作为商标先用权抗辩的基础。
二、恶意抢注他人商标，有违诚实信用的市场竞争规则，即使持有商标注册证书，也并不能改变其违法取得的本质，司法也不应予以支持。
推荐理由
由于我国商标法实行申请在先注册原则，即对于同一种或者类似商品上的相同或近似商标，谁先申请，谁先获得商标局的商标注册申请，相应地，商标局会驳回在后申请。实践中，出现了很多恶意抢注他人商标的行为，商标抢注人以此要挟商标使用人的情况屡见不鲜。根据媒体报道，近年嘉兴市餐饮行业曾出现自己多年使用的商标未及时注册，被他人抢注，经营者无奈更改店名的情况。2013年新商标修订时，特别增加了禁止恶意抢注、先用权抗辩等内容。然而，对于先用权抗辩，商标法仅有一款规定（第五十九条第三款），规定相对比较简单。对于自然人开办不同个体工商户的情况下，在后个体工商户可否援引在先个体工商户的同一商标作为其在先使用抗辩的基础，《商标法》并没有明确规定，本案涉及的就是此类情形。而且，本案主张先用权抗辩的该个体户所援引的店铺与其还位于不同的县市，则被告的商标使用是否属于“原使用范围内”实践中亦有不同观点。
本案生效判决从遏制恶意抢注，保护诚信经营的角度出发，认定尽管商业登记上字号不相同，在后开办的店铺仍可以援用在先经营店铺所使用的商标作为商标先用权抗辩的基础。地域不同，在一定条件下，也构成商标法先用权抗辩的“原使用范围”。从而驳回了原告（抢注者）的全部诉讼请求。为维持原有的秩序，判决还特别指出原告有违诚信，并允许被告继续使用原商标，并无需附加区别标识。
本案判决并未拘泥于法条机械办案，而是从法律规定的精神出发，能动适用商标法的先用权抗辩条款，通过判决澄清了商标实践中老百姓的认识误区，有利于大力弘扬诚信经营的社会主义核心价值观，取得了较好的社会效果。一审判决宣判后，双方均服判，未提起上诉，本案已经生效。
案情介绍
2015年1月12日，胡某在浙江省嘉善县申请开办被告嘉善县罗星街道御王汇足浴会所，同年3月2日，被告获准注册成立。
2015年5月13日，原告平湖市丸美子贸易有限公司申请了第16934716号“御皇汇”注册商标（见附图一），核定服务类别为美容院、按摩、桑拿浴服务等。
案外人平湖市御皇汇足浴会所成立于2012年8月3日，经营者也为胡某，该会所使用与被告相同的“御皇匯”标识（见附图二）。
原告成立于2012年3月16日，为一人有限公司，股东和法定代表人均为张某，经营范围包括销售服装、箱包、鞋帽、家居用品、床上用品，2015年后处于歇业状态。张某曾于2013年8月18日在平湖市御皇汇足浴会所办理了会员卡，其后多次在该店消费，并20余次对该卡进行充值，金额3万余元。
原告认为被告嘉善县罗星街道御王汇足浴会所使用“御皇匯”标识（见附图三）侵犯了其“御皇汇”商标权，故提起诉讼。
裁判内容
嘉兴市中级人民法院审理认为，被告将“御皇匯”使用在足浴店对外经营活动中，从其具体使用方式看显然具备区别服务来源的作用，因此“御皇匯”属于未注册商标的范畴。从汉语读音及中文文字上看，“御皇匯”与“御皇汇”读音相同，仅在“汇”字存在繁、简字体之区别，二者在构成要素上属于近似商标。被告“御皇匯”商标所使用的足浴店服务类别与原告“御皇汇”注册商标核定使用的桑拿浴服务属于类似服务。故判断被告是否构成商标侵权的关键在于被告所主张的先用权抗辩是否成立。
《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”据此，被告主张商标先用权抗辩成立应满足以下几个条件：1.被诉侵权行为人主张的在先使用行为应早于注册商标的申请日；2. 被诉侵权行为人在先使用的标识经过使用产生了一定影响；3. 被诉侵权行为人在原有范围内使用相关标识。就本案而言：首先，被告的开办者胡某早在2012年便开办了平湖市御皇汇足浴会所，该店以“御皇汇”作为个体工商户名称的主要识别部分，且在实际经营过程中持续使用了“御皇匯”标识。因平湖市御皇汇足浴会所及被告均为个体工商户，其法律人格与经营者胡某高度重合，平湖市御皇汇足浴会所经营中使用“御皇匯”标识产生的权利最终归属于胡某。因此，平湖市御皇汇足浴会所早于原告商标申请日在先使用“御皇匯”的行为可以视为被告的在先使用行为。另外，被告在获准工商注册前已经开始进行店面的装潢设计，并确定了门店外墙装潢样式，包含了目前被告使用的“御皇匯”字样。从这一事实出发，也可以认定被告使用“御皇匯”在先。其次，胡某自2012年开办平湖市御皇汇足浴会所以来，在平湖市持续使用“御皇匯”标识，至今已经接近5年时间，故可以认定“御皇匯”已经具有有一定的影响。最后，胡某开办的嘉善县罗星街道御王汇足浴会所在原告涉案商标注册后，其使用“御皇匯”的方式并没有改变。综上，可以认定被告提出的先用权抗辩成立，被告在足浴店外墙及店内物品使用“御皇匯”标识不构成侵权。
嘉兴中院遂于2017年7月10日判决驳回了原告的全部诉讼请求。
判决还特别指出，商标法所要保护的不是注册商标标识本身，而是注册商标的识别与区分商品、服务来源的功能。本案被告使用“御皇匯”标识，有合法的使用渊源，主观上显然没有攀附原告商标的故意；从客观方面看，原告注册涉案商标后从未实际使用过，被告使用“御皇匯”标识显然也不会造成相关公众的混淆与误认。反观本案原告，其法定代表人张某多次在平湖市御皇汇足浴会所消费，明知“御皇匯”属于他人使用在先的商业标识，在注册 “御皇汇”商标后，不仅从未实际使用该商标，还针对他人合法使用“御皇匯”标识提起民事诉讼，有违诚实信用原则，不应得到支持。鉴于被告使用“御皇匯”标识不会造成与原告注册商标的混淆，今后被告可继续使用“御皇匯”标识，无需附加区别标识。
一审宣判后，双方均未上诉。判决已经发生法律效力。
评 析
商标的先用权抗辩是2013年修订商标法时为平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增的内容。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。” 法条仅有此一款，规定相对比较简单，实践中存在一些模糊的认识。本文将结合案例就商标先用权相关问题作一探讨。
一、案外人平湖市御皇汇足浴会所的商标使用行为可否视为本案被告在先商标使用
根据商标法的规定，被告主张商标先用权的，应当举证证明其在原告注册“御皇汇”商标前已经使用了“御皇匯”标识。有意见认为，被告嘉善县罗星街道御王汇足浴会所与案外人平湖市御皇汇足浴会所分别经过工商登记成立，字号不同，经营地址位于不同的县，属于不同的主体，即使经营者相同，也不能认为被告在先使用了“御皇匯”标识。笔者认为，尽管根据《最高人民法院关于使用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五十九条规定，原告起诉时对有字号的个体工商户应以营业执照上登记的字号为当事人，但这一规定仅仅是对个体工商户起诉的程序性规定，该条后半段规定“应同时注明该字号经营者的基本信息”，实际强调了个体工商户权利义务最终由经营者承担的本质。学术界曾有观点认为个体工商户属于非法人组织，2017年10月1日实施的《民法总则》关于个体工商户的第54条规定位于第二章自然人一章，使个体工商户的性质盖棺定论。就本案而言，被告的开办者胡某早在2012年便开办了平湖市御皇汇足浴会所，该店以“御皇汇”作为个体工商户名称的主要识别部分，且在实际经营过程中持续使用了“御皇匯”标识。因平湖市御皇汇足浴会所及被告均为个体工商户，其法律人格与经营者胡某高度重合，平湖市御皇汇足浴会所经营中使用“御皇匯”标识产生的权利最终归属于胡某。因此，平湖市御皇汇足浴会所早于原告商标申请日在先使用“御皇匯”的行为可以视为被告的在先使用行为。
二、关于“原使用范围”的理解
商标法对在先使用人的限制是“在原使用范围内继续使用该商标”，对于何谓“原使用范围”并不明确。笔者认为，“原使用范围”的基本含义应当包括：在先使用人应在原有的商品或服务类别上继续使用，不能扩至其他类别；先用权人所使用的商业标识应当维持现状，不能任意修改，以免产生新的混淆。关于“原使用范围”是否应当限制为在原有地域范围内生产、销售产品或者提供服务？笔者认为不宜机械地认为“原使用范围”一定限定于原有的县、市或者省地域范围内。理由是，电子商务、现代物流业的发达使互联网时代商品（服务）非常容易流通到区域外，作此限制可控性不强，也有违及鼓励商品流通的市场原则。为避免商标先用权人今后无限制地“开疆扩土”，可以结合先用权人是否具有善意加以规制。如果商标注册人在某一区域使用注册商标具有一定的知名度，而主张先用权人抗辩的主体在后进入该区域，先用权人故意使用与注册商标相同字号、颜色、字体的商标，导致一般消费者混淆的，此时可以判定其具有不正当竞争的恶意，应认定先用权抗辩不能成立，以维护正常的市场竞争秩序。反之，如果在先使用人主动采取措施规避混淆，则仍可以认定先用权抗辩成立。
三、商标权人要求“附加适当区别标识”的条件
商标法第五十九条第三款规定规定商标注册人可以要求在先使用人附加适当区别标识。有人解读认为只要商标权人提出要求，先使用人就应附加区别标识。这种理解有失偏颇，根据全国人大常委会法工委编的《中华人民共和国商标法释义》解读，该条法律立法的目的在于附加适当区别标识，以免发生混淆，造成消费者误认。在标识共存时易造成消费者混淆的，法院可以判令在先使用人附加适当区别标识；在无混淆之虞情形下，自然无需要求在先使用人附加适当区别标识。
鉴于被告使用“御皇匯”标识不会造成与原告注册商标的混淆，法院认定今后被告可继续使用“御皇匯”标识，无需附加区别标识。
四、对于恶意抢注他人商标的行为，司法应有所作为
商标是一种智力成果，属于知识产权的范畴。我国商标法实行申请在先注册原则，即对于同一种或者类似商品上的相同或近似商标，谁先申请，谁先获得商标局的商标注册申请，相应地，商标局会驳回在后申请。实践中，出现了很多恶意抢注他人商标的行为，商标抢注人以此要挟商标使用人的情况屡见不鲜。根据媒体报道，近年我市餐饮行业曾出现自己多年使用的商标未及时注册，被他人抢注，经营者无奈更改店名的情况。本案涉及的即使此类纠纷。由于商标法专业性较强，普通大众了解较少。当自己的商标被他人抢注，被抢注者“找上门”后，经营者往往认为对方有商标注册证，自己的商标没有注册，今后将不能继续使用了。这是认识的误区。2013年新商标修订时，特别增加了禁止恶意抢注、先用权抗辩等内容。对此，司法应给与充分的关注，能动适用上述规定有利于弘扬诚实信用的市场规则。
鉴于抢注他人具有一定影响的商标本身是一种投机行为，有违诚实信用的市场竞争规则，司法不应予以支持。而对于诚信经营的商户，其通过合法经营产生的权益，司法旗帜鲜明应予保护。因此，本案生效判决还特别明确指出，商标法所要保护的不是注册商标标识本身，而是注册商标的识别与区分商品、服务来源的功能。本案被告使用“御皇匯”标识，有合法的使用渊源，主观上显然没有攀附原告商标的故意；从客观方面看，原告注册涉案商标后从未实际使用过，被告使用“御皇匯”标识显然也不会造成相关公众的混淆与误认。反观本案原告，其法定代表人张某多次在平湖市御皇汇足浴会所消费，明知“御皇匯”属于他人使用在先的商业标识，在注册 “御皇汇”商标后，不仅从未实际使用该商标，还针对他人合法使用“御皇匯”标识提起民事诉讼，有违诚实信用原则，不应得到支持。
尽管商标法没有明确自然人开办不同个体工商户的情况下，在后个体工商户可否援引在先个体工商户的同一商标作为其在先使用抗辩的基础，本案判决并未拘泥于法条机械办案，而是从法律规定的精神出发，能动适用商标法的先用权抗辩条款，通过判决澄清了商标实践中老百姓的认识误区，有利于大力弘扬诚信经营的社会主义核心价值观，取得了较好的社会效果。