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作者 | 张月梅 商标评审委员会前审查员
来源 | 《中国知识产权》杂志总第134期
新平衡公司诉纽巴伦（中国）有限公司不正当竞争案开庭审理，各方当事人都在紧张地等着法院的判决，我相信法院会做出公正的判决。我没有看过案件卷宗，对该案的具体情形不做评论，但有一点是明确的，即该案涉及到商标“恶意”使用、“恶意”注册的问题，这也是当下商标实务问题中最被关注的问题。本文结合几件具体案例，谈一下自己对商标确权案件中“恶意”的认定问题。
在商标异议案件及无效宣告案件中，对诉争商标做出是否核准注册或者是否宣告无效的决定，其中一个重要考量因素是诉争商标在申请注册时是否主观上存在“恶意”，即是否违反了《商标法》第七条“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”之规定。虽然《商标法》第七条作为原则性规定，一般不作为实体条款适用，但在审理实践中适用其他实体条款时，诚实信用原则在绝大多数商标确权案件中都得以遵循。
“恶意”是指诉争商标的原始申请人在申请注册该商标时，意图攀附他人良好商誉、商标知名度及侵犯他人在先权利的主观意图，也包括不以在正常生产经营中使用为目的，而是通过大量注册商标的行为来谋取不正当利益的主观意图。确权案件中适用较多的《商标法》实体条款，虽然表述方式不同，但基本都可以视为做出了关于“恶意”的规定，如第十三条的“复制、摹仿或者翻译”他人驰名商标的表述，第十五条第一款的“以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册”及第二款的“明知该他人商标存在”的表述，第三十二条的“不正当手段”的表述，第四十四条“以欺骗手段或者其他不正当手段”的表述等。虽然第三十条并未体现商标注册人的主观意图，但在具体适用时，如果诉争商标有着明显攀附、傍靠在先引证商标的意图，那么可以认定诉争商标与在先引证商标并存使用，将导致相关公众对商品或服务来源发生混淆误认的可能性增大，从而判定二者构成使用在同一种商品或者类似商品上的近似商标。第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定在适用时，诉争商标申请人是否存在明知或应知他人在先权利的情形，也是重要的考量因素之一。
尽管在实践中笔者还真听到过有人坦率地承认其是抢注他人商标，但绝大多数情况下，注册人都会以各种理由主张其申请注册商标在主观上没有恶意，从而主张诉争商标申请人恶意注册的一方负有初步的举证责任。由于恶意是行为人的主观意图，因此在举证过程中可以通过其客观表现的行为加以推定。在实践中，有以下四种情形可以认定其注册商标具有恶意。
一是在先商标由臆造词或者在先权利如作品、商号、装饰装潢、作品角色等独创性强的元素构成，诉争商标注册人作为同行或者与在先权利人存在特定关系而理应知晓其在先权利权益存在的，可以推定其注册诉争商标具有恶意。二是在先商标或在先权利知名度较高，诉争商标与其非常近似又不能证明其有正当理由的，可以推定其注册诉争商标具有恶意。三是诉争商标在使用时，通过故意宣传、诱导等方式使相关公众误以为该商标与他人在先商标或者其他在先权利人存在联系的，或者自己不使用商标却向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金、大规模提起诉讼的，可以推定其注册诉争商标具有恶意。四是诉争商标申请人大量注册商标，明显超出其正常的生产经营需要，扰乱了正常的商标注册管理秩序、损害社会公共利益的，可以推定其注册诉争商标具有恶意。
在具体案件中，上述情形可能单独存在也可能会同时存在。需要特别强调的是，虽然商标使用通常发生在注册申请之后，但往往更能直接地证明注册申请商标时申请人的主观状态。从事商标评审工作十年后，我坚定地认为两件商标标识本身的近似程度对于实际使用时导致混淆的影响力，其实远远不如商标使用人通过包装宣传等具体行为带来的影响力大。就算两件商标标识本身接近，如果使用人通过包装、宣传不停地强调“我是我，我不是他”，那么导致消费者将二者混淆的可能性就很小。反之，就算两件注册商标标识区别较大，如果在使用中用尽各种办法传达“我是他，我就是他”的信息，依然十分容易导致消费者对二者混淆误认。由于商标初步审查时因证据不足无法认定申请人的主观恶意，所以一些商标会被予以初步审定或注册，但通过认定事后故意借助他人商誉、诱导消费者误认误购的使用行为来推定申请人注册申请时的恶意，在异议及无效宣告程序中对那些违反诚实作用原则的商标不予注册或宣告无效，对于维护正常的商标注册和使用秩序，保护正当权利人及消费者的利益都十分必要。
事实上，商标行政确权机关和司法机关对于打击恶意注册商标行为都态度坚定，在多起案件中通过不同事实对申请人的主观恶意进行了认定，并对恶意注册商标宣告无效。如在第16281699号“银鹰”商标无效宣告案件中，商标评审委员会认为，鉴于申请人商标中的汉字部分“银鹰”具有很强的显著性和极高的知名度，争议商标文字与申请人商标“银鹰”文字构成和呼叫完全相同。并且，被申请人与申请人又处于同一个地区，其行为及动机难称巧合，故争议商标已构成对申请人驰名商标的复制、摹仿。
在第14510167号图形商标无效宣告案件中，商标评审委员会认为，根据申请人提交的证据，可以认定“光头强”为申请人公司制作的动画片《熊出没》中的主要角色人物。自2012年首次在央视播出至今，多个电视台及网络播出了以“光头强”为主要角色的《熊出没》系列动画片，在2013年贺岁片中还有申请人制作拍摄的以“光头强”为主要角色的《熊出没之过年》、2014年贺岁片《熊出没之年货》等电影，申请人制作的动画片还出口多个国家及地区，经申请人广泛的宣传使用，该动画片在中国大陆地区已具有较高的知名度。考虑到“光头强”为申请人动画片中人物角色，争议商标与之在设计方式、表现手法、整体视觉效果上高度相近，难称巧合。而被申请人将具有较高知名度的动画片人物角色形象作为商标申请注册，不当借助了《熊出没》动画片在公众中的影响力，缩短了争议商标标识商品被公众接受的时间，提高了商品的知名度，使其获得更多交易机会和经济效益，从而损害了申请人享有的合法在先权益，违反了《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”之规定。在第8312897号“法恩莎FA E N S HA”商标无效宣告案件中，商标评审委员会认为，修改前《商标法》第四十一条第一款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境，且该精神贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标注册申请人在申请商标注册时应遵循诚实信用原则和公共的商业道德，不得以扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益等方式谋取不正当利益。申请人的“法恩莎F A E N Z A”商标在澡盆等商品上已具有一定知名度，争议商标“法恩莎F A E N S H A”与其在中文部分文字上构成相同，从而构成近似标识。根据查明事实4，被申请人申请注册了270件商标，除本案争议商标外，被申请人还先后在第5类、29类、30类、33类、39类、44类等多个类别申请注册了“捷豹JIE BAO”“百岁山欧米伽I I I”“QQ情缘”“景山百岁山”“景田万岁山”“井田百岁山”等多件与他人在先知名商标相同或近似的商标。被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，且其中多数商标与他人知名品牌相同或基本相同，难称巧合，其行为难称正当。综上，我委认为，被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要，具有明显的复制、抄袭、摹仿他人商标的故意。此种行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册申请已构成修改前《商标法》第四十一条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。在第11669952号“n e w b a l u n u s”商标无效宣告案件中，商标评审委员会认定在先的“N e w B a l a n c e”商标通过持续广泛的宣传和使用，建立了较高知名度，已为相关消费者熟知，依据《商标法》第十四条的规定，可以认为申请人（新平衡体育运动公司）第175153号“New Balance”商标在鞋商品上已达驰名程度。争议商标“n e w b a l u n u s”与申请人“N e w B a l a n c e”商标字母组合相近且核定使用的（动物）皮等商品与鞋商品在消费群体等方面有一定关联性，被申请人将争议商标注册在（动物）皮等商品上易使消费者误认为其与申请人具有某关联，进而可能对商品来源产生误认，损害申请人利益。故争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第三款的规定。
虽然由新平衡体育运动公司对“纽巴伦NI U B A L UN及图”商标、“Z图形”商标、“N”商标等多件无效宣告案件中，商标评审委员会均只适用了《商标法》第三十条予以诉争商标宣告无效，但均考量了在先引证商标“N e w B a l a n c e”及“N”商标的知名度较高且诉争商标的注册又缺乏正当理由的事实。
在第1737521号“奥普aopu”商标无效宣告案中，北京市高级人民法院则对于商标注册人在注册申请之后的行为推定其注册商标具有恶意。该案中，北京市中级人民法院认为：从诉争商标的实际使用情况来看，瑞安奇彩公司在诉争商标获准注册后并未实际生产、销售使用诉争商标的金属建筑材料商品，甚至该公司于2004年将诉争商标转让给其法定代表人涂秀平之后就注销了，但该公司却在申请注册诉争商标之后不久就进行了公司名称的变更，将“奥普”作为其字号。由此可见，瑞安奇彩公司在金属建筑材料商品上申请注册诉争商标并无真实的使用意图，其申请注册诉争商标与更改企业字号的行为均是为了囤积“奥普”标志资源。
综合考虑上述因素，可以推定诉争商标的申请注册人明知引证商标在浴用加热器、热气淋浴装置商品上具有较高知名度，本应进行合理避让的情况下，仍在与引证商标核定使用商品具有密切关联的金属建筑材料上申请注册与之近似程度极高的诉争商标，存在攀附杭州奥普公司引证商标知名度的意图。现代新能源公司与云南奥普公司主张诉争商标的注册与奥运会召开有关，因此采用“奥普”具有奥运普及推广的含义。同时二上诉人陈述云南奥普公司注册了w w w . a p1998. c o m的网站域名是为了纪念瑞安奇彩公司使用诉争商标的时间是1 9 98 年。上述陈述不仅在时间上无法相互印证，其解释内容也与常理不符，不足以证明瑞安奇彩公司申请注册诉争商标具有正当性。诉争商标的申请注册具有恶意，杭州奥普公司对其提出的无效宣告请求符合2013年修正的《商标法》第四十五条第一款的规定。
在第1904474号“威仕达玉兰”商标无效宣告案件中，最高人民法院对于《商标法》第四十五条第一款的“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定，给予了明确的解释。本案中，“威仕达玉兰”商标核准注册日为2002年8月21日，而宝洁公司于2010年8月4日才向商标评审委员会提出撤销申请，等经过商标评审委员会行政审理、法院一审、法院二审、最高院重审决定做出时已是2016年7月28日，此时“威仕达玉兰”商标已经获准注册14年。
关于威仕达公司申请注册争议商标“威仕达玉兰”是否具有恶意的问题。最高人民法院认为，根据（ 修改前）商标法第四十一条第二款“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定，判断争议商标（“威仕达玉兰”）的注册是否具有恶意，不能仅仅考虑商标是否已经达到驰名的程度，即只要是驰名商标，就推定申请注册人具有恶意，而应该根据案件具体情节，从主观意图、客观表现等方面综合判断。
本案中，威仕达公司与宝洁公司同为洗化行业经营者，引证商标（“玉兰油”商标）在争议商标（“威仕达玉兰”）申请注册日前已经具有很高知名度，威仕达公司应当知晓。此外，威仕达公司在实际使用争议商标（“威仕达玉兰”）的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图之行为，亦进一步佐证该公司申请注册争议商标具有恶意。
上述案件或为近半年内商标评审委员会审理的案件，或为终审法院做出的终审判决，可以表明商标确权行政机关和司法机关在实践中是坚持把诚实信用的立法精神贯穿于商标注册和使用的各个环节。只要可以证明注册商标时申请人存在违反诚实信用的恶意，就可以通过无效宣告的注册后纠正程序剥夺其权利。在今年召开的全国人民代表大会上，李克强总理在政府工作报告中指出要“强化知识产权保护，实行侵权惩罚性赔偿制度。”笔者认为在确权程序中也应建立惩罚性赔偿制度，提高恶意申请注册商标的成本，从源头上有效制止恶意注册行为。