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来源 | 立案庭 张天浩 知产北京
近日，北京知识产权法院审结了原告约翰迪尔（中国）投资有限公司（简称约翰迪尔中国公司）诉被告赵某辉、约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司（简称约翰迪尔丹东公司）因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案。法院最终认定被告赵某辉及约翰迪尔丹东公司的行为构成因恶意提起知识产权诉讼而给原告约翰迪尔中国公司造成损害，故判令二被告连带赔偿约翰迪尔中国公司经济损失十万元。
基本案情
原告约翰迪尔中国公司主张：被告赵某辉与约翰迪尔丹东公司于2015年5月8日以其申请的ZL201430181353.7号外观设计专利（简称涉案专利）提起专利侵权之诉，北京知识产权法院受理该案，案号为（2015）京知民初字第817号（简称涉案案件）。后涉案专利被全部无效，赵某辉与约翰迪尔丹东公司撤回涉案案件的起诉。约翰迪尔中国公司认为赵某辉与约翰迪尔丹东公司将约翰迪尔中国公司产品的外观设计盗用进行专利申请，然后恶意利用该专利向约翰迪尔中国公司提起侵权诉讼。约翰迪尔中国公司因该恶意诉讼受到了损失，这些损失包括但不限于为应诉支付的律师费和提起无效宣告的相关费用。
在2010年第12期公开出版发行的《现代化农业》期刊上，约翰迪尔中国公司在其广告中展示了该圆筒形外包装的润滑油。2014年6月13日，赵某辉向国家知识产权局专利局申请了涉案专利，该专利于2014年10月15日授权公告。涉案专利主视图显示，该专利圆筒主体与约翰迪尔中国公司在先发布的圆筒形外包装造型相近。2014年12月15日，佳木斯市工商局向阳（东）分局作出佳向（东）工商处字009号行政处罚决定书。该行政处罚决定书认定佳木斯市向阳区鸿运收割机配套产品销售部及张某鸿销售的润滑油外包装使用“跳跃的鹿”商标，因而侵犯迪尔公司注册商标专用权。而该被控侵权产品经查系从兰西佳联迪尔油脂化工有限公司（法定代表人为赵某利）处购进。赵某利亦为本案中约翰迪尔丹东公司法定代表人。2015年5月8日，赵某辉与约翰迪尔丹东公司向北京知识产权法院提起诉讼，主张约翰迪尔中国公司生产、销售、许诺销售的几款润滑油系列产品的包装桶侵犯了赵某辉享有专利权的涉案专利。2015年7月2日，约翰迪尔中国公司向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出专利无效宣告请求，专利复审委员会经审理认为涉案专利与约翰迪尔中国公司在2010年第12期公开出版发行的《现代化农业》期刊广告中的圆筒形外包装相比不具有明显区别，不符合专利法第二十三条第二款的规定，最终作出第29201号无效宣告请求审查决定书（简称无效决定书），宣告涉案专利全部无效。2016年8月1日，赵某辉与约翰迪尔丹东公司就涉案案件向北京知识产权法院书面申请撤回起诉，北京知识产权法院依法予以准许并作出相应民事裁定书。就赵某辉与约翰迪尔丹东公司提起的专利侵权诉讼及涉案专利的无效宣告请求约翰迪尔中国公司及其关联公司先后支出代理费、无效宣告请求受理费、资料费、公证费等多笔费用。
法院认定
经审理，北京知识产权法院认为，所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：
1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；
2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；
3、具有实际的损害后果；
4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。
赵某辉与约翰迪尔丹东公司的法定代表人赵某利在已经明知约翰迪尔中国公司在先销售的润滑油外包装造型的情况下，仍将与其造型基本一致的外包装申请为自己的外观设计专利，且在外观设计专利的图样上使用约翰迪尔中国公司的关联公司享有注册商标专用权的标识，其申请行为违背了诚实信用原则。在明知涉案专利与约翰迪尔中国公司的现有设计基本一致，缺乏权利基础的情况下，赵某辉与约翰迪尔丹东公司仍主张约翰迪尔中国公司的现有设计侵害其涉案专利权，并意图使约翰迪尔中国公司受到财产或信誉上的损害，该行为已经构成滥用诉讼权利，属于恶意诉讼。在明知缺乏权利基础的情况下，赵某辉与约翰迪尔丹东公司在涉案案件中起诉约翰迪尔中国公司侵害其涉案专利，并要求约翰迪尔中国公司停止侵权、赔偿损失，后又以撤诉方式放弃了全部诉讼请求，可以视为其已完成提出具体诉讼请求相威胁的行为。约翰迪尔中国公司为维护自身合法权益聘请代理人应对诉讼，符合常理，其所支付的代理费及为应对诉讼而进行举证工作所支出的公证费、资料费亦属必要。上述费用与赵某辉与约翰迪尔丹东公司恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。
综上，北京知识产权法院综合考虑赵某辉与约翰迪尔丹东公司的恶意程度、侵权性质、损害范围等因素，酌情确定其赔偿约翰迪尔中国公司经济损失的合理数额为十万元。
典型意义
我国专利法并未规定就专利权人恶意诉讼给他人造成损害赔偿的责任承担问题。2011年，最高人民法院设定了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由，但并无具体的法律条文或司法解释规定对应该案由，仅有一些法律的原则性条款规定。包括《中华人民共和国民法总则》第七条规定的“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺”以及《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定的“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利”。因此，在上述原则性条款的基础上，北京知识产权法院依据民事侵权行为的要素来界定因恶意提起知识产权诉讼损害责任的构成要件，尝试为该类案件设定相对较为客观、可操作的法律适用标准，从而为知识产权诚信诉讼创造良好司法环境。