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作者 | 张迁 张莹 北京知识产权法院
伴随着世界经济的全球化，国内企业与域外公司的联系愈加紧密，涉外定牌加工案件数量也在逐年增多，有关涉外定牌加工是否构成商标侵权的争议方兴未艾。定牌加工是一家公司从其他公司采购零部件贴上自有品牌进行再加工或采购成品贴上自有品牌（即“贴牌”行为）直接销售的行为，这种贴牌再加工或贴牌销售都可被称作定牌加工[1]。而涉外定牌加工，就是国内企业受国外企业的委托，依照其要求，在被委托加工生产的产品上贴上国外企业指定的商标，继而将产品全部出口国外的行为。
涉外定牌加工行为多具有以下特征：一、加工方为国内企业，委托方为国外企业。二、加工方依据委托方的要求，仅在被委托加工生产的产品上贴上其指定商标。三、产品出口国外，而不能在国内销售。四、出口国外，而非销往国外。
因法律具有其地域性，商标权作为一种法定权利也难免受到地域性的限制。在不同国家，相近乃至相同的商标往往会被不同的权利人持有。在我国，涉外定牌加工的产品全部出口国外，这就涉及到涉外定牌加工的行为是否构成侵犯国内与其相近似商标的持有人之权利的问题。
大部分观点认为，审理涉外定牌加工案件的法律依据为《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项的规定，即未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。
可见，判定涉外定牌加工行为是否构成侵权，关键在于判断该行为是否构成商标法意义上的使用。而《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。表面上看，涉外定牌加工确实将商标用于商品或交易文书之上，但实际上，这一条款的关键在于“用于识别商品来源”。而涉外定牌加工中的产品全部出口国外，不在中国境内销售。结合商标权的地域性，产品上的贴牌只在中国境外才具有商品来源的识别意义，并不能在境内市场发挥识别商品来源的作用。因此，笔者认为，涉外定牌加工行为原则上不应当被认定为商标侵权。
有一种观点认为，《中华人民共和国商标法》第四十八条虽未明确规定“识别”主体，但整部商标法的拟制主体相关公众应为此条规定的主体，即与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者，[2]涉外定牌加工的产品在中国至少要经历包装、贴牌、运输、出口等环节，在这里，生产工人、印刷工人、运输工人，甚至码头开箱工人均属于相关公众，他们工作的过程也是识别商品来源的过程。
对此，笔者认为，相关公众指商品的消费者及与商品营销有密切联系的经营者，首先，这些工人在工作中不会购买其负责生产的涉外定牌加工产品；其次，他们也不负责这些产品的营销。因此，并不能认定这些工人属于商标法意义上的相关公众，更不能认定在中国的贴牌、运输、出口等行为发挥了识别该被贴牌商品来源的作用。
也有观点认为，在进出口环节中，相关当事人需要向海关进行申报、纳税、提交许可证件等一系列事项，这些无一不是进出口商所从事的商业活动，因此《中华人民共和国商标法》第四十八条虽没有明确规定进出口是一种商标的使用行为，但其作了“将商标用于其他商业活动中”的兜底表述方式，进出口行为作为一种商业活动，显然是商标法范畴内的商标使用行为。[3]
对此，笔者认为，这一系列事项的相对方为海关工作人员，这些海关工作人员显然不会是进出口商品的消费者或者与商品营销有密切联系的经营者。因此，海关工作人员不属于商标法意义上的相关公众，进出口行为也不会发挥识别该被贴牌商品来源的作用。
当然，原则上不认定构成侵权并不代表涉外定牌加工行为就有了“免死金牌”。根据我国法律中的“诚实信用原则”，在国外委托方行为有可能实质性损害我国商标权人合法利益的前提下，国内同业经营者就应当尽到更高、更合理的注意义务和避让义务。尤其是对于国内知名商标，在明知境外委托方有较大可能具有恶意的情况下，国内企业应当尽到合理的注意和审查义务，否则可能会被认定存在过错，进而承担相应的连带民事责任。在江苏省高院的“东风”商标侵权案[4]中，江苏省高院认定，原则上的确不应当认定涉外定牌加工行为构成商标侵权，但是，如果国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身未尽到合理的审查或注意义务，则国内加工企业构成侵权。
与此同时，也需要防止本质上不属于涉外定牌加工，却利用其可能被免责的法律环境从而达到“鱼目混珠”目的的行为。实践中最容易出现的问题可能就是国内公司在贴牌之后，并非出口给委托公司，而是直接销售给第三方。涉外定牌加工的特征之一就是出口国外，而非销往国外。前述情况中的国内公司不仅仅是加工方，而是产品的加工方及营销商。在此情况下，国内公司的行为已不再是涉外定牌加工行为，不能以涉外定牌加工为借口免责。那么，正如前文所述，此时的国内公司应当被认定为商标法意义上的相关公众，应认定其营销行为构成商标法意义上的使用，根据属地原则，在商标构成近似的前提下，国内公司应承担商标侵权的责任。
最后，随着互联网经济的迅猛发展，网上贸易市场日益呈现全球化趋势。消费者越来越容易地通过各种电子商务网站购买到国外市场的商品，加工方的注意义务也必将相应加强。上海知识产权法院在（2016）沪73民终37号“PEAKSEASON”案中认定，随着互联网经济的发展，国内消费者通过“亚马逊”可以搜索在美国市场的商品并进行网购，由此可见，即便出口商品不在境内销售，也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识，必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认问题，此种情况下商品上的标识会起到识别商品来源作用。因此，在本案中不能以非商标法意义上的商标使用为由判决两被上诉人不构成侵权。基于“PEAK”商标的知名度，国内加工企业作为受托方，亦应对委托方在境外的商标及受托使用形态施以更为谨慎的注意和审查义务，现其未尽到该义务，使得被控侵权服装上贴附了与“PEAK”商标构成近似的标识，另因存在通过“亚马逊”网站可购买到已出口至境外之商品的可能性，会引起国内相关公众混淆与误认，故国外委托方在相同商品上使用近似商标的行为构成对“PEAK”商标专用权的侵害，应承担停止侵权等民事责任，国内加工方应就其帮助侵权行为，与国外委托方承担连带责任。由此可见，在“互联网+”的大背景下，国内消费者购买国外商品会更加方便，涉外定牌加工中贴附的商标也更有可能在国内产生识别商品来源的作用。或许在不远的未来，随着新的国际条约的签订，“一带一路”战略的不断推进，商标法的地域性会被进一步地限缩，涉外定牌加工行为也会得到更多的法律规制。
注释：
[1] 姚钟华、张涛著：《ＯＥＭ与加工贸易管理方略》，广州：广东经济出版社，2002年版，第5页。
[2] 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条。
[3] 徐枫、王正伟《对涉外定牌加工行为的再思考——以知识产权海关保护执法实践为视角》载《知识产权》2015年第7期，p29。
[4] 参见(2015)苏知民终字第00036号民事判决书。