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作者 | 刘书芝 超凡知识产权服务股份有限公司
摘要：专利申请人、专利权人为了自身利益，在专利授权、专利无效及侵权诉讼程序中可能会对权利要求进行不一致的陈述。本文讨论了专利授权、无效及侵权诉讼程序中对权利要求陈述的相互影响，给出了对不同程序不一致陈述的处理方式的建议。作者认为，无论是专利无效程序还是侵权诉讼程序，都应当采用禁止反悔原则。
关键字：专利权人的不同陈述；授权程序；无效程序；专利侵权程序；禁止反悔
一件专利在其生命周期内，可能会经历很多程序。发明创造在经授权程序后才能得到专利权。特别的，发明专利还需经实质审查才能获得授权。有的专利非常具有商业价值，但在授权之后，很可能会经历无效及侵权程序。有时，专利权人为了自身利益，在不同的程序中可能会对权利要求相同的事项进行不同的甚至相反的陈述。这些程序中的陈述的相互影响，以及如何处理不同程序中的不同陈述以保证公平公正，都是值得探讨的问题。
专利授权、无效程序中的陈述对侵权诉讼的影响及处理方式
在专利授权、无效程序中，专利申请人、专利权人为了避免专利申请被驳回或专利被无效，通常会进行答辩和意见陈述，以争辩专利申请或专利符合《专利法》的规定。尤其当专利授权、无效程序中涉及不清楚问题、新颖性、创造性缺陷时，专利申请人、专利权人还会对权利要求的相关技术内容进行澄清，或对权利要求中的特征、技术术语进行解释说明。特别是为了与现有技术相区别，专利申请人、专利权人常常会争辩权利要求中的特征、技术术语与对比文件中的某特征不同或无关，或者对权利要求中的用语进行限缩性解释，以与现有技术相区别。
但在侵权程序中，专利权人为了获得更大的保护范围，有可能又对权利要求进行扩充性解释，采用与专利授权、无效程序中不同的陈述，将在专利授权、无效程序中明确放弃的技术方案，又重新纳入到权利要求范围内。
为了防止专利权人出尔反尔、两头获利，司法机关在侵权诉讼中确定专利权人的权利要求范围时，通常采用禁止反悔原则，以对等同原则做出限制，保证公平公正。“禁止反悔原则”是指在专利审批和无效程序中，专利权人通常会进行意见陈述或修改权利要求，专利权人通过陈述或修改明确放弃的内容，在专利侵权诉讼中不得再次纳入到权利要求的保护范围内。[1]
禁止反悔原则并不是我国现行《专利法》中所明文规定的法律原则，而是在专利侵权诉讼实践和司法解释中体现并在司法界得到普遍认可的原则。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”最高人民法院的上述规定中明确了在侵权诉讼中禁止反悔原则的适用。各级法院都应当准守该规定，在专利侵权诉讼中对出尔反尔的专利权人采用禁止反悔原则，不允许其反悔。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）第六条又规定：“人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。”由上述规定可以看出，专利申请人、专利权人在专利授权、无效程序中的陈述，在侵权诉讼中不仅适用于禁止反悔原则，且对权利要求的保护范围本身就有限定作用。
根据最高人民法院司法解释中的上述规定，如果专利申请人、专利权人在专利授权、无效程序中进行限缩性陈述，在侵权诉讼中又进行扩展解释，试图将已经放弃的技术方案重新纳入权利要求保护范围时，法院就会以禁止反悔原则否定专利权人的主张。
专利授权程序中的陈述对无效程序的影响及处理方式
针对专利授权程序中的陈述对于无效程序的影响及处理方式，目前还没有明确的规定。
由于专利授权程序和无效程序都是对权利要求可专利性的审查或挑战，为了避免驳回或无效，专利申请人、专利权人通常不会扩大性解释，而往往会在两个程序中均进行限缩性解释。因此，通常不会出现申请人、权利人在授权程序中进行先限缩性陈述而后又在无效诉讼程序中进行扩展性陈述的情况。
权利人在专利授权程序中的陈述与无效程序中的陈述如出现不一致，通常是因为权利人对一些事项承认或自认的反悔。例如，在涉案专利中的权利要求中限定了特征A和B，在授权程序中，审查员认为对比文件中公开的特征A’和B’即为特征A和B，专利申请人承认对比文件中的特征A’就相当于涉案专利中的特征A，即承认了对比文件公开了特征A，而争辩涉案专利中B与对比文件中的B’不同；但在无效程序中，专利权人又做出了不同的陈述，争辩涉案专利中的特征A和B与对比文件中的特征A’和B’均不相同。那么，这种在授权程序中自认的情况是否具有效力，又是否应当适用禁止反悔呢？《专利法》及其审查指南中没有关于这方面的规定。由于专利侵权诉讼中的禁止反悔原则起源于普通民法中的禁止反悔，我们不妨先来看一下民法中的相关规定。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条第一款规定：“诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。但涉及身份关系的案件除外。”
《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》（法释〔2015〕5号）第九十二条规定：“一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实，不适用前款自认的规定。自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。”
尽管上述规定是民事诉讼中的相关司法解释，但其司法精神和原则应当是一脉相承的。如果专利权人在授权程序中已经自认对其不利的事实，则在无效程序中就应当不允许其反悔，除非其能提供证据证明原先在授权程序中的陈述与事实不符。
侵权诉讼程序中的陈述对无效程序的影响及处理方式
很多无效程序是在侵权诉讼程序之后进行的。同样的，在侵权程序中，专利权人为了自己的利益会对权利要求进行解释，尤其是会对一些特征进行扩展性解释，或者主张涉嫌侵权的争议等同物为权利要求的等同特征，以将涉嫌侵权的标的物纳入到权利要求的保护范围中。但在无效程序中，为了维持专利权的有效，专利权人可能对同一特征做出不同的陈述，例如对同一特征做出限缩性陈述或者争辩上述争议等同物与涉案专利中的相应特征不同。
上述专利侵权诉讼中的禁止反悔原则适用于对明确放弃方案重新纳入到权利要求范围内的反悔，即对权利要求先限缩后扩张的反悔禁止，并没有规定侵权诉讼中先扩张而无效程序中后限缩的情况应如何处理。不过，我们仍可借鉴民法中的相关规定。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的第九条规定：“下列事实，当事人无须举证证明：（一）自然规律以及定理、定律；（二）众所周知的事实；
（三）根据法律规定推定的事实；（四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实；（五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；（六）已为仲裁机构生效裁决所确认的事实；（七）已为有效公证文书所证明的事实。
前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外；第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外。”
因此，根据公平公正的原则，对于侵权诉讼中先扩张而无效程序中后限缩的情况，无效程序可以根据侵权诉讼的进展情况，建议做如下处理：
一、如果侵权诉讼判决已经生效，则应当以人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实为准，不得对权利要求的同一特征做出限缩性陈述。以裁判所确认的事实为基础，涉案专利如果不符合《专利法》中新颖性、创造性等无效条款，则应当宣判专利权无效。
二、如果侵权诉讼判决未生效，则在侵权诉讼程序中应当适用禁止反悔原则，禁止将权利人在无效程序中明确放弃的方案重新纳入到权利要求的范围内，并判定侵权不成立。
以对等同特征的禁止反悔为例。在侵权诉讼中，专利权人会主张涉嫌侵权的技术方案的特征C’为涉案专利权利要求中的特征C的等同特征。如果法院认可了专利权人的主张，并以此最终判定侵权成立，那么，在后续的无效程序中，如果专利权人又主张对比文件中的相同特征C’与涉案专利权利要求中的特征C不相同也不等同，则应当以侵权诉讼中专利权人的陈述为准，不能做出相反的解释。
再以对权利要求范围的解释的禁止反悔为例。在侵权诉讼中，专利权人对涉案专利权利要求中的特征D做出解释和澄清，而将特征D的范围解释得较宽。按照专利权人的上述陈述，特征D为涉嫌侵权的技术方案的特征D1的上位概念。如果法院接受了专利权人的主张，并以此最终判定侵权成立，那么，在后续的无效程序中，专利权人也不得对特征D重新进行限缩性解释，从而将对比文件中的特征D1排除在特征D的范围之外。
简而言之，在无效程序中也应当适用禁止反悔原则，专利权人在无效程序中所做出的陈述，不得违背其在侵权诉讼中已经认定的事实和对权利要求做出的陈述。
小结
总之，无论是无效程序还是侵权诉讼程序，都应当采用禁止反悔原则，不能让专利权人为了自身利益而对权利要求的同一事项在不同的程序中做出不一致甚至相反的陈述。如果专利权人在不同的程序中的陈述自相矛盾、出尔反尔，则应当自行承担不利后果。
专利申请人或专利权人也应当谨言慎行，注意自己的陈述所产生的后果，特别是要注意在授权程序中的意见陈述不要对权利要求范围产生不利影响。一方面，不要轻易承认或自认对自己不利的事实，另一方面，也要保持意见陈述的一致性，不要在不同的程序中对相同事项进行不同的甚至自相矛盾的陈述。
参考文献：
1.尹新天.中国专利法详解[M]. 北京：知识产权出版社，2011年第1版.