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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：刘东海 北京市长安律师事务所律师 合伙人
在我国当前的司法实务中，商标共存协议通常存在于商标驳回复审行政程序及后续的司法程序中。本文通过4个案例来梳理司法实务中对共存协议的不同态度。
引言
在我国当前的司法实务中，商标共存协议通常存在于商标驳回复审行政程序及后续的司法程序中。对于商标共存协议是否采纳，目前存在三种观点：第一种观点认为，商标权为私权，是否允许申请商标获准注册，应当允许在先权利人自由处分相关权益。第二种观点认为，商标权虽然是私权，相同或近似商标的共存会导致消费者产生混淆，从而损害消费者的利益，因此，不应当认可商标共存协议的效力。第三种观点认为，商标共存协议可以作为认定申请商标与引证商标是否近似、是否会导致相关消费者混淆的考量因素。下面通过4个案例来梳理司法实务中对共存协议的不同态度。
案例1：“良子”商标争议案
1551944号“良子”商标（争议商标）由山东良子公司于2000年2月17日提出注册申请，于2001年4月7日被核准注册。引证商标“良子及图”由新疆良子健身有限公司于1997年10月31日向商标局提出注册申请，于1998年12月28日被核准注册，于2002年2月22日经核准转让给北京良子公司。
2002年12月31日，北京良子公司以争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标，违反了《商标法》第二十八条的规定为由，向商标评审委员会提出撤销注册不当商标申请。商标评审委员会裁定争议商标在保健、理疗服务上予以撤销，在其余服务项目上予以维持。
北京市第一中级人民法院一审判决维持商标评审委员会裁定。北京市高级人民法院二审[1]改判：共存协议第四条规定，济南市历下区良子健身总店与新疆良子健身有限公司均放弃对对方带有“良子”字样的商标提出异议或注册不当申请的权利。由于共存协议签订时，争议商标已被商标局核准注册，因此，共存协议第四条中所指的“良子字样的商标”包括争议商标。北京良子公司亦应当遵守共存协议的约定，不应对争议商标提出撤销注册不当商标申请。
最高人民法院再审[2]维持北京市高级人民法院二审判决，并进一步阐述：北京良子公司的上述行为，违反了共存协议的约定和诚实信用原则，而撤销争议商标的结果，显然打破了共存协议约定的利益平衡和多年来形成的市场格局，对山东良子公司明显不公平。
案例2：“真的常想你” 商标驳回复审案
申请商标系第7864619号“真的常想你”商标，由帅龙公司于2009年11月26日提出注册申请。引证商标系第4879544号“真的好想你”商标，申请日为2005年9月5日。商标评审委员会认定申请商标与引证商标在文字构成、呼叫、含义等方面较为接近，整体不易区分，构成近似商标。
2009年9月19日，河南省高级人民法院受最高人民法院的委托，协调帅龙公司与好想你公司签订调解协议（简称调解协议）。调解协议约定：帅龙公司将其所有的“真的好想你”、“想你”、“好想你”商标、商标注册申请权转让给好想你公司。好想你公司保证在经营、商业宣传中不使用“真的好想你”商标，也不得转让该商标。同时，好想你公司保证对帅龙公司正在申请注册的“真的想念你”、“真的喜欢你”、“真的常想你”商标不得提出异议。
北京市第一中级人民法院一审[3]认为：《商标法》既保护商标权人的利益，也要保护消费者利益。只有在有充分证据证明商标权人对自身权利的处分损害到包括消费者利益在内的社会公众利益的情况下，才可能依据保护消费者利益的价值取向，对申请商标不予核准注册。本案申请商标“真的常想你”与引证商标“真的好想你”虽然在文字构成上较为近似，但两商标并非完全相同，尚存在一定区别。鉴于引证商标原注册人为帅龙公司，帅龙公司与引证商标现所有人好想你公司已经达成调解协议，好想你公司受让但不再使用引证商标，即引证商标在转让至好想你公司后已不在经营中使用，故已不存在消费者将申请商标与引证商标产生实际混淆误认的可能性。帅龙公司与引证商标所有人好想你公司达成调解协议体现了当事人对商标权的处分，在无证据证明该协议对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重。加之上述协议系最高人民法院委托河南省高级人民法院主持双方调解而达成，该调解协议应为司法机关所认可，具有较高效力。商标评审委员会未考虑上述调解协议而作出第92795号决定存在不当之处，依法应予纠正。
北京市高级人民法院二审[4]维持一审判决，但裁判理由不同：商标权本质上是私权，也是财产权。在商标授权确权审查实务中虽然要防止相关公众的混淆误认，但更应当尊重商标权的私权属性，特别是尊重在先商标权人的意志。消费者利益并不必然构成公共利益，商标法中消费者利益保护优先于商标权人利益保护并不具有必然充分的理由，而包括商标权在内的知识产权的私权本质属性决定了商标法更应当优先尊重商标权人的意志和保护商标权人的利益。当防止消费者的混淆误认与尊重在先商标权人的意志相冲突时，通常应当优先尊重在先商标权人的意志而不是优先防止消费者的混淆误认。
这是因为同时使用在相同或类似商品上的相同或近似商标如果造成相关公众的混淆误认，消费者可以放弃该商标所指向的商品而选择替代商品，故通常是在先商标权人而不是消费者首当其冲地遭受损失，同时通常也是在先商标权人遭受更大的损失。既然在先商标权人能够坦然面对其可能遭受的损失而接受商标共存的事实，则消费者因此可能受到的混淆误认通常应当不足以阻碍商标共存的事实，或者此时消费者负有适当容忍混淆误认的义务。这就是说，如果相同或近似商标的所有人能够容忍相同或近似商标同时使用于相同或类似商品或服务，则相关公众或者消费者一般也应当给予同样的容忍，如果其不能给予这种容忍时完全可以选择“用脚投票”，如选择其他品牌的商品或服务。
更进一步讲，如果使用在相同或类似商品上的相同或近似商标的所有者通过共存协议等方式认可了相同或近似商标的共存，特别是这种共存协议是通过司法裁判中的调解协议等方式形成且已经得到了实际履行，则在相关商标授权确权审查中应当注意尊重该调解协议，保护切实履行司法调解协议的当事人的合法权益。还必须指出的是，相同或近似商标在相同或类似商品或服务上的共存并不以不存在消费者的混淆误认为适用前提，消除消费者的混淆误认也不是适用商标共存制度的目标。恰恰相反的是，商标注册共存制度必须以消费者混淆误认的实际或可能存在为适用前提，而且相同或近似商标在相同或类似商品或服务上的共存也并不必然消除消费者的混淆误认。这是因为如果没有消费者的混淆和误认，在先商标当然地不能成为在后商标的注册障碍，则没有商标共存制度的适用余地。
因此，是否造成消费者的混淆误认与在先商标所有人是否许可在后商标申请注册无关，或者说无论在先商标权人是否许可在后商标申请注册，在后商标与在先商标在相同或类似商品或服务上的共存均可能“容易导致混淆”，但在后商标即使“容易导致混淆”也可以获得注册，这是基于在先商标所有人的同意而不是基于对消费者混淆误认的消除。因此，应当确立的原则是：只要与诉争商标构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标的在先商标所有人同意诉争商标注册的，原则上均不得以诉争商标与该在先商标构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标为由驳回注册、不予注册或者撤销注册，或者宣告诉争商标无效。当然，在这一原则之外可以存在某些例外情形，如危害社会公共利益的商标共存就不应当被承认。
本案中，申请商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品已经构成相同或类似商品，申请商标与引证商标均为文字商标，其文字构成、含义基本相同，二者若使用在相同或类似商品上，容易造成消费者的混淆误认，故申请商标与引证商标已经构成使用在相同或类似商品上的近似商标。消费者的混淆误认既包括实际发生的混淆误认，也包括可能发生的混淆误认，原审法院基于引证商标所有人好想你公司承诺受让引证商标后放弃在经营中使用引证商标，从而认定不存在消费者将申请商标与引证商标产生实际混淆误认的可能性，并进一步认定申请商标与引证商标未构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标，依据不足，本院依法予以纠正。商标评审委员会有关申请商标与引证商标已构成使用在相同或类似商品上的近似商标的上诉理由成立，本院依法予以支持。
但是，虽然申请商标与引证商标已构成使用在相同或类似商品上的近似商标，但引证商标原为申请商标所有人所有。在河南省高级人民法院受最高人民法院的委托于2009年9月19日协调帅龙公司与好想你公司签订的调解协议中明确约定，帅龙公司将其所有的“真的好想你”、“想你”、“好想你”商标注册申请权转让给好想你公司，好想你公司保证对帅龙公司正在申请注册的“真的想念你”、“真的喜欢你”、“真的常想你”商标不得提出异议。该调解协议可以视为申请商标的所有人帅龙公司已经同引证商标的现所有人好想你公司就申请商标与引证商标达成了注册及使用共存协议，好想你公司已经同意申请商标的注册申请。该调解协议生效后帅龙公司已经实际履行，引证商标也据此依法转让至好想你公司。
因此，即便申请商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标，但鉴于帅龙公司与引证商标所有人就申请商标的注册申请已经达成的调解协议体现了当事人对商标权的处分，且本案没有证据证明上述调解协议的达成和履行损害了社会公共利益，目前也没有有效证据证明申请商标具有其他应当驳回注册申请的法定情形，故该调解协议应当得到尊重。况且，引证商标所有人已经保证不在经营中使用引证商标，表明消费者遭受混淆误认的可能已经被大大降低，其更应当容忍申请商标的注册和使用。商标评审委员会毕竟不是消费者，其应当站在消费者的位置而不是取代消费者的位置进行判断。基于上述事实和理由，商标评审委员会在作出第92795号决定时未考虑上述调解协议确有不当，原审法院认为商标评审委员会应当在考虑上述调解协议的基础上重新作出复审决定是正确的。
因此，虽然原审法院对申请商标与引证商标是否构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标的认定错误，但其判决结论正确，故本院予以维持。商标评审委员会有关申请商标与引证商标共存必然导致消费者产生混淆，故申请商标不应被核准注册的上诉理由依据不足，本院不予支持。
案例3： “STELUX”商标驳回复审案
申请商标为第7522204号“STELUX”商标，其申请日为2009年7月6日，申请人为宝光公司。引证商标为国际注册第984611号“STELLUX”，其申请日为2008年12月11日，申请人为施华洛世奇股份公司。商标评审委员会驳回申请商标的注册申请。
北京市第一中级人民法院一审[5]认为：注册商标专用权虽为私权，但其同时亦涉及公众利益。在申请商标与引证商标构成近似商标，从而容易导致消费者混淆误认的情况下，即便引证商标权利人许可申请商标的注册，亦不能否认其可能会对消费者利益造成损害。据此，引证商标所有人所出具的共存协议不足以使申请商标具有可注册性。原告的上述主张不能成立，本院不予支持。
北京市高级人民法院二审[6]改判：从申请商标与引证商标相比可以看出，二者均为英文文字商标，其差别仅在于一个字母不同，二者的标识近似程度较高。但依据《商标法》第二十八条判断两商标是否构成同一种商品上的近似商标、类似商品上的相同商标以及类似商品上的近似商标，均必须满足易导致相关公众混淆的要件。在申请商标标志与引证商标标志近似程度较高，但引证商标所有人出具《同意书》同意申请商标注册的情况下，该《同意书》应当作为适用《商标法》第二十八条审查判断申请商标可否获准注册时应予考量之因素。
原因在于：
第一，商标申请注册中，根据《商标法》第二十八条对于混淆可能性的判断是商标授权行政机关或者人民法院从相关公众的角度作出的一种推定，而《同意书》是由与自身具有直接利益关系的在先商标权人出具，其对是否可能产生混淆的判断更加符合市场实际。因此，若无其他明显因素表明存在混淆的可能性，《同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据。
第二，商标权是一种民事财产权利。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。《同意书》即为在后商标申请人经与在先商标权人协商，由在先商标权人作出的同意近似标志在相同或类似服务上共存的意思表示。《同意书》体现了在先商标权人对其权利的处分。
第三，《商标法》的直接目的是保护商标权人的权利，同时兼顾消费者的利益。只有在有充分证据证明在先商标权人签署的《同意书》侵害了消费者利益的情况下，在先商标权人对其权利的处分才应当予以否定。
案例4： “NTT”商标驳回复审案
4215925号NTT DATA及图商标（申请商标）于2004年8月11日申请注册，“NTT Communications”引证商标1999年9月30日申请注册，商标专用权至2020年11月13日。商标评审委员会驳回申请商标的注册申请。
北京市第一中级人民法院一审[7]维持商标评审委员会决定：株式会社NTT数据称引证商标的所有人是其控股公司，且已出具书面文件同意其注册和使用申请商标的情况与本案无关，不是本案申请商标应予核准注册的法定理由。
北京市高级人民法院二审[8]改判：申请商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。在中国注册商标虽然需要由商标局进行审查，但是商标局审查的目的，根据商标法的规定是防止在后商标的注册会对在先注册商标的权利产生影响，因此，在在先商标注册人同意在后商标注册人注册、使用近似商标的情况下，商标局不应再对此加以限制。尤其是在先商标注册人是在后申请商标注册人的股东的情况下，在后申请商标应当允许注册。
作者观点
以上4个案例，都涉及到商标共存协议在商标混淆案件中的价值判断。从立法层面上来看，对于可能造成混淆的商标如何规制，法律规定是明确的。2001年商标法第二十八条、2014年商标法第三十条完全相同：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
禁止相同或近似商标获准注册的规定并没有除外情形，也就是说，并没有共存协议适用的法律基础。从上述4个案例来看，北京高院倾向于认可共存协议，并且将共存协议作为是否可能混淆的考量因素。这种认定虽然具有一定合理性，但笔者认为，对于此类问题的处理，应当划清民事意思自治与行政执法、司法主动干预的界限。
商标局对申请注册的商标进行审查并禁止在后相同或近似商标获准注册，是行使商标法赋予的行政职权，是商标局应当履行的行政行为。这一行政行为的直接目的，在于从源头上避免混淆的发生。其立法背后到底是出于保护在先商标权人的利益，还是保护公共利益，则见仁见智。在行政执法或后续的司法活动中，如果已经认定在后商标与在先商标构成相同或近似商标，再以共存协议作为不会造成混淆的反证，则对共存协议的采纳就不具有合法性。
通常来说，无论是行政机关，还是司法机关，应当充分尊重当事人的意思自治，对于当事人对自身权益所做出的处分，亦应给予尊重。在“良子”商标争议案、“真的常想你”商标驳回复审案件中，基于已经存在诉争商标与引证商标权利人通过行政、司法机关的主持达成和解的事实，在此基础之上，在后发生的争议，应当尊重双方在先的合意。在后争议的处理结果与在先的共存协议保持一致，是行政、司法一致性原则与当事人意思自治原则的完美统一。
在商标驳回复审案件中，申请商标与引证商标权利人往往并不存在现实的争议，而在申请商标被驳回的基础上达成的共存协议，虽然是双方意思自治的体现，但共存协议中双方的意思自治，与在先商标权人对自己商标权益的处分，并不能划等号。严格来说，允许在后商标获准注册，在先商标权人并没有处分自己的商标权。不但不能认定这是在先商标权人对自身权益的处分行为，反而应当认定这是对行政机关、司法机关主动履行行政职责的一种干预行为。
因此，在此类案件中，并不存在行政、司法需要尊重在先商标权人对自身商标权这一私权进行处分的事实，也不存在对在先商标权人私权与公共利益进行平衡的问题，而是从根本上讲行政机关要不要履行行政职责的问题。在商标申请阶段，行政机关需要守好混淆的大门，对于具有混淆可能性，尤其是具有混淆必然性的高度近似商标，应严格限制共存协议的适用，严格执法。司法机关对此应给予支持。
注释：
[1]北京市高级人民法院（2009）高行终字第141号行政判决书
[2]最高人民法院（2011）知行字第50号行政裁定书
[3]北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第1479号行政判决书
[4]北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3024号行政判决书
[5]北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第2305号行政判决书
[6]北京市高级人民法院（2013）高行终字第958号行政判决书
[7]北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第2040号行政判决书
[8]北京市高级人民法院（2011）高行终字第1717号行政判决书