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作者 | 张晓阳 江苏省高级人民法院
专利法司法解释（一）第4条规定：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。可见，专利法司法解释（一）对功能性特征的认定采取了一刀切的标准，且没有规定例外情形，即只要是以功能或者效果表述的技术特征，均应结合说明书记载的实现该功能或效果的具体实施方式及其等同方式确定其技术内容。值得注意的是，专利法司法解释（二）对于功能性特征的认定，在解释（一）的基础上作了进一步的明确，即第8条第1款规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”
根据专利法司法解释（二）的规定，二审对于该案的审理进行了积极和大胆的探索，在查明新事实的基础上推翻了既有鉴定意见，认为权利要求中的争议技术特征并非功能性技术特征，不应以说明书中的具体实施方式限定其技术内容。在重新确定权利要求中的争议技术特征的技术内容后，再将专利权利要求与被诉侵权产品进行技术比对，最终认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，构成侵犯专利权。需要特别指出的是，在该案一审判决认定不构成侵权且相关鉴定意见及另案一审判决有利于被告的情况下，对于二审改判认定侵权成立，被告自觉履行了二审判决确定的赔偿义务，这也在相当程度上反映出二审裁判理由所具有的说服力及当事人对此的认可度。
【裁判要旨】
并非所有以功能或者效果表述的技术特征都是功能性特征。对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，如果本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的，则不应将该技术特征认定为功能性特征，也即该技术特征的内容不能仅限于说明书所描述的实现该功能或效果的具体实施方式及其等同的实施方式。
如果教科书、工具书等公知常识类资料中已经记载了能够实现相同功能或者效果的具体实施方式，则此种情形即能够证明“本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”，并可将其作为“以功能或者效果表述的技术特征”的技术内容。
原告对于权利要求中的某一技术特征并非功能性特征负有举证责任。
【案情摘要】
SMC株式会社系名称为“电磁阀”、专利号为ZL02130310.X号发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人，其于2013年发现苏州山耐斯气动有限公司（以下简称山耐斯公司）销售、神驰气动有限公司（以下简称神驰公司）制造和销售的多款型号电磁阀产品（以下简称被诉侵权产品）侵害了其涉案专利的专利权，遂向苏州中院提起诉讼，请求法院判令山耐斯公司和神驰公司停止制造和销售被诉侵权产品，神驰公司赔偿其各项经济损失及合理费用共计100万元。
涉案专利的权利要求1为：“一种电磁阀，包括阀和螺线管，该阀具有通过接近或远离阀壳体内的阀座而切换流路的阀芯，该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯，而且该螺线管具备构成通电系的通电端子，其特征在于：上述阀壳体由具有电气绝缘特性的合成树脂构成，在把上述螺线管的通电端子插入到在上述阀壳体上的与螺线管的结合面上开设的端子插入孔内的状态下，固定上述螺线管和阀，在上述阀壳体上设置：用于插入从该阀壳体的外侧一直延伸到上述端子插入孔内的通电端子且与该通电端子电气连接的接触端子的开口”。涉案专利说明书第5页记载：“如图1～图3及图7所示，上述螺线管2构成为，嵌入式地固定铁心32于缠绕线圈31的线圈骨架30的一端，同时滑动自由地嵌入受该固定铁心32吸附的可动铁心33，通过围绕线圈31周围构成螺线管2外周的磁性罩34及位于该磁性罩34和可动铁心33之间的磁极35形成线圈31周围的磁性回路”。
在SMC株式会社提起该案诉讼之前，其曾以乐清市迈得发自动化设备有限公司（以下简称迈得发公司）生产、销售的部分SY系列电磁阀产品侵犯了涉案专利为由，向上海市第二中级人民法院提起侵害发明专利权纠纷之诉【（2013）沪二中民五（知）初字第51号】。在该案中，该院委托技术鉴定并由工信部鉴定所作出第136-1号报告（以下简称第136-1号鉴定报告）。该报告认为，被诉SY系列电磁阀产品的技术特征B3为“螺线管由一端开口的磁性罩、内装线圈、线圈骨架、移动铁芯、磁极板等部件组成，在接通或关闭电源时，线圈驱动铁芯进而驱动推杆、阀芯，在接近或远离阀座方向上做轴向位移”，而涉案专利权利要求1对应技术特征A3为“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”。由于A3未逐个列出螺线管各部件及其与阀芯之间的互动关系，仅列出螺线管的功能效果为在接近或远离上述阀座的方向驱动阀芯，因此A3为功能性技术特征，需要通过说明书及其附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。而根据说明书第5页第2自然段及附图1至图3及图7，A3螺线管的技术特征应限定为包括固定铁心、线圈、线圈骨架、可动铁心、磁极以及磁性罩。两者相比，B3中的螺线管缺少A3中的螺线管所具有的固定铁心，而以磁性罩的端壁部兼做固定铁心，故B3与A3该对应技术特征不同。
另，SMC株式会社还拥有名称为“电磁阀用筒形线圈”、专利号为ZL02130309.6的发明专利权，该专利系与涉案专利同日申请，并于2006年12月6日授权公告。该专利说明书第1页背景技术中记载的线圈构成包括有固定铁心，第2页发明内容记载为：“本发明的课题在于提供下述电磁阀用筒形线圈，通过使其它构件兼做固定铁心，可减少部件数目、简化装配工序，同时能够以更低的成本来制造”。
该案中，涉案专利权利要求1的前序部分技术特征“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”（以下简称A3特征）的具体实施方式是否属于功能性特征，以及该技术特征的内容应如何确定是双方争议的焦点和法院审理的重点问题。SMC株式会社认为，A3特征并非功能性特征，其技术内容不能限于说明书中的具体实施例及其等同方式，退一步而言，即便被认定为功能性特征，被控产品的相应技术特征也与专利说明书实施例的相应技术特征构成等同特征；而神驰公司则抗辩认为，A3特征属于功能性特征，故该特征的技术内容应当由说明书第5页所记载的实现该功能（在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯）的具体实施例确定。由于被控侵权产品实现上述功能的实施方式与涉案专利说明书中所记载的具体方式既不相同也不等同，故被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。
【法院认为】
苏州中院一审认为：
根据神驰公司在诉讼中确认以及第136-1号鉴定报告结论，被控产品与涉案专利权利要求1的技术特征相对比，缺少固定铁心，其余技术特征均相同。涉案专利权利要求1中“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”的技术特征，系以能够实现的功能来进行表述的技术特征，其未对螺线管内各部件及其与阀芯之间的互动关系进行明确，属于功能性技术特征，对此应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式来确定该技术特征的内容。涉案专利说明书在其实施例及附图中阐述的螺线管包括固定铁心、线圈、线圈骨架、可动铁心、磁极以及磁性罩，而被控产品的螺线管则由磁性罩、内装线圈、线圈骨架、移动铁心、磁极板等部件组成，并不包括固定铁心，而是以磁性罩的端壁部兼做固定铁心。两者对比，不属于该领域普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的替换方式，应属于不同的技术手段。
关于SMC株式会社又主张第ZL02130309.6号专利公开了以磁性罩的端壁部兼做固定铁心的技术特征，且与涉案专利使用固定铁心的技术特征均在被控侵权行为发生之前，属于“本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能联想到的”，故应构成等同的问题，一审法院认为，前述表述，系指就本领域普通技术人员而言，在被诉侵权行为发生日前，在该专利所属技术领域内，依当时的技术水平及技术认知能力而言的技术手段的惯常替换，SMC株式会社持有的现行有效的第ZL02130309.6号名称为“电磁阀用筒形线圈”的发明专利中，其披露的区别于使用固定铁心的背景技术，以磁性罩的端壁部兼做固定铁心系该专利的发明内容，恰恰进一步印证如前所述的两者不等同的结论，故SMC株式会社该主张无法律依据不能成立。综上，被控产品“以磁性罩的端壁部兼做固定铁心”，该技术手段与涉案专利说明书中包括“固定铁心”的具体实施方式不同，其与涉案专利权利要求1记载的该对应技术特征既不相同也不等同，未落入涉案专利权的保护范围。据此，一审法院判决：驳回SMC株式会社的诉讼请求。
SMC株式会社不服一审判决，向江苏高院提起上诉，认为：1、一审错误认定涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”为功能性技术特征，并由此错误地将涉案专利的保护范围缩小为涉案专利说明书实施例所描述的结构。2、一审未考虑等同侵权判定时应以被诉侵权行为发生时的技术水平为判断标准，从而做出了“以磁性罩端壁部兼做固定铁心”与“独立固定铁心”不构成等同的错误认定。根据ZL02130309.6号专利的说明书，该专利发明点就是用磁性罩端壁部代替固定铁心，因此自ZL02130309.6号专利的授权公告日（2006年12月6日）起，磁性罩端壁部代替固定铁心的技术方案就为本领域技术人员所普遍知晓，成为本领域一般的技术知识。该案被诉侵权行为发生在2013年，在此时用磁性罩端壁部代替固定铁心的技术方案相对于独立固定铁心，不存在创造性劳动。因此在被诉侵权行为发生时，两者的技术手段基本相同，功能和效果均相同，且属于本领域技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的替换，故应至少构成等同技术特征。
二审期间，SMC株式会社提交了2011版《中国电力百科全书（第二版）》，用于证明螺线管结构是公知常识，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”技术特征不应被认定为功能性特征。该书第100页记载：“电磁阀由电磁部分、中间部件、阀座及手动操作器四部分组成，电磁部分由电磁线圈与磁芯构成，电磁线圈可接受运行人员或自动装置发出的指令励磁或失磁，磁芯受电磁线圈驱动；中间部件由磁芯带动，分直动式与先导式两种”。
江苏高院二审认为：
首先，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《专利法司法解释（二）》）的相关规定，并非只要是以功能或者效果进行限定的技术特征就必然是功能性技术特征，如果本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的，可以不认定为功能性技术特征。
其次，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征描述了阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系，限定了阀芯是在螺线管的作用下，接近或远离阀座，实现电磁阀的启闭。而根据SMC株式会社二审提交的新证据《中国电力百科全书（第二版）》所公开的电磁阀技术信息可知，“电磁线圈”相当于涉案专利的螺线管，“中间部件”相当于涉案专利的阀芯，“电磁线圈可接受运行人员或自动装置发出的指令励磁或失磁，磁芯受电磁线圈驱动；中间部件由磁芯带动，分直动式与先导式两种”相当于涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”。由于《中国电力百科全书（第二版）》为公开发行的书籍，且发行时间早于涉案专利的申请日，因此，其上记载的内容在该案的专利权利要求解释过程中应作为本领域普通技术人员所掌握的知识。由此，涉案专利权利要求所限定的阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系已经属于本领域普通技术人员的公知常识，本领普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时，能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是如何实现的，无需再从专利说明书的具体实施例中了解相关技术信息从而获知其具体实施方式。故第136-1号鉴定报告的鉴定意见不应采信，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”不应认定为功能性特征，更不应将该技术特征的结构限定为专利说明书的具体实施方式及其等同实施方式。
第三，被控产品的阀芯亦是在螺线管的驱动下接近和远离阀座，因此与涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一特征相同。由于被控产品的其余技术特征与涉案专利对应技术特征均相同，因此根据全面覆盖原则，被控产品落入涉案专利权的保护范围。被控产品虽与专利说明书中所公开的具体实施例相比，缺少固定铁心，但如前所述，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征不能限定为说明书的具体实施方式，因此神驰公司关于被控产品因缺少固定铁心而不落入专利权保护范围的抗辩理由不予支持。
二审法院亦特别指出，在（2013）沪二中民五（知）初字第51号案以及该案一审中，当事人并未提交证明“该螺线管”及其实现“驱动上述阀芯”功能的内部结构是所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的，并推翻第136-1号鉴定报告鉴定意见的相关证据，作出该案判决的法院是基于查明的技术事实将涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”认定为功能性特征。而在该案二审中，根据新证据，可以证明本领域普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时，能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征，故二审法院在新查明的事实基础上，适用《专利法司法解释（二）》相关规定，认定该技术特征为非功能性特征。