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作者 | 朱宁 上海天闻世代律师事务所
等同原则，根植于1853年美国最高法院审理的Winans v. Denmead案件[1]，旨在保障专利人权益，避免他人对专利要求中技术手段的非实质性改变，轻易规避专利侵权责任。因其易于突破权利要求的文义边界，有损公众对权利公示的信赖利益，如何调适两者关系是各法域中最富有争议的话题。我国台湾地区有认为全面覆盖原则不应成为等同原则的前置条件[2]，此外还有认为单一特征比对方法在具体个案中明显不足。笔者认为组合技术特征比对仍属于全面覆盖原则下的单一特征比对方法，等同原则中的三个基本相同的测试顺序限定不应一成不变，非实质性差异测试可以作为等同判定的第二种路径。
一、我国等同原则
我国等同侵权判定须同时满足手段/功能/效果的三个基本相同与容易联想的测试（简称“三步法测试”），采单一技术特征比对方法，还受禁止反悔、明确排除、现有技术的反向制衡。司法解释规定凡是记载于独立权利要求中的技术特征均是必要技术特征，多余指定原则因不符权利公示的教义而被正式罢黜，全面覆盖原则给等同原则圈定了四界。划定两者对应技术特征后，在三步法测试中先行对技术手段的判断，后依次对其功能、效果及容易联想进行判定，是实务中的主流做法。然有观点认为，在有些案件中，这种逐一比对的方法往往忽略了技术特征之间的合并与分解，尤其是在遇到被诉侵权技术方案与涉案专利相比，缺少必要技术特征的情况下，就很容易得出不构成侵权的结论[3]。本文认为前述情况的出现，不完全在于全面覆盖原则下的单一特征比对的问题，主要在于法律界对技术特征与技术手段两者的界定问题。因技术手段处于三步法测试的先决地位，故，对技术手段、技术特征及其关系的界定尤为重要。然，何为技术手段、技术特征，立法对此尚无明确规定，实务争议也多源于此。
二、一波三折的眼罩案
我国台湾地区称等同原则为【均等论】也受制于全面覆盖原则【全要件原则】，实务中多参考智慧财产局《专利侵害鉴定要点》三步法测试，即“若被控对象之构件，与对应申请专利范围之要件，系以实质相同的技术手段（Way），达成实质相同的功能（Function），而产生实质相同的结果（Result）时，则属于该申请专利范围要件之均等，两者无实质差异”[4]。《要点》在2016版中规定了“可轻易置换测试”与“非实质性差异测试”两种判定路径。
2015年前，我国台湾地区就等同原则与全面覆盖原则的关系上有两派截然相反的观点，有学者主张采用德国法下的等同原则，放弃全面覆盖原则，采整体技术方案比对；有学者主张必须严格遵循美国法下的等同原则，坚持全面覆盖原则，采单一技术特征比对。为此，我国台湾地区的最高法院曾先后邀请德、美两派专利法权威撰文检讨，并至最高法院展开激烈辩论[5]，同样在上下三级法院司法审判中，就此问题也出现了争锋相对的观点。
在2015年的一起眼罩案中，因涉案专利的权1记载了“主机本体内设有导气管、震动电机及接线板、气泵、泄气阀、报警器部件”，侵权产品将气泵、泄气阀、报警器3个部件放在主机本体之外的控制器上，且将导气管放在主机本体与控制器之间”。一审法院认为，侵权产品的主机本体中未包含充气帮浦、泄气阀、蜂鸣器此3个部件，且导气管的设置也不相同，该等区别技术手段确有减轻主机重量、减轻用户鼻部负荷而达到使用上更为舒适的效果，两者的技术手段及效果存在明显差异，不构成侵权。系争产品采取前述变更部分组件位置之技术手段，既难谓与系争专利实质相同并产生实质相同之结果，自无适用均等论以扩大系争专利之申请专利范围的必要[6]。二审法院维持原审判决，也认为两者的技术手段、技术功能不同、技术效果不同，主要理由是涉案专利主机本体所能达到之效果为震动、充放气、声音警示多重交互之功能；而系争产品之主机本体除可达到震动、充放气、声音警示等功能外，并因系争产品将主机本体之配置组件减少，可进一步达到减轻主机本体重量之效果。故二者主机本体所欲达成效果并不相同，故系争产品未落入系争专利的第1 项权利的保护范围”[7]。我国台湾地区最高法院将该案第一次发回重审的主要理由：“系争产品就充气泵、泄气阀、蜂鸣器等之位置予以改变，此项置换对其所属技术领域中具有通常知识之人而言，是否可简易思及而加以做到，要言之，是否以实质相同之技术手段，达成实质相同之功能，根本为实质上之相同物，为本件最重要之争点”。该案在后续重审中，智慧财产法院依然判决不构成侵权，再次拒绝适用等同原则，并坚持单一技术特征比对，认定两者的技术手段不同，并援用“明确排除原则”认为原告既然在权项中明确排除了主机本体外设置震动泵等部件的位置等特征，且这些特征的无法进行简单直接替换，若要替换势必对连接尺寸进行变化，不应当适用等同。
我国台湾地区最高法院，将该案第二次发回重审的主要理由是：“两者在主机本体上之技术手段确实存在不同，且被控侵权产品将主机本体的配置组件减少，可进一步达到减轻主机本体重量之效果，但就是否所谓减轻主体重量效果而言，重量之多寡与各组件之材质、产制技术之能力与程度等因素息息相关，原审法院并未进行实际鉴测，已嫌疏率；原审既然认定重量与材质及产制技术相关，则此与减轻主机本体重量之效果关联性如何？其构件是否集中于主体本身，是否影响其所欲达成之效果，并未见说明，亦欠允洽”。
智慧财产法院在该案第三次判决中认为：“随着科技的进步，导致增加物或方法的复杂性，故有时仅就技术手段、功能及结果等要件比较其相似性，尚不足以判断系争产品与系争专利是否存在实质差异，就等同原则的发展而言，还存在“非实质改变测试”、“置换可能性或置换容易性”等理论，以此辅助判断专利与被控侵权物品或方法之实质差异。换言之，三步测试法并非唯一均等检验法，对于专利所属技术领域中具有通常知识者，能扩大专利权利范围之均等范围，仍应就个案具体情形判断，即以系争产品之技术手段产生之功能与结果，对应系争专利之技术特征，探讨所属技术领域中具有通常知识者，是否显而易知，—–因系争专利的大部分技术特征均表现在系争产品上，差异仅为“充气帮浦、泄气阀及蜂鸣器”的位置设置不同，该位置不同所产生之充放气与声音警示功能，暨气压按摩与声音警示等功效，均与系争专利相同，难认系争产品不适用均等论”。后该案被智慧财产法院第三次采改判两者构成等同侵权。后原审被告不服再诉，最高院在再审中认为“查系争产品将系争专利原置于主机本体内之充气帮浦、泄气阀、蜂鸣器移置控制器，依前揭大陆专利案，对所属技术领域中具有通常知识者，有置换可能及容易性，成立均等”。
可见，我国台湾地区最高法院在该案中欲为等同侵权判定开辟新路径的决心，虽认可两者技术手段不同，但未采用三步测试法的单一特征比对，改采“可轻易置换测试”的整体技术比对，认定该等区别技术手段存在简单置换性且容易联想。 我国台湾地区学者多赞成台湾地区最高法院在上述眼罩案件的整体比对做法[8]，同时也有认为上述案件采用整体比对的方式不足取。在认定两者技术手段存在不同的情况下，我国台湾地区最高法院并未采用三步法测试，而是采用了可轻易置换原则来判定，以功能与技术原理为切入口，就两者结构的不同是否会减轻主机本体重量效果的问题，采用了因果关系的客观判断手法准确扑捉到了两者的对应技术特征，弱化了哪些与技术问题无关的细微区别特征，通过可轻易置换性测试来认定两者构成等同侵权。故，我国台湾地区明确了“可轻易置换原则”单独作为一个等同侵权判定的方法路径，并进一步明确了全面覆盖原则是两者对应技术特征的比对，而不是不加甄别地对两者的单一技术手段进行比对，且认为因不同技术手段导致功能效果的微小变化，尚不足以排除等同原则的适用。
三、Warner-Jenkinson案与近期个案概述
1997年美国最高法院在Warner-Jenkinson案中对等同原则发展的100年后做了较为全面的总结，明确放弃Graver Tank案的三步法测试（功能-手段-效果）中的整体技术方案比对路径，创立了全面覆盖原则[All Element Rule]并采单一技术特征[element by element]比对路径[9]，并给出了三个重要的启示：一是“非实质性差异测试”与“三步法测试”均可作为等同侵权判定的路径，认为三步法测试较为适合机械结构领域，但是在分析其他一些产品或方法发明而言，这样简单的判定模式明显不足取；二是，“非实质性差异测试”对于在何种条件下两者才构成非实质性差异，缺乏更进一步的教导[10]；三是，在Graver Tank判决出台的近50年后，本判决所谓的该要件达到该功能的手段，不是指该手段本身所达到的功能，而是明确要以权利范围要件的功能为导向，似乎已经暗示须先决定权利保护范围要件功能之后，再找出被控对象达到该功能的对应手段，再来判断效果。基于此，美国联邦最高法院对三步法测试，似乎已经有不同见解[11]。美国还有观点认为，虽然等同判定须以单一特征比对为基础，但并不再认为只能按照三步法测试来进行判定是技术特征的等同，目前更多的是判定两者技术特征是否存在非实质性差异，即在侵权时应根据现有专利文献与技术，判定两者的技术特征是否存在可替换性[12]。
2017年美国联邦地区法院在Choon’s- Tristar案中对等同原则也作了简要概述，认为美国法下至少存在两种等同判定路径，“非实质性差异测试”并非不可以优先“三步法测试”使用，并强调等同判定下的单一特征比对，并非要求对两者各自组件一对一的比对，各种元素和步骤组合后也可以构成实质上的等同，认为如果一名理性的裁判者可以发现“被诉技术方案与权利要求两者存在非实质性差异的，或者两者的区别特征在功能、手段、效果上构成等同替换的情况下，法院不应当做出不构成等同侵权的简易判决[13]。可见，美国法下的等同判定中的“三步法测试”可以是功能-手段-效果的判定顺序。
四、对等同判定路径的思考
技术手段、技术特征的概念。我国立法对侵权比对中的技术手段、技术特征的界定语焉不详。《专利审查指南》2010版中认为“专利法第2条第3款所述的技术方案，是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的”。从专利法司法解释二（公开征求意见稿）中第七条规定“技术特征，是指技术方案中能够相对独立地实现一定的技术功能，并产生相对独立的技术效果的最小技术单元”。我国台湾地区《专利侵权判定要点》中认为“技术手段为技术特征所构成，其系实现申请专利之发明的内容，亦即申请人为解决问题而获致功效所采取之技术内容（技术方案）”[14]。实务中有观点认为“技术手段可以理解成为解决某一技术问题，利用某一工作原理的工程化实施方式[15]。此外，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》的2013年版第44条[16]与2017年版第46条[17]对“基本相同的技术手段”的定义变化可见技术手段作为技术特征的上位概念，两者是包含与被包含的关系。
等同判定的客体与方法。只有为解决特定技术问题，能单独实现特定的功能、达到特定效果的最小单元的技术特征，才是等同侵权判定的客体。申言之，技术手段在形式上的差异，并不意味者两者的技术特征存在实质性差异。为此，从美国法下的全面覆盖原则（全要件原则）也可佐证，等同判定下的单一特征比对，并非要求对两者各自组件一对一的比对，各种元素和步骤组合后也可以构成实质上的等同。台湾多有观点亦认为“均等判断适用全要件原则时虽是作为均等范围之一限制，但运用上仍可保持弹性，不致因某一不具有实质重要性元件之未对应，即遂认为不符合全要件原则而否定均等侵害之可能，造成判断上之僵化失准” [18]。鉴于等同侵权比对客体限于两者对应的技术特征，因此组合技术特征的比对与全面覆盖原则下单一特征比对并不冲突。无独有偶，北京市高级人民法院《专利侵权审判指南》2013年版的第50条及2017年的第52条均明确可以将两者对应的技术特征组合比对[19]。故，等同侵权比对下的对应技术特征，应指为解决特定技术问题，可单独发挥特定技术、功能作用的最小技术单元的单一或组合技术特征。组合技术特征比对方法并未与全面覆盖原则下的单一技术特征比对不符。
等同侵权判定的顺序。我国对等同判定是采用三步法测试的单一判定手法，强调技术手段在处于重要的先决性地位，极易导致三步法测试的侵权判定止于技术手段的甄别阶段，认定两者技术特征存在不同，而不构成侵权。从美国法下的三步法等同侵权判定方式看，是先决定权利保护范围要件功能（Function）后，再找出侵权产品为达到功能（Result）而采取的技术手段（Way）再判断效果（Result）。
非实质差异测试可以弥补等同判定中三步法测试的不足。我国的等同判定中强调对技术手段的判定且先于功能、效果判定，在被诉侵权产品缺少权利要求中的对应部件时，会引起两者位置、连接关系等无足轻重的细微变化，此时宜于使用组合技术特征的比对手法，否则极易割裂区别技术手段在特定构造中的关联性和协同性，无法捕捉到其在特定构造下具有的与权利要求基本相同的功能和效果的对应技术特征，继而将“单一特征比对”偷换成“单一部件比对”的思维误区，上述眼罩案便是典型的侵权规避设计。2017年的北京高院《指南》中第46条“基本相同的手段，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在技术内容上并无实质性差异”，似乎是给予技术手段的判断提供了一个类似无实质性差异测试的方法，事实上在技术功能、技术效果的判定上，也可以引入无实质性差异测试的方法，对此 2013年北京市高级人民法院发布的《指南》第46条对基本相同的效果的界定中也引入了一个类似无实质性差异的测试。
正如一位资深的德国专利法官所言“重要的不在于条文表述上的完美，而是每位法官根据这一原则对每一个等同侵权行为的准确判断” [20]，也如在Graver Tank案中美国联邦最高法院认为“如何构成专利法下的等同，应当考虑发明构思的技术内容、在先技术以及个案特别情形。专利法下的等同原则并非公式的囚徒，且绝对不能在一个封闭的真空状态下凭空判定[21]。
注释：
[1] Darcy August Paul, The judicial doctrine of equivalents, Harvard Journal of Law & Technology, Volume 17,Number 1 Fall 2003,P250
[2] 沈宗伦，《专利侵害均等論之过去、现在及未来-我国法应何去何从？》载于《东吴法律学报》2007年第二十卷第二期，第208页.
[3] 李新芝，《专利侵权判定中等同原则的适用》载于《人民司法》2011年第2期，第49-54页.
[4] 张添榜、王立达、刘尚志，《我国专利法上均等论适用之实证研究：是变奏还是变调？》，台湾国立交通大学《科技法学评论》2013年第10 卷第2 期，第1页.
[5] 张哲伦，《最高法院确立均等論分析由特征比对原则改为整体比对原则》，2017年2月28日访问http://www.airitilibrary.com.
[6] 台湾台北地方法院 96 年智字第 87 号民事判决
[7] 智慧财产法院 98 年民专上字第 10 号民事判决
[8] 谢铭洋，《知识产权法发展专题回顾：近年来我国智慧财产判决回顾》，台大法学论丛，2016年第45卷，第1738-1739页
[9] Warner-Jenkinson Co.v.Hilton Davis Chem.Co., 520 U.S.17（1997）each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual element of claim, not to the invention as a whole.
[10] 同上注9.Both the parties and the Federal Circuit spend considerable time arguing whether the so-called “triple identity” test—focusing on the function served by a particular claim element, the way that element serves that function, and the result thus obtained by that element—is a suitable method for determining equivalence, or whether an “insubstantial differences” approach is better. There seems to be substantial agreement that, while the triple identity test may be suitable for analyzing mechanical devices, it often provides a poor framework for analyzing other products or processes. On the other hand, the insubstantial differences test offers little additional guidance as to what might render any given difference “insubstantial”.
[11] 张添榜、王立达、刘尚志，《我国专利法上均等论适用之实证研究：是变奏还是变调？》载于《科技法学评论》，2013年第2期第10卷，第50页
[12] Ray D. Weston, A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents, IEDA-The journal of law and technology,39 IDEA 35 1998-1999,P47
[13] CHOON’S DESIGN INC., Plaintiff, v. TRISTAR PRODUCTS, INC., Defendant.14-10848 U.S. (Dist.2017).
[14] 我国台湾地区智慧财产局制定的2016版《专利侵权判定要点》第3页。
[15] 张晓阳，《等同特征判断标准在专利侵权纠纷案件中的适用问题》，《专利代理》2016年第1期第47页.
[16] 2013年北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第44条“基本相同的手段，一般是指在被诉侵权行为发生日前专利所属技术领域惯常替换的技术特征以及工作原理基本相同的技术特征”
[17] 2017年版北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南》第46条“基本相同的手段，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在技术内容上并无实质性差异”
[18] 陈秉训，在均等论下，被控均等物和系争限制条件之间的非对立性-以美国专利侵权判决2006年的Planet Bingo, LLC v. Gametech Int’l, Inc.案为中心，2017年2月24日访问于www.lawdata.com.tw《月旦知识库》
[19] 等同特征，可以是权利要求中的若干技术特征对应于被诉侵权技术方案中的一个技术特征，也可以是权利要求中的一个技术特征对应于被诉侵权技术方案中的若干技术特征的组合。
[20] 陶凯元，《解读最高人民法院司法解释、指导性案例》知识产权卷，人民法院出版社，2016年第294页.
[21] Graver Tank & Mfg., Co. v. Linder Air Prods.Co.,339 U.S.605.608(1950) at 856-857.