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作者 | 丁宪杰 钱恒 金杜律师事务所
不久前，医疗整形互联网企业北京新氧科技有限公司(“新氧公司”)开发的新氧APP疑因新氧公司不拥有第9类商标（下文中如无特别说明，本文中所称“第9类商标”是指使用在《类似商品和服务区分表》第9类中“可下载的计算机应用软件”和“可下载的手机应用软件”等商品和类似商品上的商标）而被苹果应用商店下架[1]，但新氧公司在不久之后做出回应，声明第9类商标并不涉及其核心业务[2]，称“目前新氧作为一家医美社区和电子商务平台公司，其核心业务主要聚焦线上，为信息服务提供平台，并不涉及实体商品的生产”。目前用户仍然能够在苹果应用商店中检索并下载新氧APP，似乎新氧公司的移动端业务并未受到严重影响。然而，过去却不少有知名企业的APP在第9类商标问题上遭遇狙击，有些甚至付出了较大代价，例如：
115网盘：2012年，115网盘被“115”第9类商标注册人起诉商标侵权，不仅被多家安卓应用程序商店下架[3]，两者之间的官司更是持续了二年多的时间。好在115网盘最终获得胜诉并得以重新上架。
西柚—美柚：2013年，女性健康软件“西柚”被“西柚”第9类商标注册人主张侵权，并被部分应用商店下架[4]，最终“西柚”品牌更名为“美柚”。
嘀嘀—滴滴：2014年，嘀嘀打车被“嘀嘀”第9类商标注册人起诉商标侵权，嘀嘀打车被迫更名为“滴滴打车”。在杭州中院的调解下，本案最终以双方和解告终，嘀嘀打车通过受让的方式获得“嘀嘀”第9类商标[5]。
广发证券金管家：2014年，广发证券开发的金管家软件（包括电脑和手机移动客户端）被“金管家”第9类商标注册人起诉侵权[6]，最终该案以广发证券败诉告终，广发软件被迫停止使用“金管家”作为其电脑端软件和手机APP名称[7]。
然而除了115网盘案中系软件提供者获得胜诉以外，我们也注意到“曹操专车”APP提供者与“说曹操”第9类商标持有者的商标侵权案件中，法院并未认定APP名称构成商标侵权。那么，将一个标识作为APP名称使用的行为是否构成商标性使用？若构成，其区分的是商品的来源还是服务的来源？软件提供者应当采取何种商标策略才能保护自身的合法权益？本文试对此展开探讨，以求争鸣。
1.将文字标识作为APP名称使用是否构成商标性使用？
根据《商标法》第四十八条的规定，商标使用“是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上……用于识别商品来源的行为”。因此，要判断APP名称中使用商标标识是否构成商标性使用，关键看APP名称是否能够发挥区分商品和服务来源的功能。对此，我们认为APP名称能够、但不必然在任何情况下都能够发挥区分商品来源的功能。
1.1 是否满足商标显著性的要求是重要的判断依据
根据法律规定和司法实践，不难理解，具有显著性的APP名称可以构成商标性使用，而不具有显著性或显著性很低的APP名称不构成商标性使用。
具有显著性的APP名称可构成商标性使用
与传统的通过磁盘或光盘等载体形式销售的软件产品不同，APP作为移动终端（最常见的是智能手机）的应用程序，最主要的分发渠道还是各大应用市场(如“苹果APP Store”、“安卓市场”、“豌豆荚”、“华为应用市场”、“小米应用市场”等)提供的下载和安装。用户在下载、安装使用某APP之前，很多情况下需要到各应用市场检索该款APP；而在检索过程中，除了APP的具体介绍信息之外，APP独特的图标和名称是用户能够接触到的、并能对APP来源加以识别的符号。其中，APP名称又是APP本身的呼叫方式、是最主要的识别部分。可以说，APP名称是消费者识别一款APP的首要方式和途径，对于大多数具有显著性的APP名称（如“印象笔记”、“有道词典”、“阴阳师”等）而言，其当然能够发挥区分商品或服务来源的功能。因此，我们理解对这类具有显著性的APP名称的使用应当可以构成商标性使用，换言之，这类APP名称本身可以构成商标标识或商标标识的主要识别部分。
直接描述软件功能、用途等没有显著性或显著性低的APP名称可能不构成商标性使用
然而，并非所有的APP名称均构成商标性使用。有些APP名称仅是对该APP的功能、用途、适用群体等特征进行描述，这类APP名称由于显著性不强，其发挥区分商品来源的功能存在固有的缺陷。
典型的此类APP名称如“天气预报”、“天气通”、“中国天气通”，“录音专家”，“K歌技巧与发声方法-全民学习唱歌必备”等等，其名称不包含任何软件功能之外的显著部分，在各类应用市场中重名的情况也较多。这类APP名称显然不能认为是起区别来源作用的商标。
在“新浪拍客案”[8]中，北京知识产权法院认为：“拍客”一词在该软件上起到的作用是表明该款软件的用途，其目的是直接告知消费者该款APP的用途及适用人群，该种使用方式属于对“拍客”一词第一含义的使用，而并非发挥表彰和区分其服务来源作用的商标性使用。新浪公司在专门服务拍客的软件上使用“拍客”二字是直接借助了该词的第一含义，这种使用方式应视为商业上的自由表达，属于商业活动允许的正常范围。
当然，有描述性的名称可以通过使用获得显著性后得以取得商标注册，比如“美颜相机”被商标评审委员会认定“申请人提交的证据可以证明经过其宣传使用，申请商标在可下载的计算机应用软件等商品上已经具有一定知名度，具有显著性，能够起到区分商品来源的作用，故申请商标予以初步审定”。这种情况是描述性名称在取得显著性后的特例，已经转化成上述具备显著性的情况。
1.2 如何判断APP名称是否具有显著性
既然具备显著性与否是判断APP名称是否构成商标性使用的重要依据，则如何判断一个APP的名称是否具有显著性就是一个首先要解决的问题。
当然，一个直接描述APP功能的名称，显然不具备商标所应有的显著性。在此不再赘言。
当用户看到一个APP名称时，可能可以立即与该APP的提供者产生联系，也可能与通过该APP提供的商品或服务产生联系。例如，用户看到以“手机淘宝”、“摩拜单车”、“高德地图”为名称的APP时，会将这些APP与特定的商品或服务提供来源相联系。
但是，当用户仅看到一个APP名称时，即使该名称不是其功能的直接描述，也并不必然可以将该APP名称与该APP产品的提供者、以及与通过该APP产品提供的商品或服务产生联系。例如，用户看到以“四季”为名称的APP时，既不会知道与之相关联的商品或服务、也不会知道该产品的提供者。在“豌豆荚”中搜索“四季”，就有多个名为“四季”的APP，如果不结合其它信息，则无法单从名称判断该APP的功能和提供者；而在结合了其它信息（诸如APP功能介绍、图标等）后，可以得知其中有的是提供儿童教育、有的是提供健身俱乐部服务、有的是游戏，各有不同的提供者。
由此我们可以理解：单纯通过APP的名称并不必然可认知该APP功能、以及识别其来源，而必须结合其它信息要素方可起到识别的结果。即便在上一个例子中，用户看到诸如“手机淘宝”之类APP名称即可识别其来源的情况，其实也是加入了用户对该名称（往往是比较知名的商标）事先了解的其它信息要素后，才将其与相关商品/服务及其提供者产生联系，从而发挥该APP名称的商标作用。
换言之，对于一个用于区分商品或服务来源的商标的认知，除了该标识本身之外，必须结合能够确定使用该标识的商品或服务的其它信息要素后，方可确定该标识起到商标的作用，即将其认知成区分商品或服务来源的商标。这些其它信息要素，可以包括（但不限于）以下要素：
1.一起使用的其它商标标识，比如：已经作为商标认知的图案、LOGO、三维标记、颜色组合、文字等；在本文讨论主题范围内，是往往与APP名称一起使用的图标；
2. 商品或服务的描述，比如商品或服务的通用名称、功能、目标消费者、商品或服务的性质等；在本文讨论主题范围内，是APP功能的描述；
3.商品或服务的提供者；在本文讨论的主题范围内，是APP的提供者或通过APP功能实现的服务提供者。
总之，我们需要结合该APP的其它信息要素，方可判断其名称是否具备商标所必有的显著性，进而判断其是否属于商标性使用。这个从名称标识到商标标识的认知递进过程，与我们日常生活中对一个商业标识作为商标的认知过程并无二致。当我们看到一个标识时，也只有在结合了其它信息使得我们知道该标识所代表的商品或服务时，其方起到商标的作用，亦即此时该标识才成为用于区别商品或服务来源的商标。对于APP名称的商标性的认知和识别，也不能仅囿于APP名称本身而不考虑其它相关信息要素。
2.具有显著性的APP名称，是否就一定是APP的商标？
能够起到来源区分作用的APP名称，其作为商标区分的是APP商品的来源还是通过APP所提供的服务的来源，还是都予以区分？
表面上看，既然APP属于第9类中“可下载的计算机应用软件”和“可下载的手机应用软件”等商品，其名称则应构成这些商品上的商标。
然而情况似乎并非如此肯定。其实，在其他产品上也存在类似情况：
由此可见，使用商标的商品或服务、与承载该商标标识的介质或载体并非一回事。商标标识必须附着于一个介质或载体方可为人们所辩识，但不能认为一个商标标识附着于某介质或载体，该商标就是该介质或载体的商标。相关公众往往需要结合该商标标识在介质或载体上的呈现方式、毗邻该商标标识的产品说明、该商标标识的知名度导致的相关公众的预知信息等，才能准确理解该标识是何种商品或服务的商标，也仅在此时，该标识才在相关公众处起到区别商品或服务来源的商标作用。
具体到APP领域而言，APP本身虽然是应用软件产品，但在现在的互联网时代，有相当多的APP仅起着向公众提供某种服务的工具或载体的功能，这类APP的名称其实是在彰显通过软件所实现的服务的名称，即是起着区分服务来源而非APP应用软件本身来源的作用。
对这个问题加以明析，在商标侵权判定方面有着现实的意义。
根据《商标法》第五十七条，“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，以及“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”，都属于侵犯注册商标专用权的行为。
根据《商标法实施条例》第七十六条，“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为”。
一段时间以来，时有出现以第9类在先注册商标为基础，向应用市场投诉或向法院起诉他人的、名称与该注册商标相同或近似的APP构成商标侵权的案件。因此，判断APP名称是否构成对注册在先的第9类商标的侵权是有现实意义的，有必要判断某个APP名称是否是商标，是否是APP商品的商标，是否是通过APP提供的服务的商标。
本文认为，区分的方法需要通过分析APP的功能、提供者的目的以及用户使用的目的来判断，可以有以下几种情况：
独立或基本独立地在用户终端上运行、并向用户提供运行结果的APP应用软件
这类APP的目的是向用户提供基本可以在本地终端上独立实现的功能，而不是通过该APP向消费者提供其他的服务，例如某些手机本地游戏APP、办公APP、拍照APP、修图APP、计算器APP、汇率转换APP等。对于这类APP而言，其提供者通过用户付费下载，或者免费下载但用户为使用APP（升级其功能权限）需要购买授权，或者对用户免费但通过软件内设置广告而向他人收费的方式获得盈利；软件的运行可能需要一些后台服务的支持（比如，币种转换APP可能需要取得实时的汇率数据），但软件本身的目的不是提供这些后台服务而是给用户提供前台运算结果；用户下载该APP是为了使用该应用软件的运行结果，而非软件功能之外的服务。因此，此类APP应用软件构成一般意义上的商品，其名称用于区分APP应用软件的来源，构成第9类商品上的商标。
通过在用户终端上运行而向用户提供某种服务的APP应用软件
这类应用软件的主要目的是为了实现软件提供者向用户提供的服务，除此之外基本没有其他本地功能，例如在线银行、在线通讯、新闻、运输预订和安排。这类APP的最大特征是其提供者基本上仅将该APP作为移动端接口，从而向用户更加方便地提供其他的服务，如果软件提供者停止提供服务，该软件将完全失去使用价值。对于此类APP而言，应用软件提供者需通过向用户提供该APP软件来实现向用户提供的服务，进而针对各项服务向用户收取服务费（线上或线下服务），或通过优质服务吸引大量用户流量后以广告的方式获得盈利；一般而言，软件提供者不会就用户下载或升级此类软件而收取费用；用户下载软件的目的也往往是为了获得软件提供者提供的服务，而不是该软件的本地功能。因此，该类应用软件的提供者的目的是向用户提供通过软件实现的服务，软件本身在此情形下并不构成商品，而是相应服务的工具和载体，其APP名称是用于区分服务来源，构成相应服务上的商标。
即使应用软件提供者在向用户提供APP时候采取了付费下载的运营模式，似乎是将该软件本身作为一种可交易的商品；从用户自身的角度而言，其似乎也是需要先支付一笔费用作为下载软件的对价。但这仍然需要结合具体情况判断，该笔费用是构成服务的入门费或基本费用，还是将软件作为商品的交易费用。一般而言，由于在没有服务的情况下、该软件将完全失去使用价值，因此该笔费用更适宜被认定为服务费的一部分，而不是商品的交易费用。
过往有些案例中，存在简单地将此类应用软件APP的名称直接认定为在第9类商品上的商标的情况。笔者认为上述案件中未充分考虑APP实质上是作为服务的介质和工具这一因素，其结论有可商榷之处，例如：
但也有一些案件的判决能够直接或间接地印证本文作者的观点：
我们认为，如果相关的APP产品仅仅用作提供其它领域服务的移动端接口，其本身并未向用户提供独立的功能，而只是为提供在线服务提供了通信接口和通道、在服务提供者与用户之间建立通讯联系和提供交互工具，那么相关APP名称不应当被认为是在第9类商品上的商标使用行为，而应当被看作是在其它业务领域中的商标使用行为。另一个特殊例子是，该APP仅是某商品提供者为宣传介绍其产品的介绍软件，在此情况下，该APP也类似于产品宣传册，其名称也只能被认为是被宣传之商品的商标而非APP应用软件的商标。再进一步讲，如果APP仅是其提供者用于承载商标的一种介质或载体、而非为供交换用的产品（即商品），则其作为商标性使用的名称则只是经营者将该标识与所提供交换用的商品或服务加以联系的商标。用户作为相关公众在使用该APP时，是将APP提供的功能本身作为消费对象、还是将通过APP实现的服务作为消费对象，成为判断该APP名称属于哪一类商品/服务的商标的重要依据？如果是前者，则该APP本身就是商品、其名称则构成第9类商品的商标；如果是后者，则该APP本身仅是相关服务得以实现的手段或工具，其名称为相关服务的商标而非该APP的商标。
电子商务类销售渠道的应用软件
这类应用软件的主要功能是将网上销售功能集成于APP，通过APP销售自身生产的产品，例如小米商城等。与上述第二类APP相同，这类软件的提供者并未将APP作为一项独立的商品对外提供，而是仅作为其销售其它商品的一种渠道和工具；同时，用户使用该类软件的目的同样是希望最终获得提供者销售的商品，除此之外不存在有其他的使用目的。因此，此时该APP名称实际上是用以区分提供者提供零售服务的标识，有时也是区别所销售的商品来源的标识。
同时提供独立功能和其它服务的综合性应用软件
典型的此类APP是同时具备上述第一类和第二类的属性。例如，一些音频或视频播放器APP，其既可以提供本地音频、视频文件的播放功能，又可以提供定制和订购相关内容的服务，同时也提供在线社交或在线聊天服务。因此，这类应用软件的提供者既提供了作为商品的软件本身、又向使用该应用软件的用户提供了另外的服务，可以认为，其APP名称既用于区分商品来源，也用于区分服务来源，构成第9类商品以及相应服务类别上的商标。
但是，在他人拥有该名称的第9类商标注册的情况下，这类APP的提供者是否必然导致商标侵权，仍是可以商榷的。如果该APP的提供者和使用者的主要目的是提供和接受相应的服务，而该APP的本地功能仅是次要或辅助性的功能，则消费者有可能并未将该本地功能理解成来自其他来源、或将其APP名称视为提供该次要或辅助性功能上的APP的名称（商标）。这种情况下，需要从保护商标专用权的本来意义出发（即保护商标权人不受损害），结合案件具体情况作出合理的判断。
3.结论和建议
结论
第一，判断一个APP名称是否构成商标性使用，应结合该标识本身和能够确定使用该标识的商品或服务的其它信息要素后，方可确定该标识是否具有显著性，是否起到商标区分商品或服务来源的作用。
第二，判断一个构成商标的APP名称究竟是应用软件商品上的商标还是其它商品或服务上的商标、或是二者皆是，需要结合不同APP的类型，通过分析APP的功能、提供者的目的以及用户使用的目的来加以判断。
第三，判断一个名称与第9类商标相同的APP是否侵犯其商标的专用权，除了独立或基本独立地在用户终端上运行、并向用户提供运行结果的应用软件以外，其它APP可以结合《商标法实施条例》第七十六条，引入“误导公众的”这一考虑因素，慎重作出判断；判断一个名称与第9类商标相近似的APP是否侵犯其商标的专用权，应结合《商标法》第五十七条，引入“容易导致混淆的”这一考虑因素，慎重作出判断。而“误导公众”和“容易导致混淆”的考虑因素，需要结合该APP的提供环境（比如是在服务提供商网站上提供下载还是在普通应用商店上提供下载）、一起使用的其它商标标识（比如LOGO）、APP功能的描述文字、APP提供者的目的和相关公众使用该APP的目的来综合考虑。
若简单地一律将APP名称认定为第9类商品上的商标，在目前我国商标实践中也可能带来不合理的垄断。由于第三产业在社会生活中的飞速发展，随着以智能手机为代表的智能移动终端的广泛运用，越来越多的服务性行业经营者会开发各自的APP，将其业务通过移动终端带给更多的用户。APP产品越来越像水、电、交通等，成为业务经营中不可或缺的组成部分。但目前我国商标实践中可接受的与之完全对应的商品名称仅有第9类“可下载的手机应用软件”一种。如此一来，当用于众多不同业务领域的相同或近似的APP名称需要在“可下载的手机应用软件”商品上申请商标注册时，势必只有最先申请者能够获得商标注册，并在APP商品上垄断该名称。比如，“长城”牌葡萄酒与“长城”牌汽车均要开发APP拓展销售渠道，二者均有合理的理由将“长城”作为APP名称使用。若简单地认定APP名称系在第9类商品上使用的商标，这将导致其中一家侵犯另一家拥有的第9类商品上的注册商标专用权的风险剧增。
在中国目前存在众多商标抢注者的情况下，如果某人将其它各类商品或服务上的商标在第9类“可下载的手机应用软件”商品上注册后，再对所有在其APP名称上使用与该商标相同或相近似的标识的其他经营者主张商标专用权，也将会严重破坏其他经营者在经营各自商品和服务过程中基于该商标的使用所积累的商誉，进而破坏正常的市场经济秩序。
建议
结合上述分析意见，我们对APP应用软件的提供者的建议是：
对于独立或基本独立地在用户终端上运行、并向用户提供运行结果的应用软件，应注意避免使用他人在第9类商品上的注册商标的名称；
对于其它类型的APP，从尽量避免受到拥有第9类商品上的注册商标的商标权人的干扰方面考虑（比如下架投诉的处理过程中，应用商店的处理方式可能比较保守而不像在诉讼中有充分的说理机会），APP提供者应尽量将其APP名称在第9类商品上申请商标注册；
各类APP需尽量在有限的空间中将自己的APP与他人的相同产品加以区分，比如，APP的功能描述应尽量在描述文字的开头部分就描述清楚（因为应用市场中的APP功能描述往往仅能展示开头的部分内容）；APP的名称可考虑在显著性部分后加入功能描述性文字；配合APP名称使用特别设计的LOGO；在自己的官网上提供下载（以避免他人在应用商店上进行查询而出现相同或近似名称的多个类似APP的情况）等。
注释：
[1]《创业公司“商标坑”!新氧APP因商标漏洞被下架》，网址：http://www.sohu.com/a/208421293_104421
[2]《新氧回应：网传商标和合并事宜系谣言，请友商自重》，网址：http://www.sohu.com/a/208821911_104421
[3]《115网盘在多个应用市场下架或因涉及商标侵权》，网址：http://it.sohu.com/20121112/n357350796.shtml
[4]《西柚经期助手被指侵犯商标权被应用商店下架》，网址http://tech.163.com/13/1021/17/9BNQGVO1000915BF.html
[5]《“嘀嘀”商标侵权案调解小桔公司获得商标转让》，网址http://business.sohu.com/20160602/n452512739.shtml
[6]《广发证券“金管家”被诉商标侵权 原告索赔500万》，网址http://money.163.com/14/0702/09/A04U650V00254TI5.html
[7]《赵传彪与广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部、广发证券股份有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书》（2014）浙温知民初字第120号
[8]《李叶飞等与北京新浪互联信息服务有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书》（2015）京知民终字第114号
[9]《“嘀嘀”商标纠纷终落幕，主审法官跟你聊聊那些重要细节》，载于《中国知识产权报》，引用网址http://www.cnipr.com.cn/sj/al/alpx/201707/t20170718_218122.html