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作者 | 李蛟 廖晓军 江苏恒瑞医药股份有限公司
在医药领域中，各种专利侵权纠纷屡见不鲜，医药厂商纷纷加大对专利的保护以及对已有专利的规避研究。在实际的专利侵权行为判定中，很多情况下由于有多方主体参与专利方案的实施，情况较为复杂，往往同时存在直接侵权和间接侵权行为。然而我国现行法律规定对于专利间接侵权的判定尚没有一个十分明确的标准，某些行为是否会造成间接侵权并不十分确定，这就对医药厂商规避专利带来了风险。
例如，前体药物（后称前药）是药品开发的种常见思路，活性药物经过化学结构修饰后得到的前体药物在体外无活性或活性较小，但在体内经酶或非酶的转化可释放出活性药物而发挥药效，有时可大大提高活性药物在体内的暴露量，从而达到比活性药物直接给药更佳的疗效。目前有多个重磅药物都是以前体药物的形式上市销售的，比如特非那定、阿德福韦酯、替诺福韦酯、索非布韦等等。
通常来说，在撰写药物的核心专利——通式化合物专利时，都会将活性药物形式以及其可能的前药形式纳入到通式化合物的保护范围当中，例如对于以酸的形式在体内发挥药效化合物，其通式化合物范围通常会覆盖至羧酸基团中的氢被各种烷基取代的形式——即各种可能的酯的形式，这些酯即可理解为这种酸形式的药物典型的前药。但是在偶然情况下，通式化合物权利要求撰写不佳，漏掉了可能的前药形式的保护，例如前述羧酸基团未限定可以被烷基取代的情况，其他制药企业通过以酯的形式存在的前药来规避药物化合物专利，是否会构成专利侵权？从字面上看，前药没有落入化合物专利，不会构成字面侵权。而且有时前药形式的药物可能导致活性药物在体内的暴露量提高数倍，从而导致“预料不到的技术效果”，此时也不宜认定为等同侵权，因为手段、效果已经不属于基本相同。但是从最终的发挥药效的角度来说，制药厂商通过提供前药形式，经病人服用后在体内转化为活性化合物，最终确实是在利用专利保护的化合物在发挥药效，如不属于侵权则似乎又不尽合理。
制药企业提供前药，通过病人来完成专利权利要求中所需满足的全部技术特征，两者是否有可能构成共同侵权，从而以间接侵权的形式追究制药企业的责任呢？
我国现行《专利法》中并没有对专利间接侵权做出规定，认定专利间接侵权的法律来自于《侵权责任法》第八条“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。”及第九条“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”的规定。但是通常的间接侵权成立有一个前提条件，就是需要有直接侵权行为成立。而在前述的案件情形中，完成权利要求覆盖的技术特征的是服药的病人，其不属于专利法第十一条规定的“生产经营的目的”，自然无法构成直接侵权，从而可能导致间接侵权行为失去前提条件。
事实上上述以直接侵权为前提条件的规则在司法实践中早已有了突破，如北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》（2001）[1]中规定间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件，但在《专利法》第六十三条所述的不视为侵犯专利权的行为以及个人非营利为目的使用和制造专利产品或方法的行为这两种特殊情况下，也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。不过北京高院近年发布的《专利侵权判定指南》共同侵权行为一节中并未再提及上述规定。
在2008年诺华公司诉重庆新原兴药业有限公司专利侵权案[2] [3]中，法院同样认定即使没有直接侵权行为的发生，间接侵权（诱导）也可以成立。该案中原告诺华公司拥有伊马替尼的化合物专利，但未保护中间体。被告重庆新原兴药业制造并许诺销售了用于合成伊马替尼的中间体哌嗪苯甲酸，但并没有销售给其他企业制成伊马替尼，即没有直接侵权行为发生，法院仍然判决被告间接侵权成立。一审重庆一中院认为：“被告在其网站上明确说明前述中间体为制造伊马替尼和甲磺酸伊马替尼的中间体，故被告对其行为必然导致前述后果是明知的。基于此，尽管前述中间体并未直接落入原告专利保护范围，但被告制造、销售该中间体必然导致买受人实施侵犯原告专利权的行为，且被告对该后果是明知的，故被告构成间接侵权。”二审重庆高院认为，上诉人销售和许诺销售哌嗪苯甲酸就是为了诱导直接侵权的发生，已经构成对涉案专利的间接侵权。
在2014年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（公开征求意见稿）第二十五条规定：“明知有关产品系专门用于实施发明创造的原材料、零部件、中间物等，未经专利权人许可，将该产品提供给无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法可以用于实施发明创造，未经专利权人许可，通过提供图纸、传授技术方案等方式积极诱导无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆侵权行为的，人民法院应予支持。”这是最高院的司法解释中首次提出直接侵权的主体依法不承担侵权责任时，间接侵权也可以成立。但是，在2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》正式稿[4]中“依法不承担侵权责任的人”的表述又被删除，取而代之的间接侵权成立的条件是“他人实施了侵犯专利权的行为”，重新确立了“直接侵权成立，间接侵权才会成立”的判定标准。这一删减似乎又重新使得间接侵权的判定标准变的扑朔迷离，那么法院是否会依此司法解释坚持必须有直接侵权行为成立的条件下，才能构成专利间接侵权行为呢？
北京知识产权法院西电捷通诉索尼案一审判决公布后，答案可能是否定的。2017年3月22日，北京知识产权法院作出一审判决，认定索尼移动（中国）公司侵犯了西电捷通公司涉WAPI标准必要专利，并赔偿原告西电捷通公司总计910万元。该案审判长为北京知识产权法院院长担任，并组成五人合议庭审理，可见北京知识产权法院对该案的重视程度。在一审判决中，北京知识产权法院对间接侵权的判定标准进行了新的解读：“一般来说，间接侵权应以直接侵权的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际从事了直接侵权行为，而仅需证明有一个最终主体按照被控侵权产品的预设方式进行使用将全面覆盖专利权的技术特征就已满足条件，至于该最终主体是否要承担侵权责任，与间接侵权的成立无关。”
一审法院的观点可以理解为：1、即使另一主体实际从事了直接侵权行为，而该主体无需承担侵权责任，间接侵权也可以成立；2、即使没有主体实际从事直接侵权行为，只要被控侵权人提供的产品在后续使用过程中能被用于完成专利的技术方案，间接侵权也可以成立。目前该案仍处于上诉阶段，若一审的观点被上诉法院认可，将对专利侵权判定的标准产生重大影响。
将该判决的观点运用到前述的假设的前药案件中，可以得出如下结论：如果医药生产企业开发了活性药物的前药并销售给患者，患者服用前药后进入体内转化为活性药物，此时的活性药物落入了药物的化合物专利的保护范围，患者“按照被控侵权产品的预设方式进行使用”从而“全面覆盖专利权的技术特征”，将导致活性药物前药的生产和销售商提供前药的间接侵权行为成立。甚至无需有患者实际服用了前药，由于前药进入人体内能够转化为覆盖了专利权利要求的活性化合物，间接侵权也可以成立。这意味着，前药的生产商即便未在该专利覆盖的国家销售，或者尚未有任何患者购买药物并服用，仅有生产行为或许诺销售行为就可能构成侵权。依此判决所反映的专利间接侵权判断标准，前述假设的通过开发活性药物的前药形式来规避化合物专利仍然有侵权风险。
实际上，该案判决中所依照的标准在国外专利法中早有规定。德国[5]和日本[6]也都在专利法中规定了间接侵权行为的成立无需以直接侵权的存在为前提，只要知道所提供的产品（广泛流通、用途众多的产品除外）可以用于实施发明的技术方案即可。可以看出，北京知识产权法院关于间接侵权判定的观点与德日基本一致，该判定规则也更有利于专利权的保护，防止可能的间接侵权行为的发生。
美国的间接侵权规定与德日有所不同。美国专利法的271（b）和 271（c）规定了诱导侵权和帮助侵权两种间接侵权，其成立的前提是必须要有直接侵权行为发生。不过美国专利法所规定的侵权主体与中国有所不同，侵犯专利权的行为并不需要以生产经营目的为前提，因此任何个人或集体都可能侵犯专利权。对应于医药领域中，患者是可以构成直接侵权的，从而导致制药企业构成间接侵权。由于一些专利权利要求可能包括多个技术特征，特别是方法包括多个步骤，可能导致行为人恶意的将方法分段于不同的主体实施来规避直接侵权行为，从而后续的间接侵权行为更不能成立。为此美国判例法中发展出了“控制及指示”的标准，例如，在BMCResources v. Paymentech, L.P.案[7]和Muniauction, Inc. v. Thomson Corp. 案[8]的判决中，法官都指出虽然“若专利方法的全部步骤无法归因于单一实体，则不成立直接侵权，无直接侵权则间接侵权不成立”，但是“有代理关系（agency）或其它行为人必须在被控侵权者的控制或指示（controls or directs）之下实施方法的其它步骤，被控侵权人”可构成直接侵权，但“控制及指示必须达到某种程度：使得让人觉得有一方完全实施了涉案专利的全部步骤”。可以看出，美国采用“控制或指示”进行直接侵权的认定是仍然非常苛刻的，还是有可能被侵权人利用该标准来规避专利。例从生产药物、销售药物、到医生开出处方、给出医嘱到患者服药的过程是多个环节，有时一个主体（例如医生或患者）的行为无法覆盖复杂的“治疗方法”类权利要求，也无法满足“使得让人觉得有一方完全实施了涉案专利的全部步骤”，如果按上述的规则仍然可能会导致直接侵权无法成立，从而导致间接侵权也不能成立。
为了解决此类问题，后续的焦点案例Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks（Akamai）案[9]中对“控制或指示”规则做了进一步说明。该案经历CAFC的全席判决以及联邦最法高院的发回重审。该案中，CAFC在第一次全席审判时曾尝试改变间接侵权的判定标准，认为“在专利侵权案件中，即使不存在单一实体构成专利法第271条（a）项的直接侵权，仍然可能成立第271条（b）项的诱导侵权”。但这一观点被联邦最高法院否决，联邦最法高院强调“如果不存在专利法第271条（a）的单一实体的直接侵权责任，则不存在专利法第271条（b）的诱导侵权”。随后CAFC在最后的再审判决中对单一实体直接侵权的“控制或指示”规则进行了扩展，认为“当被控侵权人决定了实施专利方法步骤时的具体动作或是该动作的获利者，并且建立了实施动作的方式或时机时，可以认定是直接侵权”。此规则将决定他人动作或获利的一方的行为等同于完成了专利方法的所有步骤，对单一实体实施专利所有步骤的行为进行了扩展。在Akamai案后，可能侵权人很难轻易通过将方法专利中的多个步骤分割为不同的行为人实施来逃避侵权责任。
Akamai案的直接侵权、间接侵权判定规则在医药领域中的运用出现在培美曲塞的专利挑战中[10]。培美曲塞（pemetrexed，Alimta®）是一种抗癌药，用于治疗非小细胞肺癌和恶性胸膜间皮瘤等肿瘤疾病。原研公司礼来拥有培美曲塞的给药方法专利US7772209（209专利），其保护了通过服用叶酸和维生素B12来降低培美曲塞毒性的治疗方法，从属权利要求中还保护了药物治疗过程需要给予患者“有效量的叶酸”，具体为“约350μg至约1000μg”。TEVA等仿制药厂在该专利到期前发起专利挑战，声称专利无效和不侵犯专利权。礼来随即在2010年将仿制药厂商告上法庭，此时，Akamai V案尚未作出最后判决。
在法院审理中，原告认为被告的药品说明书中明确记载了培美曲塞的给药方法，落入了209专利的保护范围中。被告辩称没有侵犯礼来的专利，因为被告药品说明书的给药方法中医生和患者的行为是分离的，即患者在医生的指导下自行给予叶酸，而医生则给予维生素B12和培美曲塞。在此过程中并没有单一实体实施了209专利的所有步骤，医生与患者也不存在代理关系，医生无法得知病人是否已经服用了叶酸，所以医生无法指示或控制病人执行服用叶酸的步骤。没有直接侵权行为发生，被告的间接侵权不应成立。
该案审理持续多年，在Akamai案后，法院采用了上述判例确认的标准来审理此案。法院指出，指示或控制他人的行为包括：（1）从他人实施的一个或多个专利方法的步骤中“决定动作或获得利益”，以及（2）“建立了实施动作的方式或时机”。关于第一点，地方法院“认定根据专利方法使用培美曲塞进行治疗是有益的”。产品说明书反复告诉医生指示患者服用叶酸，并给予叶酸剂量范围和时间表。同样，药品说明书中的患者说明强调，如果医生知道患者没有事先服用所需量的叶酸，医生可能会拒绝给予培美曲塞治疗。因此，联邦巡回法院认为，医生不仅仅是“引导或指导”患者服用叶酸，而是要求患者首先服用叶酸来进行培美曲塞的治疗，因此决定了患者服用叶酸的动作。关于第二点，被告辩称，由于产品说明书中在选择剂量、剂量形式和服用叶酸的时间方面给予患者很大的自由度，因此不能说医生“确定了方式或时机”。对此，联邦巡回法院指出，药品说明书的医生处方信息中要求医生告诉患者，在开始服用培美曲塞前一周，需每日口服400微克到1000微克叶酸。这些说明与礼来公司的专利中的剂量范围和时间表重叠，因此医生确定了患者给予叶酸的方式和时机，满足第二点要求。医生作为单一实体等同于实施了专利方法的所有步骤，从而构成直接侵权。另外，叶酸的给药是培美曲塞给药的关键步骤，而不仅仅是一个建议，而且被告的药品说明书可以促使医生按照说明书行事。因此，被告具有“引诱侵权行为的具体意图和行动”，最终判定诱导侵权成立。
本文通过假设的使用前药规避化合物专利的案例探讨了中国以及美日德三国有关专利间接侵权的判定规则。在西电捷通案后，判定间接侵权很可能无需直接侵权成立。该规则能够进一步加强对专利权的保护，同时也避免了直接侵权判定中可能出现的争议。只是，对于医药领域的企业来说，通过将侵权行为转移至无需承担责任的主体来规避专利侵权的方法很可能行不通了。
参考文献：
[1].《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第七十八条和第七十九条；
[2]. (2008)渝一中民初字第133号；
[3]. (2008)渝高法民终字第230号；
[4].《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十一条；
[5].《德国专利法》第10条；
[6].《日本专利法》2006年修订版 第101条；
[7]. BMC Res., Inc. v.Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1380 (Fed.Cir.2007)；
[8]. Muniauction, Inc. v.Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed.Cir.2008)；
[9]. Akamai Technologies, Inc. v.Limelight Networks, Inc. ( Akamai V ), 797 F.3d 1020, 1022 (Fed. Cir. 2015)；
[10]. Eli Lilly v. Teva Parenteral Medicines Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017)。