合肥知识产权律师网
作者 | 凌佳段、鹤野
来源 | 法务收藏家
【摘要】
本文对司法实践中因贴牌加工而产生的专利侵权纠纷的典型案例进行梳理，简要分析案例的地域分布、专利类型比重、赔偿数额以及部分法院的观点。我国司法实践中，对于贴牌加工中委托方的行为能否认定为制造，大致有三种观点：一是认为“贴牌即制造”；二是认为“贴牌只作为制造的初步推定”；三是认为“技术方案的决定者是产品的制造者”。笔者认为，贴牌加工中委托方的行为能否认定为制造，要视其在产品制造过程中所起的具体作用而定。
一、概 述
随着全球经济一体化的加剧，贴牌加工[1]已成为国际贸易中一种常见的商业模式。掌握不同资源的市场主体之间通过委托加工、贴牌生产等方式进行分工合作，使一家没有工厂的贸易公司能够成为产品的制造商，以至于在法律上互相独立的生产工厂成为制造商的“生产车间”。贴牌加工商业模式的快速发展，带来了大量的法律问题，在知识产权领域集中体现在贴牌加工的商标侵权问题与专利侵权问题上。
国内理论界和实务界对贴牌加工中的商标侵权问题进行了大量研究，但对贴牌加工中的专利侵权问题尚未展开深入研究。依照我国2008年《专利法》第11条的规定，对于被诉侵权行为人直接实施的制造被诉侵权产品的行为，认定为专利法意义上的制造行为，构成专利侵权自无问题。但是，对于定作人委托承揽人贴牌加工的被诉侵权产品，如何认定该产品的制造者以确定侵权责任主体的问题，由于2008年《专利法》以及相关司法解释对制造并未作出规定，司法实践对“专利法意义上的制造”的理解千差万别，导致相似的案件作出相反的判决，以致专利权人和社会公众均无所适从。由于贴牌生产中的专利侵权责任的认定问题在理论界和实务界均未开展研究，而实务中又出现了此等疑难问题亟待解决。因此，对该问题的研究，无论在司法实践的角度，还是学术理论的角度，均有重大的理论意义和现实意义。
二、我国的相关司法实践
笔者在北大法宝上利用“定牌加工”“定牌生产”“贴牌加工”“贴牌生产”“专利侵权”“产品侵权”“被控侵权产品的制造者”等关键词进行分别和综合检索，共计得到200多个结果。在除去同案多个判决的基础上，从中筛选出与贴牌加工相关的案例共计46个。本文案例来源为北大法宝，最后检索时间为2016年6月20日。
（一）案例的地域分布
贴牌加工的专利侵权纠纷，多发于我国东南沿海一带，主要集中在广东、上海、江苏、浙江等地区。
图1 案例的地域分布
（二）案例涉及的专利类型
在贴牌加工模式下的专利侵权纠纷中，有将近2/3的专利侵权纠纷为外观设计专利纠纷。这与外观设计通常直观地表现于产品外部，侵权行为易被发现是分不开的。
（三）损害赔偿数额
我国法院在专利侵权赔偿损失的数额确定上，绝大部分都采用了法定赔偿，由法官酌情确定。根据图3可知，虽然此类纠纷中外观设计专利侵权居多，但外观设计纠纷的赔偿数额大多在5万元以下。即使是实用新型纠纷，也很少有超过10万元的。而发明专利纠纷的赔偿数额，在酌定的情况下，较实用新型和外观设计高得多，在30万～80万元不等。
（四）案例所体现的法院的观点
图4说明在我国司法实践中，对于贴牌加工中委托方的行为能否认定为制造，大致有三种观点：第一种为“贴牌即制造”。只要在产品上标注企业名称、商标或其他识别性标记的，直接认定为产品的制造者。这种观点的依据是最高人民法院《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》。该批复指出，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第122条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。
第二种为“贴牌只作为制造的初步推定”。若贴牌方能够证明产品并非其实际制造，如证明系购买后的贴牌、系他人仿冒、包装上标明有实际生产厂商等，可以免除贴牌方的责任。
第三种为“技术方案的决定者为产品的制造者”。即在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。
图4 案例所体现的法院观点
1、贴牌即制造
（1）“上海大金公司案”。
在上海大金科技有限公司与厦门灿坤实业股份有限公司侵犯外观设计专利权纠纷上诉案[2]中，大金公司认为根据其与月立公司签订的OEM生产合同，月立公司是涉案产品的生产商。一审法院认为，根据该OEM生产合同的相关约定，月立公司受大金公司委托生产加工并标注大金公司品牌的大金阪本电熨斗，即月立公司系贴牌生产，大金公司系委托方。大金公司在对外销售月立公司贴牌生产的电熨斗产品时，在产品包装、说明书、质保卡上标注的厂家信息均指向“大金公司”，标注的型号DJ-1208亦为大金阪本型号，消费者购买该产品时所获得的有关该产品的信息只有大金公司。故大金公司尽管自身并未直接生产，但大金公司的行为依法应视为生产制造行为，大金公司应为涉案被控电熨斗产品的生产制造商。
（2）“北京千安达公司案”。
在北京千安达科贸有限公司与九星恒隆电子（福州）有限公司侵犯专利权纠纷上诉案[3]中，北京市高级人民法院认为，千安达公司在其销售的DR-305型小飞人红外感应垃圾桶包装盒上明确标注其企业名称、地址、联系方式，该标注方式表明千安达公司系该产品的制造者，其应承担产品制造者的法律责任。尽管千安达公司提交了采购合同欲证明该产品的实际生产者系东日公司，但由于千安达公司在产品上以产品制造者的身份进行了标注，故千安达公司仍应承担产品制造者的法律责任。
这表明北京市高级人民法院认为，即使被告能够证明被控侵权产品的实际制造者另有他人，其在被控侵权产品上标注身份的行为，仍应承担制造者的法律责任，即贴牌行为或标注行为是认定制造者的充分条件。
2、贴牌只作为制造的初步推定
（1）“李某某案”。
在章某等与李某某等侵犯实用新型专利权纠纷上诉案中，[4]一审法院（佛山市中级人民法院）认为，由于被诉侵权产品上标注有“KMS康铭”的标识及被诉侵权产品说明书中载有“深圳市康铭盛实业有限公司”的名称，虽康铭盛公司陈述被诉侵权产品是其供应商为其贴牌加工的产品，但不能提供证据对此予以证明，故一审法院据此认定康铭盛公司实施了制造本案被诉侵权产品的行为。
（2）“成都新浪公司案”。
在广东雅洁五金有限公司诉成都新浪装饰材料有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案[5]中，原告主张，新浪公司和卡迪诺公司的企业名称均出现在了被控侵权产品的外包装上，因此，两公司均是被控侵权产品的制造者和销售者，虽然新浪公司并未参与被控侵权产品的实际生产，但是该公司具有贴牌加工的行为。而新浪公司则辩称自己的企业名称出现在被控侵权产品外包装上仅仅表示其是该产品的销售代理商。
成都市中级人民法院认为，在本案中新浪公司所举出的退货单表明该公司曾经向卡迪诺公司购买过与被控侵权产品型号相同的产品。同时，被控侵权产品外包装上标注新浪公司的地址为“四川·成都川陕立交旁”，根据公证书载明的情况，该地址仅为商铺，不具备锁具的生产能力。而结合被控侵权产品外包装上还印有“生产基地：中国鞋都一期卡迪诺锁业有限公司”的字样，以及新浪公司和卡迪诺公司工商登记中各自的生产经营范围、各方当事人陈述等，应当认定新浪公司仅仅是被控侵权产品的销售者。
（3）“上海出亚公司案”。
在广州市强生信达贸易有限公司与上海出亚实业有限公司侵害实用新型专利纠纷上诉案[6]中，上海市高级人民法院认为，根据最高人民法院的批复确立相关案件诉讼主体，在案件起诉时就可以将相应的企业或者个人列为当事人。但在案件作出实体判决时，不能仅依据产品上标示的姓名、名称、商标等标识确认产品的制造者，而要根据各方当事人提供的全案证据进行认定。
本案中，仅凭被控侵权产品上的“MICO及图”商标，可以得出被控侵权产品是上海出亚公司制造的初步结论。但该初步结论被上海出亚公司提供的其与厦门泊川公司的采购合同、增值税发票、银行结算业务申请书以及厦门泊川公司的专利证书、专利许可实施合同等证据推翻，根据上海出亚公司提供的该些证据应当认定上海出亚公司是被控侵权产品的销售者而非制造者。
上海市高级人民法院还指出，尽管上海出亚公司在采购时要求厦门泊川公司贴上其提供的商标，但并不能仅据此就认定上海出亚公司与厦门泊川公司之间是委托制作的代工关系，而非买卖合同关系。况且涉案专利（ZL201130080693.7）是外观设计专利，并不涉及技术方案，不能因为被告要求“产品与专利ZL201130080693.7一致”，就认为采购合同涉及定制产品的技术要求。厦门泊川公司采购合同的其他内容、增值税发票、银行结算业务申请书等证据进一步印证上海出亚公司与厦门泊川公司之间是买卖合同关系，而非委托制作的代工关系。这也间接地表明，上海市高级人民法院认为委托加工关系中的委托方，是技术方案的决定者，应承担关于制造的侵权责任。
3、技术方案的决定者为产品的制造者
（1）“北京利而浦公司案”。
在北京利而浦电器有限责任公司与魏某某侵犯外观设计专利权纠纷上诉案[7]中，北京市第一中级人民法院认为，根据利而浦公司与武义公司签订的《“福玛特”OEM购销合同》，利而浦公司委托武义公司加工贴有“福玛特”商标的产品，任何有关产品加工工厂或零部件的采购都必须经过利而浦公司同意，被控侵权产品的保修卡和使用说明书上均署名利而浦公司。因此，原审法院认定利而浦公司为涉案产品的制造者并无不当。利而浦公司主张其并未制造涉案产品，没有事实和法律依据，不予支持。
（2）“钦州港务局案”。
在美泰利装饰公司诉钦州港务局等侵犯外观设计专利权案[8]中，南宁市中级人民法院认为，被告港务局将其港务小区围墙工程发包给被告丽光公司承建，其法律关系性质属于承揽。判断谁是承揽定作物的制造者，关键是看定作物是谁设计的，即体现的是谁的创造意志，而不是看定作物是以谁的技术和劳动所完成的，因为它是服从和服务于创作意志的。被告港务局是该承揽定作物铸铁栏杆（外观部分）即本案被控侵权产品的设计者，因而是制造者。被告丽光公司作为承包人即承揽人，其只是将被告港务局的设计图纸和选定的图案（被控侵权产品的外观设计）交由他人制作，其不是该承揽定作物铸铁栏杆（外观部分）即本案被控侵权产品的设计者，因而不是制造者。
（3）“飞利浦公司案”。
在敖某某与飞利浦（中国）投资有限公司等侵害发明专利权纠纷再审案[9]中，最高人民法院认为，根据《专利法》第11条规定，未经专利权人许可而为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的，属于侵犯专利权行为。这里的“制造专利产品”，对于发明或者实用新型来说，是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。上述理解综合考虑了“制造”一词本身的含义和《专利法》第11条的立法目的。在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。本案中，被诉侵权产品是和宏公司在原有模具基础上改模刻字交由惠州和宏公司生产，被诉侵权产品的技术方案完全来源于和宏公司，飞利浦公司没有向惠州和宏公司就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求，飞利浦公司不是专利法意义上的制造者，其行为并不构成对涉案专利的侵害。
三、对我国司法实践的总结及一些看法
从图4中可以看出，在司法实践中有将近一半的法院认为，只要在产品上标注企业名称、商标或其他识别性标记，就应当直接认定为产品的制造者。笔者认为，简单地根据最高人民法院《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》，粗暴地认定将自己的姓名、名称、商标或可资识别的其他标识体现在产品上的个人或企业为侵犯他人专利权的侵权产品的制造者，实属牵强附会，与《专利法》第11条中的“制造”不契合，违背了专利法保护发明创造的基本原理。该批复全文如下：
北京市高级人民法院：你院京高法［2001］271号《关于荆某某、张某某等诉美国通用汽车公司、美国通用汽车海外公司损害赔偿案诉讼主体确立问题处理结果的请示报告》收悉。经研究，我们认为，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第122条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。本案中美国通用汽车公司为事故车的商标所有人，根据受害人的起诉和本案的实际情况，本案以通用汽车公司、通用汽车海外公司、通用汽车巴西公司为被告并无不当。
首先，从该批复的出台背景看，最高人民法院系基于产品致害事故而作出“根据商标或标识认定产品生产者”的批复，其在作出批复时，显然没有考虑到知识产权领域。其次，《中华人民共和国民法通则》第122条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》的“生产者”均是指生产质量不合格产品的生产者或产品制造者，与《中华人民共和国专利法》制造侵犯专利权产品的制造者并非同一概念。最后，该批复系针对产品致害的侵权责任作出的对产品生产者的推定，目的是受害人的权利能够得到及时的救济。而对于专利法意义上的制造者的认定，不能完全参考该批复，直接认定贴牌者为制造者。贴牌行为可以作为初步推定为制造者的依据，但应给贴牌者提供相反证据证明其不是制造者的机会，如证明产品的实际制造人、证明系他人冒充等。专利法意义上的制造，规制的是未经许可而实施受专利法保护的特定技术方案的行为，仅仅在产品上贴上一个标识并不会侵害专利权人的利益。单纯地将合法购买的产品进行贴牌销售，至少不会侵犯专利权人享有的关于“制造”的权利。
在“飞利浦公司案”中，最高人民法院指出，在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。这是对司法实践中，认定委托加工关系中委托方为制造者这一观点的肯定，也从侧面反映出，最高人民法院并不认为，任何在产品上标注企业名称、商标或其他识别性标记的企业，均为产品的制造者。
四、结语
OEM、ODM作为一种商业代工模式，是随着商业的发展而不断演化的，很难进行明确清晰的区分，没有绝对的界限。是一方提供技术、设计还是双方都提供技术、设计已经不是关键问题。在OEM模式下，加工厂可以提供技术，为品牌商加工产品，比如耐克、阿迪达斯的模式；在ODM模式下，品牌商也可以提供技术、设计给加工厂，再利用加工厂的设计、开发能力为品牌商加工产品，比如苹果、戴尔等手机、笔记本电脑的加工模式。因此，在法律上以贴牌生产概括这种OEM、ODM委托生产加工方式比较贴切，将之细分为OEM抑或ODM并无实际意义。[10]
笔者认为，无论是在OEM模式还是在ODM模式中，若产品没有体现委托方所要求的特点，或委托方要求的产品特点没有侵犯他人的专利权，则不应认定委托方为被控侵权产品的制造者。即使产品特征体现了委托方的要求且委托方所要求的产品特点构成对他人专利权的侵犯，也应根据委托的具体内容判断委托方是否有“指示生产商实施特定技术方案的意思表示”（有无决定技术方案的行为）。如果委托方仅就产品的功能或参数提出了指标式的要求（如××系数应在多少以上等），在实现这样的功能或参数的技术方案不止涉案专利一种的情况下，也不能当然地认为委托方对生产商实施涉案专利起到了决定性的作用。
注释：
【1】OEM和ODM的不同点，核心在于产品究竟是谁享有知识产权，如果是委托方享有产品的知识产权，那就是OEM；如果是生产者所进行的整体设计，那就是ODM。本文为方便起见，将其统称为贴牌加工。
【2】（2009）苏民三终字第0236号。
【3】（2006）高民终字第1570号。
【4】（2014）粤高法民三终字第91号。
【5】（2014）成民初字第332号。
【6】（2013）沪高民三（知）终字第11号。
【7】（2012）一中民终字第10801号。
【8】（2003）南市民三初字第21号。
【9】（2012）民申字第197号。
【10】 吕甲木：《论贴牌生产中专利侵权责任主体的认定》，宁波大学2014年硕士学位论文。