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作者 | 刘建红 广东省佛山市中级人民法院知识产权审判庭
来源 | 《中国知识产权》杂志
笔者总结过往审判经验，试将商业秘密案件与专利、商标、著作权等案件适用行为保全应当考量的因素予以对比，对商业秘密案件采取行为保全措施的考量因素进行相应探讨，以期对实践有所裨益。
关键词 : 商业秘密 行为保全 利益平衡
2012年8月修正的《中华人民共和国民事诉讼法》首次增设了行为保全制度，这不但意味着临时禁令制度在我国完成了从实体法向程序法的正确定位回归，而且还表明所有知识产权民事案件均可按照民事诉讼法的规定适用行为保全，实现了临时禁令制度在知识产权领域的全面覆盖。由于商业秘密一旦公开披露，是不可能恢复到不为公众所知悉的状态，故行为保全对于有效及时地保障商业秘密持有人的权益起到重要作用，但同时，行为保全具有双刃剑的作用，适用不当也会导致滥用诉讼权利的情况发生。作为一项新的制度，商业秘密案件在适用行为保全的标准和程序中面临许多有待明确和完善的问题。商业秘密案件的特殊性决定了其在适用行为保全上存在着与专利、商标、著作权等其他知识产权案件不同的考量因素。笔者所在的佛山中院从2002年开始至今就专利、商标、著作权案件分别作出了多件诉前和诉中禁令（《佛山市中级人民法院关于知识产权诉讼禁令案件审理情况的调研报告》，载《中国知识产权审判研究》（第五辑），法律出版社2015年版）；在新修正的民事诉讼法施行后不久，佛山中院在审理佛山市海天集团股份有限公司（以下简称海天公司）诉寇某某侵害商业秘密纠纷一案中作出了诉中行为保全；因而，佛山中院在知识产权禁令案件的审理方面作出了初步的探索。笔者总结过往审判经验，试将商业秘密案件与专利、商标、著作权等案件适用行为保全应当考量的因素予以对比，对商业秘密案件采取行为保全措施的考量因素进行相应探讨，以期对实践有所裨益。
第一，申请人所主张的信息是否属于商业秘密及其范围的确定。在所有的行为保全案件中，确定权利的存在和稳定性都是首要需考量的因素。不同的案件在权利的存在和稳定性的考虑上各有其侧重点。在专利、商标禁令案件中，确定权利存在和范围并无太多问题，但因存在专利权可能被宣告无效和注册商标可能被撤销或被宣告无效的情况，故此类案件考量的重点在于权利的稳定性方面。例如，佛山中院过去在审理专利禁令案件中，均要求实用新型专利权申请人提供专利检索报告或专利权评价报告；对于外观设计专利，鉴于被国家专利复审委员会宣告无效的比例较高，一般要求至少经过一个无效宣告程序后被维持有效的，才视为权利稳定，同时结合被申请人提供的先用权、现有技术抗辩的证据料进行重点审查，综合分析涉案专利权的稳定性。
在商业秘密案件中，权利稳定性方面虽然要考量，但与商业秘密是否存在相比，只属于一个次要问题。在商业秘密案件中，首先得确定申请人所主张的信息是否属于商业秘密并确定权利具体范围和内容，在此基础上，商业秘密是否持续存在并不难确定。商业秘密是否存在及其权利范围在实体审理中本身就是很困难的问题。据笔者统计，佛山中院近五年来审理的12件商业秘密案件中，有一半是裁定准许原告撤诉而结案，原因就在于经过审理后发现原告主张的信息不符合商业秘密的法定构成要件，原告遂撤诉。商业秘密案件审理之难在实务界都是有名的，何况行为保全审查要受极短时效的限制。在法律和司法解释对于行为保全依然以侵权可能性等实质要件为基本审查要件的情况下，法官可能只有在申请人所主张的涉案信息成立商业秘密的把握达到百分之六七十以上才敢发出禁令。因而，商业秘密案件中行为保全的适用审查，第一个拦路虎也是最难判断的一个标准，就是申请人所主张的商业秘密是否存在及其权利范围。
在这个问题上，一方面由于商业秘密是否成立以及权利边界的模糊性使得法官必须持较高标准来进行审查，但另一方面，行为保全的及时性要求审查上也不能设定到与实体审理后所得出结果完全一致。综合两方面的考虑，笔者认为应从程序和实体上两方面来审查申请人所主张的商业秘密是否存在及其范围的确定问题。
一是在实体方面，首先要审查申请人提交的证据是否证明其对涉案信息采取了合理的保密措施。之所以首先审查该条件是因为涉案信息是否构成商业秘密是个较为复杂的问题，而合理的保密措施则是一个可以快速判断的标准，如果申请人本身对涉案信息没有采取合理的保密措施，则无需再机械地审查涉案信息是否不为公众所知悉，可直接驳回其行为保全申请。应注意的是，申请人所提交的采取保密措施的证据只要达到合理程度就可以了，具体依照《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定进行审查。如在佛山中院所审理的海天公司诉寇某某侵害商业秘密纠纷案中，海天公司提交的证据证明海天公司对于存储于其服务器及相关工作人员的工作电脑中的电子文件设置了访问权限及安装了加密系统，这即可认定其已经采取了合理的保密措施。
其次，在实体方面，要审查商业秘密是否不为公众所知悉，一要审查申请人提供的证据是否能够明确其商业秘密的具体范围和内容，二要审查该信息是否属于不为公众所知悉。技术秘密案件由于涉及到较强的技术性问题，在秘密的具体范围和内容的判断上，短时间内是很难判定的，这也是技术秘密案件适用行为保全不多的原因。相对而言，经营信息，特别是客户名单类的案件，是否包含有深度信息以及其具体范围，对于审判经验丰富的法官来说判断起来要容易一些，相应的适用行为保全的情况也较多。
在具体明确秘密点上，应当审查申请人是否列明其商业秘密的具体内容，并划分出其主张的商业秘密与公知信息的界限，对于尚需要经过实体审理才能确定秘密点的，对其行为保全的申请应暂不予准许。
实践中要求申请人证明其所主张的信息不为公众所知悉这一点比较难，往往需要经过相互诉辩和举证质证才能认定。当然也有一些法官以经验即可判断该信息已经公开，可直接驳回申请人的申请。例如，实践中常存在的情形是原告所主张的技术秘密只是机器上一个简单的零部件，仅从外观观察即可直接获得该零部件的结构和尺寸，这种情况下可直接驳回申请人的申请。由于申请人举证不为公众所知悉是较为困难的，故在审查中不应苛求申请人，只要申请人提供了一定证据或者对其主张的商业秘密信息与公知领域信息的区别点作出充分解释或者说明的就可以了。
二是在程序方面，设定相应的听证程序进行审查。商业秘密行为保全审查中设立听证程序是很必要的，可以通过听取当事人的意见来划定权利边界，特别是申请人所主张的信息是否不为公众所知悉这一点上，在审判实践中大多数情况下都是需要通过被告的说明和举证来得知的。而且，在听证程序中，如果被申请人本身对申请人持有的信息系商业秘密予以认可，法官可不用再对此进行审查。故商业秘密行为保全审查原则上都应当召集双方当事人进行听证。当然，如果申请人所提交的说明和举证对其秘密点和保密措施都比较清晰，而情况又紧急的，可不进行听证或仅召集申请人单方进行询问。在特别紧急而不进行听证的情况下采取行为保全措施后必须辅之以完善的复议程序来确保行为保全措施的正确性。
第二，侵权可能性或胜诉可能性。禁令的作用在于及时阻止侵害的发生，被申请人行为构成侵权的可能性或申请人胜诉可能性的判断在临时禁令的审查中是最重要的考量因素。对于侵权可能性或胜诉可能性的考量上曾存在两种观点，一是认为作出禁令的前提条件是有证据证明他人的行为已经构成侵权，即申请人必然胜诉，一是认为申请人没有必要提交证据证明其必然胜诉，只需提交初步证据证明存在侵权可能性即可。但实践中，法院一般不会走这两个极端，而是采用适度从严标准，即一般要求申请人提供的证据要达到足以令法官基本确信侵权行为发生或即将发生的程度。以笔者过往的审理经验看，在申请临时禁令的专利、商标、著作权的绝大多数案件中，由于权利边界和被诉侵权行为都相对清晰，在判断侵权可能性上法官的把握相对是较大的。但商业秘密案件中，由于权利边界的模糊，侵权可能性的审查相对困难很多。一般而言，在对商业秘密案件适用行为保全时，对于侵权可能性的判断上依然要遵循实体审理中”实质性相同+接触-合法来源”认定思路。因被申请人或者被告往往与申请人存在过关联关系，故申请人在”接触”方面相对容易举证，法官也比较好确定。判断难点主要在于申请人所主张的商业秘密是否和被控侵权信息”相同”或”实质性相同”上。对此首先可划定的底线是如果初步审查发现需要经过技术鉴定才能判断申请人主张的商业秘密与被控侵权信息内容相同的，则对该申请暂不予许可。对于不需要技术鉴定的，只要申请人所举证据可证明二者存在相同的较大可能性即可完成该要件审查。在合法来源抗辩方面，由于商业秘密案件中合法来源抗辩一般很难成立，故对被申请人在听证中提出合法来源抗辩的应作严格审查。
审理禁令案件实践中有个现象，因为申请人需要提供担保，且申请人面临着因申请错误需承担相应的赔偿责任的风险，故当事人往往对于侵权可能性都会有较高的预判才敢提出禁令申请。商业秘密案件由于其审理难度大，判断困难，当事人在申请商业秘密行为保全时更是较为谨慎，故当事人一旦提出申请，其在侵权的判断上把握性都是较大的，而被申请人或被告往往对其所持有的被控信息内容与申请人的商业秘密相同不持异议。因而，在实践中，虽然审查难点在申请人所主张的商业秘密与被控信息是否”相同”或”实质性相同”上，但往往审查的重点是在”接触”或不正当手段的判断上。如在前述海天公司诉寇某某侵害商业秘密案中，寇某某在公安机关在诉讼之前进行的调查笔录中对被控信息与商业秘密相同是完全予以了确认，而合议庭即重点审查了被告是否存在”接触”商业秘密的情况，并根据其从海天公司离职前转存了涉案电子文件，不按照海天公司的要求在离职前回文件的行为，最终判断其存在较大侵权可能性。
第三，是否存在”难以弥补的损害”。 只有在如不采取临时措施将会使申请人可能面临不可挽回之损害的情况下，法院才会应申请人的申请采取禁令措施。赔偿的目的在于填补损失，而禁令目的是及时制止侵权，以免造成赔偿仍不能弥补之损害，故若不适用行为保全则会给申请人造成难以弥补的损害是适用行为保全的正当依据。在一般案件中，特别是专利和商标案件适用禁令审查中，对不可挽回之损害的进行考量时一般会考虑以下情形：”（1）侵权行为是否造成难以用金钱弥补的损失，例如侵犯著作权人身权，或者造成商誉损失；（2）不制止侵权行为，是否会扩大侵犯范围和损害后果，增加维权成本和维权难度；（3）侵权行为是否直接削弱申请人的竞争优势，严重抢占其市场份额，事后停止侵权也很难挽回市场份额，严重影响申请人合法权益；（4）侵权行为造成的损害后果是否明显超过被申请人的赔偿能力。”（蒋利玮：《诉前禁令案件中”难以弥补损害”的判断》）这些具体判断因素仍适用于商业秘密案件中的行为保全。不过笔者认为，因为商业秘密一旦披露即会对权利人造成损害，且这种损害是不可逆转的，对于申请人来说，其市场竞争先发优势和市场份额的破坏是很严重的，故在商业额秘密案件中，”难以弥补的损害”这一考量因素相对于其他案件来说可能并不需要过于谨慎。在已经确定商业秘密的具体内容和范围以及存在侵权可能性的情况下，对于”难以弥补的损害”因素的考量不像其他案件需要多角度和多层次进行深入的考量。应当明确的是，各类案件在适用行为保全时对于各因素的考量并不是等量予以考察的，”要根据具体个案事实判断每一条件的满足情况，不同类型的案件特点在一定程度上又决定了每一条件的适用空间和比重”（孔祥俊：《知识产权保护的新思维——知识产权司法前沿问题》，中国法制出版社2013年版，第113页）商业秘密的价值在于其秘密性，一旦被披露则损失很难挽回的特点决定了对于是否造成”难以弥补损害”因素的考量上比重可能会低于其他因素。
第四，双方利益的衡平及公共利益。商业秘密案件适用行为保全在该因素的考量上与其他知识产权案件的审查并无太多不同。对于双方当事人利益衡平的考量方面主要考虑的是采取保全措施对被申请人造成的损害是否明显超过不采取保全措施给申请人带来的损害。要注意的是，在已经确定了不采取保全措施可能会给申请人造成难以弥补损害的情况下，双方利益失衡的情况是鲜有出现的。虽然有观点认为，商业秘密案件中当事人具有雇佣关系的占据较高比例，有关行为保全可能会对劳动者的劳动权产生重要影响，故应倾向于对劳动者利益的保护。但此种观点忽视了竞业限制纠纷和侵害商业秘密纠纷之间的区别，仅就侵害商业秘密而言，双方当事人存在着同等的利益，同时，被申请人可能遭受的损失还可以通过提高担保金额或者追加担保金额的方式在事后得以弥补，故对于双方当事人是否存在利益失衡在考量比重上应不宜太重。与实体审理案件中是否要适用公共秩序所进行的考量一样，为防止滥用公共利益阻止禁令的作出，对于社会公共利益的抗辩同样需要进行严格审查，”一般只有在涉及公众健康、环保以及其他重大社会利益的情况下才予以考虑”。（曹建明：《在第二次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话——求真务实 锐意进取 努力建设公正高效权威的知识产权审判制度》2008年2月19日）
第五，申请人提供担保的情况。虽然《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》仅对于诉前行为保全要求应当提供担保，而对于诉中行为保全并未要求申请人一律提供担保，但考虑到商业秘密案件判断侵权的困难和商业秘密本身所具有的商业属性，一般法官在适用诉中行为保全时仍要求申请人提供相应的担保。实践中为了确保担保的可靠性，还会对担保的形式提出比较严格的要求，比如要求现金或者容易变现价值的不动产作担保。在担保金额的确定上，虽然理论上认为担保金额应当相当于采取保全措施给被申请人造成的损失，与申请人的诉讼请求无关，但在实践中要求法官预估采取保全措施给被申请人可能造成损失是非常困难的。从一般情理来说，申请人诉请赔偿的数额是其认为被申请人使用商业秘密给其造成的最大损失，也是申请人所预估的被申请人所占有市场份额，相应地采取保全措施后，被申请人可能产生的损失主要也是体现在此，故以申请人诉请赔偿的数额来确定担保金额是有一定合理性的。因而，法官一般仍会将申请人诉请赔偿数额作为确定担保金额的基础，再综合考量可能存在的其他因素来提高或减少担保金额，这种做法在商业秘密案件中更是具有一定合理性和操作性。因为商业秘密案件与专利、商标、著作权案件不同，案件量少且个别化差异明显，在确定赔偿数额上已是存在困难，更别说预估采取措施可能带来的损失了。不过按此方法来确定担保金额也存在一个问题，即诉中行为保全可以原告起诉的标的额作为基础来予以确定，但诉前行为保全是在还未提起诉讼的情况下采取的，故如何确定担保金额是个难题。过去在专利和商标案件中，佛山中院在确定诉前禁令担保金额一般是要求申请人提出其可能遭受的损失金额并结合同类别知产案件的判赔金额确定担保金额。但商业秘密案件本来就很少，且个别化差异明显，很少有同类别案件可作为参考的，故在考量诉前保全行为的担保金额上仍需要进一步细化。
在担保方面，还涉及一个问题就是在被申请人提供反担保的情况下是否可以解除行为保全措施。由于商业秘密一旦披露即不可挽回，因此，笔者赞成即使提供了反担保也不能解除行为保全措施的观点。