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来源：知产力（微信ID：zhichanli）
作者：李淑娟 马云涛 上海天闻世代律师事务所
一、案件简介
（一）“黑牛奶案”[1]
该案原告黑牛公司持有八件“黑牛”商标，分别注册在第29类牛奶、牛奶制品，第30类咖啡、麦乳精、豆粉、豆浆精、豆奶粉，第32类啤酒、豆奶等商品上，上述8个商标目前均在有效期间。该案被告菊乐公司于2007年1月开始生产黑牛奶产品，该产品独立小包装正面为白底，左上角有红底白字“菊乐”商标；上半部分中央为竖列“黑.牛奶”字样，两边由两条麦穗图案环绕成圆形，两条麦穗图案于“黑·牛奶”字样底部交叉，交叉处有“JuleHeiNiuNai”字样，在两条麦穗中间各有“菊”、“乐”字样；包装正面中间部分标有“黑米黑豆黑芝麻”等字样；下半部分为一圆形图案，在该圆形图案上有扁长方框，方框中标有“纯牛奶＋黑色谷物、豆类”字样。同时，被告产品的大包装箱除在侧面印有上述竖列“黑·牛奶”字样外，在上面、正面均印有横向排列的“黑·牛奶”字样。
该案中，被告菊乐公司主张“黑牛奶”名称已经成为一种新产品的习惯称谓和通用名称，黑牛公司无权阻止国内乳制品企业使用。
一审法院观点：
一审法院认为自“黑牛”商标核准注册至今，我国任何法律文件以及国家标准、行业标准中均未出现“黑牛奶”为商品通用名称的表述，被告也没有提供充分证据证明国内相关公众已经普遍认可“黑牛奶”成为一种商品的通用名称。虽然被告提供了中国乳制品工业协会的一份证明。该份证据本身存在自相矛盾之处，故对该证据法院难以采信。况且即使采信该证据，也仅能认定在特定范围内有部分企业使用“黑牛奶”名称，被告提供了五家企业生产“黑牛奶”产品的小包装盒，但均没有提供这些企业生产销售的有关情况，无法认定“黑牛奶”已经被相关公众接受为商品通用名称。
二审法院观点：
从被告提供的中国乳制品工业协会出具的一份证明，不能等同于国家标准或者行业标准，仅可作为该案证据参考使用，不能作为认定“黑牛奶”是否为某类商品通用名称的唯一证据。同样，被告所提供的国内其他企业使用黑牛奶的证据也只能作为该案证据参考使用。综合该案证据情况看，目前并没有法律规定或者国家标准、行业标准将“黑牛奶”规定或者认定为某类商品通用名称，也没有被专业工具书或者辞典将“黑牛奶”列为某类商品的名称，市场上的商品分类中也没有“黑牛奶”一类，更为重要的是，在牛奶或者牛奶饮料的相关消费群体中，尽管有企业将“黑牛奶”作为产品名称使用，但并没有达到相关公众普遍认为“黑牛奶”已经是约定俗成的一类商品的通用名称的程度，故不能以市场上有部分企业将“黑牛奶”作为产品名称使用为据，就认定相关公众已经普遍认为“黑牛奶”是某一类产品的通用名称。
（二）“金丝肉松饼案”[2]
原告邓某于2011年申请了“金丝”商标，核定使用商品为第30类糕点、包子、面包、面粉制品等，原告分别在2014年1月20日以及2014年5月14日将商标先后许可给厦门和晋江两家公司使用涉案商标生产“金丝肉松饼”。被告友臣公司是专门经营糕点的食品企业，该公司申请注册“友臣”商标，核定使用范围为第30类饼干、馅饼等商品。2014年3月12日，原告发现被告友臣（福建）食品有限公司在市场上销售带有“金丝肉松饼”字样的食品，被告公司肉松饼包装正面左上角使用“友臣YOUCHEN及图”商标，“金丝肉松饼”在中间竖向排列，其中“金丝”二字为金色，“肉松饼”三字为红色。
该案中，被告友臣公司主张其使用的“金丝肉松饼”是作为商品的通用名称。金丝本身是一个描述性词汇，金丝肉松是表示商品的主要原料，友臣公司将“金丝肉松饼”作为商品名称来使用，而且涉案“金丝”商标无知名度，友臣公司的使用不可能造成对涉案“金丝”商标的使用造成混淆和误认。
一审法院观点：
被告对“金丝”二字享有正当使用权，理由是“金丝”属于汉语的惯用词汇，其作为商标使用不能与汉语词汇的正常使用相冲突，金黄色肉松作为主要原料白馅饼被称为“金丝肉松饼”也符合汉语的通常表达，描述肉松饼的主要原料肉松的颜色和形态的特点。
二审法院观点：
二审法院根据友臣公司提交的证据认为，国内市场上生产肉松的厂家有90多家，这些厂家均约定俗成地将“金丝肉松饼”作为商品的通用名称使用，且均标记了各自厂家的商标以示区别不同的厂家，进而认为“金丝肉松饼”实际上已经成为肉馅为金黄色丝状肉松的一类饼的通用名称。虽然一审法院将“金丝肉松”饼理解为直接表示肉松饼的主要原料确有不妥，上诉人对此点主张成立，但由于其未在注册商标证颁发之日及时行使注册商标的禁用权，客观上导致含有注册商标“金丝”文字的“金丝肉松饼”成为一类饼的通用名称，并形成了相对稳定的市场。
在这种情况下，上诉人虽然享有商标的禁止权，由于其不及时行使，现在“金丝肉松饼”已经成为通用名称情况下，其要求被上诉人停止侵权的请求不应得到支持。
再审法院观点：
最高法认为“金丝”属于直接为产品中肉松的特点进行的描述性表述，该描述性的使用是为辨识产品原料肉松的客观特点。但在商品通用名称认定上，根据邓某在该案一、二审提交的证据，肉松饼在所执行的糕点的国家标准中，没有记载金丝这一名称。友臣公司并无证据证明“金丝肉松饼”为法定的商品名称，其所提供的证据不能证明在相关市场上，基于历史传统以及风土人情和地理环境对“金丝肉松饼”已经形成了约定俗成的较为固定的称谓。友臣公司提供的证据不能证明“金丝肉松饼”为法定或者约定俗称的商品名称，再审法院纠正了二审判决中认定“金丝肉松饼”是商品通用名称的认定。
二、案件分析
选择两案的原因在于，法院在认定商品通用名称上出现了不同的思路，最终导致在二审时两案出现不同的结果：在“黑牛奶案”中，被告菊乐公司辩称“黑牛奶”名称已经成为一种新产品的习惯称谓和通用名称，黑牛公司无权阻止国内乳制品企业使用，为了支撑其观点，被告通过行业协会出具的证明，证明有部分企业称商品为“黑牛乳（奶）”，且有部分企业使用“黑牛奶”名称。法院审理该案时，首先从“黑牛奶”是否属于国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称，包括全称、简称、缩写、俗称。在具体认定通用名称时，应当参考国家标准和行业标准、同行业经营者约定俗成普遍使用的情况、专业工具书或辞典等公开出版物的记载以及消费者的普遍认知情况进行综合考虑，法院根据被告提交的行业协会的证明，认为在没有法律规定或相关专业工具书、辞典列为商品通用名称的情况下，仅有部分企业将“黑牛奶”作为产品名称使用，没有达到相关公众普遍认知的程度。因此，“黑牛奶”不属于商品通用名称。在“金丝肉松饼案”中，二审法院结合国内90多家肉松饼生产厂家将“金丝肉松饼”作为商品名称使用，且均标记厂家自己的商标以示区别，从而认定“金丝肉松饼”已经约定俗成的沦为肉松饼的通用名称。
两案共同点在于，该案在均无法律规定、国家标准、行业标准规定涉案商标为通用名称的情况下，两案件被告为了证明涉案商标已经成为约定俗成的通用名称的事实，均提供了行业协会作出的通用名称的证明，以及国内部分企业有使用涉案商标的证据。从使用涉案商标这一事实来看，“黑牛奶案”只是列举了为数不多的部分企业，“金丝肉松饼案”则列举了起诉时的九十多家有使用涉案商标的情况。而最终的判决结果却截然不同，笔者猜测是否是因法院在衡量当前市场上使用涉案商标的实际情况后，从而认定为“金丝肉松饼”商标目前已沦为约定俗成的通用名称，进而导致两案在二审出现不同结果，但最终“金丝肉松饼案”关于通用名称认定部分还是被最高法予以纠正。那么两案在何种情况下可以认定构成商品通用名称呢？那么先看下看法院判定商品通用名称所依据的相关事实。
从上述两案可以看出，法院在认定通用名称时，以下事实根据是判定商品通用名称的重要依据：
（一）法律规定的商品通用名称
虽然目前没有专门的法律规定商品通用名称，但在少数法律条文中有零星的体现。例如根据《中华人民共和国药品管理法》第五十条规定“列入国家药品标准的药品名称为药品通用名称。已经作为药品通用名称的，该名称不得作为药品商标使用。”该法条直接将国家药品标准名称作为商品通用名称以法律的形式加以明确。在“散列通案”[3]中，最高法查明，“散利痛片”1988年被列入四川省药品标准，1995年被列为上海市药品标准。2001年9月20日，国家药品监督管理局发布的2001国药标字XG-013号国家标准颁布件规定，自2001年10月31日起，复方对乙酰氨基酚片（Ⅱ）的地方标准同时停止使用，该品种原药品名称“散利痛片”作为曾用名称过渡。因此“散利痛”是一种以乙酰氨基酚为主，辅加咖啡因和异丙安替比林的解热、镇痛药的法定通用名称。“散利痛”在西南药业公司注册“散列通”商标时，不是罗须公司的未注册商标，不能成为提出争议的权利基础，最终最高法撤销一、二审判决，维持了商评委的裁定。
（二）国家标准、行业标准规定的商品通用名称
为了加强标准化工作，国家对农业、工业、服务业以及社会事业等领域作了统一要求，我国制订并颁布了《中华人民共和国标准化法》，将标准分为括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。由于国家标准、行业标准的制定具有较强的权威性和客观性，法院可以直接根据国家或行业标准，认定商标是否属于商品通用名称。最高法在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中将“国家标准”、“行业标准”纳入判断商品通用名称的重要依据。据笔者未完全检索，近年来涉及国家标准、行业标准的案件有：
商品或服务
案件简称
判断主要依据
法院判决观点
茶
“岩韵案”[4]
国标《GB/T18745-2006武夷岩茶》
岩韵是武夷岩茶的特点，即使商标权人已经将其注册为商标，其也不能禁止他人正当使用“岩韵”来表述此类茶叶的特点。
小米
“沁州黄案”[5]
国标《原产地域产品沁州黄小米》(GB19503-2004)、(GB/T19503-2008)
对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称“沁州黄”能够反映出一类谷子（米）与其他谷子（米）的根本区别，符合通用名称的要求。
（三）约定俗成的通用名称
除了法律规定、国家标准、行业标准认定的通用名称外，法院可以根据相关公众的普遍认知来判定该商标为商品通用名称。所谓“约定俗成”顾名思义即共同约定，成为公众常用习惯或风俗。形象来说，世上本无“路”，往这条路上走的人多了不加限制，就成为了公共的“路”。第一位开辟道路的人如果不给别人设置“收费站”，久而久之，人们就会习惯走此“路”，此“路”最终成为了大家共同的“路”。成为约定俗成的通用名称并非一蹴而就，有一个公众逐渐认知的过程，而法院在判断约定俗成的通用名称时一般从典籍记载、政府官方文件、新闻媒体曾经的报道、非物质文化遗产认定等等。下列为笔者部分检索到的通过法院判定为约定俗成的通用名称。
商品或服务
案件简称
判断主要依据
法院判决观点
床垫
“席梦思案”[6]
“席梦思”一词通常被相关公众理解为床垫类商品的通用名称，属于约定俗成的通用名称。因此，将“席梦思”使用在床垫、弹簧床垫等复审商品上，容易被相关公众理解为床垫的一种，无法将其作为商标识别，难以起到区分商品来源的作用。
酒
“酩馏案”[7]
“威远酩馏酒酿造技艺”已被青海省人民政府、青海省文化和新闻出版厅认定为“青海省非物质文化遗产”
“酩馏”专指河南部分区域及青海互助民间以谷子、青稞为原料的土法酿酒工艺，这种土法生产的白酒就叫酩馏酒。在青海当消费者提到“酩馏”两字时，人们想到的就是具有鲜明地方特色、历史悠久的青海互助民间以青稞为主要原料生产白酒的酿制工艺，
种子
“金城五号案”[8]
兰州新城园艺研究所1988年会议交流材料、中卫市农牧林业局在其官方文件
北京知识产权法院于2016年3月25日作出的（2015）京知行初字第5905号行政判决认定，”金城5号”系约定俗成的西瓜品种的一种商品通用名称。千普公司在其种子商品上标注的是”金城五号”，而非”金城5号”，但相关公众对”五”和”5”通常情况下不会加以区分，对相关公众而言，该案“金城五号”指代的是西瓜的品种。
推销、代理
“珍珠城案”[9]
在源龙公司2009年获得“珍珠城”注册商标权之前，珍珠销售服务行业早已广泛使用“珍珠城”文字，并已具有特定的、约定俗成、被普遍认可的含义，一般指珍珠的集中销售区域。
纺织品
“鲁锦案”[10]
国家主流媒体、各类专业报纸以及山东省新闻媒体、山东省、济宁、菏泽、嘉祥、鄄城的省市县三级史志资料、国家级非物质文化遗产
该通用名称可以是行业规范规定的称谓，也可以是公众约定俗成的简称。鲁锦指鲁西南民间纯棉手工织锦，其纹彩绚丽灿烂似锦，在鲁西南地区已有上千年的历史。有关工艺美术和艺术的工具书中也确认“鲁锦”就是产自山东的一种民间纯棉手工纺织品。
茶叶
“金骏眉案”[11]
中国茶叶流通协会出具的中茶协字[2011]51号《证明》、海峡茶叶交流协会出具的《证明》、武夷山市茶叶局出具的《证明》、《武夷山市人民政府关于将福建武夷山市武夷红茶列为地理标志产品保护的请示》、武夷山市星村镇桐木村委会出具的《关于“金骏眉”茶叶的情况说明》
综合正山茶叶公司和桐木茶叶公司提供的相关证据，足以证明在第53057号裁定作出时，“金骏眉”已作为一种红茶的商品名称为相关公众所识别和对待，成为特定种类的红茶商品约定俗成的通用名称。
（四）专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考
法院在审理案件中所参考的专业工具书主要有词典等，例如在上述“席梦思案”中，最高法认为“席梦思”在中国已普遍为相关公众指代弹簧床垫商品，认定席梦思构成约定俗成的通用名称，同时最高法参照现代汉语辞典中的解释，认为在现代汉语辞典中，SIMMONS席梦思是西式弹簧床的泛称，弹簧床被直接称为SIMMONS席梦思，席梦思直接解释为弹簧床垫，从而综合认定“席梦思”为约定俗成的通用名称。又如在“羊栖菜案”[12]中，法院查明“hijiki”在日本出版的词典中解释为“鹿尾菜”、“ひじき”，或将“ひじき”解释为“鹿尾菜、海藻、hijiki”。我国出版的词典中亦将“ひじき”解释为“鹿尾菜、羊栖菜”， ，因此法院最终认定“hijiki”即为“羊栖菜”之意，而不是作为区分商品来源的商标使用。
三、在判断约定俗成的通用名称时，需要考量以下几点
（一）地理范围的考量
在最高法《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》出台前，法院对通用名称在地理范围的界定存在不同意见，例如在“鲁锦案”中，法院认为判断其广泛性应以特定产区及相关公众为标准，而不应以全国为标准。而在该意见出台后，最高法指出，约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。笔者认为该意见对地理范围的设定较为合理，一方面严格要求法院在认定商品通用名称时必须具有认知的普遍性，同时也照顾了地方的特殊性。
（二）相关公众的考量
由于不同的商品或服务所适用的群体不同，“相关公众”不能指代所有人，否则考查的范围过于宽泛。针对“相关公众”这一概念，最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中明确指出，商标法所称的“相关公众”，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。在判断商品通用名称时，也应当根据该商品所指向的消费者或经营者的认知来考量。
（三）时间节点考量
最高法在意见中指出在判断商标是否构成通用名称时，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册。例如“金骏眉案”，该商标在2007年3月9日申请注册，指定使用在“茶、冰茶、茶饮料、茶叶代用品”等商品上，未有证据证明此日之前除正山茶叶公司外，其他市场主体使用“金骏眉”这一名称指代某一类茶商品，相关公众也未将“金骏眉”作为商品名称加以识别和对待，但在2013年1月4日商评委作出第53057号裁定时，“金骏眉”已作为一种红茶的商品名称为相关公众所识别和对待，成为特定种类的红茶商品约定俗成的通用名称。
（四）举证责任分配
在商标通用名称证明责任上，应当遵循一般原则，也即谁主张谁举证。由主张商标为通用名称的一方证明该商标在申请之前已经沦为商品通用名称。
综上，根据上述商品通用名称的判断依据及考量因素可知，法院在判定“约定俗成的通用名称”时，应当以全国范围内的相关公众的认知为判断标准，同时可以考察涉案商标是否基于历史传统以及风土人情和地理环境等因素已经形成了较为固定的商品称谓。通过上述所列举的案例可知，“黑牛奶案”以及“金丝肉松饼案”如果仅凭借行业协会的证明或当前市场上使用涉案商标的事实是难以证明该涉案商标已沦为“约定俗成”固定称谓的。回归到商标的显著性，显著性的增强直至驰名，抑或削弱直到沦为通用名称，都不是一蹴而就的事情，在此过程中肯定会留下自己的历史印记，而这些历史印记正是判断商标通用名称的重要信息。
注 释：
[1]二审：（2011）粤高法民三终字第143号
[2]二审：福建省高级人民法院（2015）闽民终字第192号；再审：最高人民法院（2015）民申字第1681号
[3]二审：北京市高级人民法院（2006）高行终字第253号；再审：最高人民法院（2009）行提字第1号
[4]一审：浙江省湖州市中级人民法院（2012）浙湖知初字第38号；二审：浙江省高级人民法院（2013）浙知终字第56号民事判决；再审：最高人民法院（2013）民申字第2356号
[5]二审：山西省高级人民法院（2010）晋民终字第97号；最高人民法院（2013）民申字第1643号
[6]一审：北京知识产权法院（2015）京知行初字第5307号；二审：北京市高级人民法院 (2016)京行终2967号；再审：最高人民法院（2017）最高法行申2200号
[7]一审：西宁市中级人民法院（2015）宁民三初字第6号；青海省高级人民法院（2015）青民三终字第9号
[8]二审：宁夏回族自治区高级人民法院（2015）宁民知终字第2号；再审：最高人民法院（2016）民再174号
[9]一审：北海市中级人民法院（2012）北民二初字第5号；二审：广西壮族自治区高级人民法院（2013）桂民三终字第3号
[10]一审：济宁市中级人民法院（2007）济民五初字第6号；二审：山东省高级人民法院（2009）鲁民三终字第34号；再审：最高人民法院（2010）民申字第27号
[11]一审：北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第894号；二审：北京市高级人民法院（2013）高行终字第1767号
[12]一审：温州市中级人民法院（2011）浙温知初字第33号；二审：浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第99号