合肥知识产权律师网
作者 | 何放 金杜律师事务所 知识产权部合伙人
一、引 言
“上海故事”丝绸围巾已经成为上海这个城市的标记性礼物之一，受到广大来沪游客的喜爱和青睐。然而，无论实体店和电商网络都出现了不同程度的仿冒侵权行为。2017年10月31日，上海故事丝绸发展有限公司、上海紫绮服饰有限公司（以下简称上海故事公司、上海紫绮公司，或一审原告）诉上海兵利服饰有限公司（以下简称上海兵利公司，或被一审被告）侵害知名商品特有名称一案终审尘埃落定。上海知识产权法院终审认定，上海故事公司、上海紫绮公司的“上海故事”品牌丝巾、围巾产品构成知名商品，“上海故事”构成知名商品特有名称，上海兵利公司擅自使用“上海故事”这一知名商品特有名称的行为构成不正当竞争行为，侵害了上诉人的知名商品特有名称权利并应当进行赔偿。
在我国经准予注册的商标，依法可以受到我国《商标法》的保护。而对于未注册商标的保护，通常则可以通过1993年的《反不正当竞争法》第五条第二款的规定的适用，对具有识别性的知名商品特有名称等进行保护。本案中，直至案件一审过程中的2017年2月13日，一审原告才最终成功地获得“上海故事”的注册商标专用权；因此对于在2017年2月13日之前被上诉人的侵权行为，一审原告即选择了依照《反不正当竞争法》第五条第二款的规定来追究一审被告在其未获得注册商标保护之前的侵权责任。
那么，在商标注册生效前，在何等情形下才能获得反不正当竞争法之“知名商品特有名称”的保护呢？让我们一同探寻“上海故事”背后的法庭故事：商标注册生效前能否获得知名商品特有名称保护。
二、案情简介
“上海故事”这一颇具海派风情的名称，是上海紫绮公司于2003年创立的品牌。品牌成立后，上海紫绮公司专门从事以“上海故事”作为商品名称的围巾（包含丝巾、披肩）商品的销售。2009年，上海紫绮服饰有限公司成立了上海故事公司，将“上海故事”品牌转让至后者名下进行经营。而将“上海故事”作为商标进行注册，则经历了艰辛的历程。
图示：“上海故事”商标注册的艰辛历程
上海兵利公司则是于2015年成立的一家公司，从事销售与上海紫绮公司、上海故事公司相同种类的商品。
在品牌经营过程中，上海紫绮公司和上海故事公司发现，上海兵利公司在未经其许可的情况下，使用“上海故事”作为商品与店铺名称，在其开设的店铺内销售相同商品种类的产品；在其店铺、产品包装装潢上使用与原告设计完全相同的“上海故事”字样。上海紫绮公司和上海故事公司认为，上海兵利公司此举属于恶意攀附知名度的不正当竞争行为，导致了消费者的混淆，因此以上海宾利公司存在侵犯其知名商品特有名称“上海故事”的不正当竞争行为为由，起诉了上海兵利公司，要求其停止不正当行为、立即销毁相关商品包装、消除影响并赔偿经济损失。
三、商标注册生效前能否获得知名商品特有名称保护
本案历经两次庭审，二审则判决最终支持了上诉人（一审原告）的诉讼请求，认定 “上海故事”在上海市范围内构成知名商品的特有名称，应受到反不正当竞争法的保护。现在我们结合“上海故事”一案，谈谈商标注册生效前，获得知名商品特有名称保护的一系列条件。
（一）关于将未注册商标作为“知名商品特有名称”进行保护的法律地位
我国《商标法》第三十六条第二款规定，“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”根据该规定，对于被告在注册商标公告期满至准予注册决定之前的使用行为，原告所享有的商标专用权并不具有溯及力。如果原告在商标核准注册之前已长期将该商标作为商品名称进行使用并起到了区分产品来源的客观作用， 则该商标已经构成知名商品特有名称，若被告的侵权行为发生在商标核准注册之前，则原告可就商标核准注册之前的行为依据知名商品特有名称来主张权利。本案中，上海故事公司、上海紫绮公司在2016年12月7日获得准予商标注册的决定之后，其应当适用商标法主张其权利；而在2016年12月7日之前，则可以适用反不正当竞争法主张权利。
（二）将未注册商标进行知名商品特有名称保护之时间节点
由于上述《中华人民共和国商标法》第三十六条第二款对于商标公告期满之日起到准予注册决定作出之前的对第三人的禁用权做了限制，规定因此，若一方指控另一方所实施的不正当竞争行为发生在涉案商标的公告期满之日后、商标准予注册决定做出前，则属于不具追溯力的期间。然而一方仍有权依据反不正当竞争法的规定主张权利。
上海故事公司、上海紫绮公司依据反不正当竞争法对2015年6月至2016年12月7日期间（即本案商标的公告期满之日后、商标准予注册决定做出前一段时间内）上海兵利公司构成的不正当竞争行为主张权利，符合上述条款的规定。
（三）商标注册生效前能获得知名商品特有名称保护之条件
《反不正当竞争法》第五条规定，经营者不得擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。知名商品特有的名称从本质上是对商业标识性权益的保护，故确定是否存在应受法律保护的合法权益，是首要需解决的问题。
1、举证责任之分配
“知名商品”是上述不正当竞争行为的构成要件，按照“谁主张，谁举证”的原则，是否“知名”需要诉请知名商品特有名称受侵害者通过举证证明，这也是《反不正当竞争法》第五条第二项的适用中重中之重的因素；，如果举证尚不充分的，应承担举证不能的法律后果。
2、需证明涉案商品系属“知名商品”
《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：“在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的‘知名商品’。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。原告应当对其商品的市场知名度负举证责任。”
具体而言，结合“上海故事”全案来看，认定涉案商品属于“知名商品”应考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。
（1）商品的销售时间、销售区域
需要考虑在被控不正当行为发生日之前、在被控不正当行为发生的地域范围内，涉案商品是否构成“知名商品”。具体证明方式可包括：开设店面的地域范围、店铺数量、销售时长等。
本案中，二审法院认定，上海故事公司提交的证据表明2005年起至本案审理时，其在上海多个商业中心、机场等开设“上海故事”专卖店或专柜，并在全国各地以加盟形式开设门店。因此“上海故事”品牌丝巾、围巾的销售时间长、销售地域广。
（2）销售额、销售对象
可以通过权利人的主营业务和销售盈利状况、市场经营业绩、知名度和美誉度等，佐证涉案商品的知名度。
本案中，上海故事公司、紫绮公司举示了利润表、获奖证书、相关网站品牌排行榜等证据，说明其自成立“上海故事”品牌以来，其主营业务和利润逐年稳步上升，并且通过长期脚踏实地的经营，其“上海故事”品牌已成为一种传达海派文化的情怀和意境的国内知名商品。
（3）进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围
一方面，可以参照是否对涉案商品有报纸、杂志、网络等平台的广泛宣传报道，以及上述宣传平台所涵盖的地域范围、读者范围和影响力；另一方面，要看企业的经营状态，是否有持续性商品销售并不断积累商誉的知名度的情形，具体可体现为荣誉证书、获奖证明、业界口碑等。并且，在“上海故事”一案中二审法院强调，商品的知名度和商品品牌具有互为表里、不可割裂的关系，商品的知名度亦和企业的经营密不可分，不应将二者孤立。
本案中，上海故事公司、紫绮公司通过举示大量的各平台宣传报道、在上海市各商场的获奖证书等证据，证明了其“上海故事”丝巾、围巾在上海市范围内具有较高的知名度，最终二审法院认定，现有证据足以证明“上海故事”品牌丝巾、围巾在上海市范围内具有一定知名度，为相关公众所知晓，构成反不正当竞争法保护的知名商品。
3、需证明涉案名称系属“知名商品特有名称”
知名商品特有名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。在证明了涉案商品系属“知名商品”后，进一步需要论证未注册商标是否具备显著性、知名度以及指示商品来源之作用，构成“知名商品特有名称”。
本案中，二审法院认定，“上海故事”品牌通过上海故事公司、紫绮公司多年的经营，已经和相关丝巾、围巾商品相关联，并且通过上海等地区的销售、宣传，“上海故事”在相关消费者中具有一定知名度，其名称具有显著性。2016年12月7日，商标局对上海故事公司、紫绮公司申请的“上海故事”商标作出准予注册的决定也间接印证了“上海故事”品牌本身具有一定显著性。因此，“上海故事”在上海市范围内构成知名商品的特有名称，应受到反不正当竞争法的保护。
4、需认定侵权行为人存在不正当竞争行为
最后，要证明侵权人的不正当竞争行为，需要证明其行为足以造成消费者混淆误认，且具备攀附商品名称知名度、意图导致消费者混淆的主观侵权恶意。
《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释（法释〔2007〕2号）第4条规定：“足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的‘造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品’。在相同商品上使用相同或者视觉上基本无差别的商品名称、包装、装潢，应当视为足以造成和他人知名商品相混淆。认定与知名商品特有名称、包装、装潢相同或者近似，可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法”。
二审法院认定，兵利公司与上海故事公司、紫绮公司同属上海地区经营者，且经营范围有重合，故兵利公司与上海故事公司、紫绮公司属于反不正当竞争法规制的竞争者。在“上海故事”已经在上海市范围内具有一定知名度的情况下，作为同属上海的经营者，兵利公司明知上海故事公司、紫绮公司已经在丝巾、围巾等商品上使用“上海故事”的情况下，仍然在店铺名称、装潢等使用“上海故事”，明显具有攀附“上海故事”知名商品特有名称所承载商誉的故意，且客观上会造成相关消费者混淆和误认，故兵利公司的行为构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为。
四、结 语
在“上海故事”这一颇具海派情怀的名称背后，其核心是商标注册生效前能否获得知名商品特有名称保护的问题。综上所述，我们可以知道如下结论：主张在商标准予注册决定做出前的时间内反不正当竞争法第五条第二款所保护的权益的，若权利人能在商品的销售时间、销售区域、销售额、销售对象、进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围等方面举证证明涉案商品系属知名商品，并且权利人已经使用该名称以至于其已经具备显著性、知名度以及指示商品来源之作用，而侵权人存在攀附商品名称知名度、意图导致消费者混淆的侵权行为，则该未注册商标可以受到反不正当竞争法项下“知名商品特有名称”之保护。