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文 | 吕成伟 上海市协力（苏州）律师事务所
在专利侵权诉讼案件中，“等同侵权”这一关键词的出现频率一直居高不下，因为被控侵权的产品或方法通常不会100%与专利权人的权利要求相同，或多或少都会进行一些变更。这时，如何进行等同侵权的判断就成了案件的争议焦点。应该说，随着我国各地法院知识产权审判水平的整体提高，等同侵权判断的整体尺度逐步趋于平稳，相较于其他争议焦点，当事双方对裁判结果的可预见性总体尚可。2017年4月20日，北京市高级人民法院发布了最新的《专利侵权判定指南》2017版（以下简称“2017指南”），其中对于等同侵权新增了一些细化规定，主要是第二部分第（三）章节第46-49条；但笔者研读后认为，部分新增的内容可能导致理解上的重大歧义，使得原本稳定的裁判尺度发生变化。虽然从原则上讲，北京高院的指南并不必然会影响到其他地区法院的裁判思路，但考虑到北京高院在知识产权界的地位，指南中的内容有可能会成为后续司法解释的重要参照，故有必要对这些“混沌”之处进行深究；同时借此研究2017指南之际，笔者进一步尝试归纳了等同侵权判断的思路与步骤，希望能为业内同行提供一些参考。
一、问题的产生：2017指南中隐藏的“怪圈”
在专利侵权案件中进行等同侵权判断时，各方通常都会依据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称“2015司法解释”）第十七条第二款，从“手段、功能、效果、被诉侵权行为发生时是否需要创造性劳动”四个方面分别发表意见，2017指南的第二部分第（三）章节第46-49条正是对应了以上四个方面，对等同侵权的判断进行了一系列细化：
第46条：基本相同的手段，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在技术内容上并无实质性差异。
第47条：基本相同的功能，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所起的作用基本相同。被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他作用的，不予考虑。
第48条：基本相同的效果，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所达到的技术效果基本相当。被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他技术效果的，不予考虑。
第49条：无需经过创造性劳动就能够想到，是指对于本领域普通技术人员而言，被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相互替换是容易想到的。在具体判断时可考虑以下因素：两技术特征是否属于同一或相近的技术类别；两技术特征所利用的工作原理是否相同；两技术特征之间是否存在简单的直接替换关系，即两技术特征之间的替换是否需对其他部分作出重新设计，但简单的尺寸和接口位置的调整不属于重新设计。
以上四条中，笔者首先产生疑惑的地方在第47、48条的后半部分内容（划线部分），该部分内容也是2017指南的新增内容。从字面上看，这两句话的含义是在判断涉案专利技术特征与被控侵权产品的技术特征是否构成等同时，应当将后者与涉案专利无关的“其他”功能或技术效果排除，但事实上，大量的现有判例都是基于被控侵权产品的技术特征具备了一些涉案专利不具备的特征，从而认定二者不等同的，这明显与上述字面含义是相悖的。往深层次说，任何一篇专利几乎都不会在专利文本中提到其技术方案的缺点，只会谈到优点；另一方面，在企业进行技术研发、选择价值取向时，“多快好省”从来都是一个伪命题，数量多了就快不了，质量好了就别想省；一项技术方案可能解决了产品稳定性的问题，但同时不可避免地要使用更贵的材料，造成成本上升。可以说，对于大部分专利的技术方案来说，被控侵权的方案只要手段与之不同，总能找到一些功能或效果上的优劣差异，而这些功能或效果基本不会在涉案专利中提及。这样，如果按照2017指南第47、48条增加内容的逻辑，就会陷入一个“怪圈”：一方面，几乎所有的专利权人都不会在专利中主动提及自己技术方案的缺陷，只会提及各种优点，使得技术特征的功能与效果的概括通常并不客观；另一方面，其他同业竞争者若发现了专利权人方案中的缺陷，采用不同的技术手段在专利权人方案基础上进行了改进，克服了这些缺陷，但毕竟这属于同业竞争者的产品，改进的技术特征或许在最基本的功能上确实与涉案专利仍然差异不大，此时按照以往大部分法院的裁判思路，仍然有较大可能会认定不构成等同。但是，如果按照2017指南47、48条的字面含义，同业竞争者的这些改进都属于“其他作用/技术效果”，将一概“不予考虑”。对于等同侵权来说，本身就是法律给予专利权人适当的宽限，因此在适用时天然地就应当采用较为谨慎的裁判尺度；但如果按照2017指南第47、48条的字面含义进行广泛的机械适用，势必会造成“等同侵权”这一概念的外延扩大，公众对于已公开专利保护范围的可预测性明显降低，最终会影响到公众在现有技术上进行改进、创新的积极性。
二、问题的展开：三个案例中微妙的尺度差异
在对2017指南第46-49条进行字面上的分析后，接下来可以结合现有案例，对发现的问题进行演绎与展开。笔者选择了网上能够查询到的近几年的三个案例（不限于北京法院），提炼出核心争议焦点，来探寻法院在这些案例中认定等同侵权时的微妙差异。
1、上海市高级人民法院（2017）沪民终23号案涉案专利的全称是“双阀一体式盘阀”，根据说明书的记载，该技术方案通过对整体结构的设计，使上下两个阀共用一个阀体，且能够有效降低同一部位反复磨损的概率，再通过弹簧来补偿些许的磨损误差，延长了使用寿命。由于涉案专利附图清晰度不高且附图标记很不清楚，本文无法以截图的方式进行技术特征的对照说明。根据判决书上下文，双方最大的争议焦点是在“横轴”和“固定阀轴”这两个组件之间的连接关系：涉案专利中采用的是焊接方式，被控侵权产品中采用的是“平键+螺钉”的连接方式，这也是二者之间唯一的区别（表1）。
表1：案例一核心争议焦点比对表
熟悉机械领域的技术人员应当清楚，这两种都是很普通的连接方式，在很多场合下都可以替换使用，但本案一审、二审均认为不构成等同。一审法院认为，首先二者的连接方式明显不同，不应当认定为“基本相同的手段”；其次从效果层面，“焊接”更为刚性，两个组件焊接后，整体强度更高，但是无法拆卸，不便于维修，相比而言“平键+螺钉”连接的两个组件可以很容易拆开，更侧重维修的便利，因此效果也不相同；二者的功能都是用于连接，但由于手段、效果都不同，因此不构成等同侵权。二审法院同意一审法院的上述观点，驳回了专利权人的上诉，维持原判。
如果将该判决对照2017指南第47、48条，涉案专利全文都没有提到“提高整体强度”、“便于维修”这两个技术效果，那么在评价技术效果时将其引入，显然属于“被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他技术效果”的情形，应当“不予考虑”，那么这份判决的论证基础就出现了严重的问题。虽然上海法院的判决确实不一定非得参照北京高院的指南，但其涉及到了等同侵权判断这种基本问题的定性，应当引起业内的重视。撇开上述案例中的其他情节，只谈“焊接”与“平键+螺钉”在涉案专利的技术领域是否构成等同的问题上，笔者个人更倾向于认定为等同，对此后文将进行详述。
2、最高人民法院（2015）民申字第740号案
涉案专利要保护的是一种“排气阀”的结构（如图1，基本原理类似于抽水马桶），壳体（黑色粗实线）中包括了一个近似椭圆体的浮球（2），浮球（2）与一个锥形进水套（1）接触，现有技术中没有进水套（1），浮球（2）是与壳体底部（3）直接接触的，但由于接触的地方长期浸泡在水中，容易生锈与腐蚀导致浮球（2）与壳体底部（3）粘连，涉案专利设置进水套（1），避免了浮球（2）与壳体底部（3）直接接触；同时根据圆锥、圆柱的几何特性，圆锥的锥面与圆柱体（浮球的中间部分可以近似为圆柱体）只会在母线处接触，换言之只有“线接触”，即便浮球（2）与进水套（1）长期浸泡在水中，生锈、腐蚀的损害也会很小。
图1：案例二专利附图
被控侵权产品与涉案专利的技术方案唯一的区别就是进水套，被控侵权产品的进水套上表面为平面，进水套周围开设有多个小孔，根据被控侵权方的陈述，如此设计是为了“缓冲水流、气流，提高浮球灵敏度、准确度”。一审哈尔滨中院认为构成等同，但二审黑龙江高院认为，二者的手段明显不同；而被控侵权产品无法实现“进水套的锥面与浮球为线接触”这一功能，因此功能不同；被控侵权产品增加的小孔等特征，虽未被涉案专利的权利要求所限定，不应作为侵权判断的比对特征，但这些特征确实能够实现“缓冲水流、气流，提高浮球灵敏度、准确度”的功能，与涉案专利要解决的技术问题不同，因此技术效果也不同。二审法院改判不构成侵权（表2）。
表2：案例二核心争议焦点比对表
专利权人不服二审判决，向最高院提起了再审。最高院经审理认为：专利权人在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面，不是平面，而无论锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面，是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外，在侵权判定时，不能将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益，动摇专利制度的基石。故驳回了专利权人的再审申请。
如果将2017指南中的相关规定套用到本案中，同样也会出现案例一的类似争议：被控侵权产品即便具备了“缓冲水流、气流，提高浮球灵敏度、准确度”等功能，但与这些功能相关的字眼并没有出现在涉案专利中，因此同样属于“被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他作用/技术效果”的情形，不应当予以考虑。
3、最高人民法院（2017）最高法民申69号案
涉案专利要保护的是一种输送装置（如图2），图中打斜剖面线的是输送装置的阀体1，本案的争议焦点聚集在标号为13的“活塞进气管”上，从图中可以看出，活塞进气管（13）位于阀体（1）的外面，其两端分别连接了阀体（1）侧面、右面的两个孔，中间会有压缩空气流动，这种流动发生于阀体（1）的外部；而虽然判决书中虽然没有附上被控侵权产品的照片或结构图，使得笔者无法完全确认被控侵权产品的真实构造，但根据判决书的文字内容可以得知，被控侵权产品并没有在阀体（1）外面设置任何“管道”，而是在阀体（1）的内部设置“孔”，换言之，压缩空气是通过这些“孔”，在阀体（1）的内部流通。该案的二审法院山东高院认为，涉案专利中同时出现了“管”与“孔”的概念，二者字面含义不同，而同时出现这两个概念，也表明专利权人主观上认为这两个概念是存在区别的，再结合说明书与附图，活塞进气管（13）的位置应当被解释为“阀体外”，否则涉案专利的一系列基本功能将无法实现；虽然“管”和“孔”的功能基本相同，但是“进气孔”与阀体是一个整体，结构更加紧凑，这是单独设置在阀体外的“活塞进气管”所不具备的技术效果；二审法院遂认为，以上两个技术特征不构成等同，此时也无必要对其他争议技术特征另行论述（表3）。
图2：案例三专利附图
表3：案例三核心争议焦点比对表
但是，剧情很快出现了反转：专利权人不服二审判决，向最高院提起了再审。最高院认为，二审法院“过多地考虑了涉案专利发明点之外的技术效果，存在不当之处”，在尚有其他技术特征没有评述的情况下，直接指令山东高院再审本案。表面上看，这份裁定以实际行动践行了2017指南第47、48条，将“其他”的作用或技术效果尽数排除，但笔者个人认为这份裁定书过于“简单粗暴”，仅靠“过多地考虑了涉案专利发明点之外的技术效果”一条理由就否定了二审判决，且没有做到相对详细的说理，诸如笔者这样的旁观者尚且疑惑，更不用说案件当事人甚至可能会产生不必要的猜疑，这并不利于真正的定分止争。
三、问题的根源：概念边界混乱
将2017指南与本文的三个案例结合起来看，笔者认为，产生上述争议的根源有二：一是在等同侵权判断时，“功能”与“效果”这两个概念之间存在混同的情况；二是2017指南第47、48条采用了“一刀切”的思路，直接用“其他”一词将所有表面上或实质上与涉案专利无关的功能或效果一概排除，且没有进行进一步释明。
对于“功能”与“效果”这两个概念，很多时候二者之间确实很难泾渭分明地画出一条界限，例如本文案例二中，“功能”和“效果”表格中的内容甚至可以无差别替换，很多法院在说理时也并不加以区分。但如果一定要尝试区分的话，笔者认为案例一的区分方法不失为一种可取思路，即：“功能”指的是实现技术方案比较“初级”、“基本”、“必不可少”的作用，“效果”指的是技术方案中的“亮点”、“高阶”的作用。这样，在案例二中，无论是涉案专利还是被控侵权产品中的进水套，其“功能”都应当是“支撑浮球底部，使其不与壳体底面接触”，但是效果则不同，分别为“进水套的锥面与浮球为线接触、防止粘连”、“缓冲水流气流，提高浮球灵敏度、准确度”。如此区分后，虽然“功能”将会被认定为相同，但由于“效果”存在较大区别，并不影响判决的结果，区分之后也能够更加客观地将技术方案的优缺点予以准确归类。
厘清了这两个概念之后，再来分析2017指南第47、48条的新增内容。这两条都是对“其他”的作用或技术效果一概进行了排除，但笔者认为此处应有所区分，这里应当排除的作用或技术效果，是指与涉案专利相应技术特征的作用或技术效果明显不具有关联性的。案例一中，两个组件的连接方式不同，那么“便于拆卸”究竟算不算“其他技术效果”，应当进一步结合专利的整体技术方案综合判断前述关联性。而究竟该如何“综合判断”，笔者认为2017指南的第49条给出了很好的启示：“无需经过创造性劳动就能够想到，是指对于本领域普通技术人员而言，被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相互替换是容易想到的……两技术特征之间是否存在简单的直接替换关系，即两技术特征之间的替换是否需对其他部分作出重新设计……”。“是否需要经过创造性劳动就能想到”本身就是判断等同侵权的另一个必不可少的要件，而笔者在该条提及的“相互替换”思路的启示下，尝试整理出了一套判断等同侵权的步骤，以期能够相对客观地对此类案件进行定性，同时也作为对2017指南第47、48条中含糊之处的修正建议。
四、问题的解决：紧扣发明目的，“换位思考”
笔者认为，在判断等同侵权时，可以采用下文的“相互替换法”，即：让涉案专利的技术方案与被控侵权的技术方案先后“换位思考”，将自己的争议特征换成对方的特征，看能否实现一系列的功能或效果，进而判断能否实现发明目的。
第一步：将涉案专利中相应的技术特征替换为被控侵权产品的对应特征，看是否能基本实现涉案专利记载的全部功能/效果，如存在至少一项在专利中明确记载的功能/效果不能实现，则二者不等同；如均能够实现，则进入第二步。
第二步：将被控侵权产品中相应的技术特征替换为涉案专利的对应特征，看是否能基本实现被控侵权方所称的“其他功能/效果”，如均能够实现，则二者等同；如存在至少一项“其他功能/效果”不能实现，则进入第三步。
第三步：对第二步中涉案专利的相应特征不能实现的“其他功能/效果”单独分析，判断其在被控侵权产品中的重要程度：如果这一“其他功能/效果”必然会与涉案专利记载的功能/效果产生冲突、无法共存（如前者必然会导致成本明显增加，而专利明确记载技术效果之一就是降低成本），或缺少前述“其他功能/效果”将导致被控侵权产品出现重大技术隐患（例如明显的安全隐患），或对被控侵权产品有其他重要影响（例如必须对被控侵权产品作出重大修改）等，则二者不等同；反之如果不存在前述情形，则二者等同。
以上第三步的判断应当是重中之重，其本质是以涉案专利的发明目的为终极标杆，来判断被控侵权产品中的“其他功能/效果”与前述发明目的的关联性。为检验“相互替换法”是否可行，可以用本文的三个案例再次进行推演。
1、案例一
第一步：如果将涉案专利方案中组件的连接方式更换为被控侵权产品中的“平键+螺钉”，但由于“延长使用寿命”这一技术效果主要是靠整体的结构设计来实现的，那么在更换连接方式后，涉案专利的技术方案显然同样能够实现前述技术效果，此时进入第二步。
第二步：如果将被控侵权产品中的“平键+螺钉”更换为“焊接”，此时被控侵权产品声称的“便于拆卸”功能则无法实现，“便于拆卸”就成了涉案专利技术方案不能实现的“其他技术效果”，进入第三步。
第三步：判断“便于拆卸”的技术效果与涉案专利“延长使用寿命”的技术效果之间是否存在冲突，也即二者是否可以无障碍共存？答案显然是肯定的；而且组件若不便于拆卸，至多只会影响一些维护保养方面的效果，也不会导致被控侵权产品无法使用或存在重大技术隐患，此时可以得出二者等同的结论。（与判决结果不同）2、案例二
第一步：如果将涉案专利中的锥形进水套更换为顶部为平面的进水套，显然无法实现涉案专利说明书中明确记载的“线接触”的功能，那么在第一步就能得出不等同的结论，无需继续推演。（与判决结果相同）3、案例三
第一步：如果将涉案专利中的活塞进气管更换为被控侵权产品中的“进气孔”，同样可以实现涉案专利“防堵塞”的技术效果，此时进入第二步。
第二步：如果将被控侵权产品中的“进气孔”替换为涉案专利的“活塞进气管”，由于笔者并未亲眼见到被控侵权产品的真实结构，只能粗略判断其至少不能实现二审判决书中所称的“整体结构更加紧凑”的技术效果，故该技术效果属于“其他技术效果”，此时进入第三步。
第三步：如果能够通过对权利要求的解释，将涉案专利中的“活塞进气管”的位置限定在阀体之外，考虑到这属于结构上的重大特征，而此类阀门整体结构多为现有技术，本身在结构上能够创新的空间就不大，笔者倾向于“使整体结构更加紧凑”这一技术效果将会对被控侵权产品产生较为重要的影响，可能会导致被控侵权产品产生重大的结构变更，此时不宜将二者认定为等同。该案虽然由最高院指令山东高院再审，仍属于未结案件，最终结果如何仍值得期待。
对于法律条文的解读万变不离其宗，以上这种“换位思考”的思路仍然离不开对涉案专利发明目的的把握，因此在使用“相互替换法”进行判断时，禁止反悔原则、捐献原则等基本原则仍然应当处于更高的适用顺位，方能更加准确地概括出发明目的，进而作出准确的判断。
五、问题的总结：规则过于细化后的无所适从
就在笔者尝试一步步完善“相互替换法”的理论时，不小心一眼瞥到了2017指南第50条：“在判定是否构成等同侵权时，对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断，但手段、功能、效果的判断起主要作用”，联想到“相互替换法”的启示来源恰恰是2017指南第49条对“无需经过创造性劳动”的相关规定，一下子又被归入了“次要”的范畴，不禁长叹一声。原本在2015司法解释第十七条第二款中处于平等地位的四个要件，却忽然分出了三六九等，一如2017指南第47、48条中对“其他功能与效果”的一刀切，2017指南对这些明显可能产生歧义的重大修改却都是浅尝辄止，不再进行进一步的解释说明，不能不说是一个遗憾。
诚然，法院能在知识产权的审判过程中通过细化规则，使案件的裁判尺度尽可能统一，这是很好的做法，但同样应该避免过于细化后的规则将必然会导致适用的混乱，使得当事人无所适从。我们衷心希望北京法院在2017指南的适用过程中，能够以判例的形式对这些“无所适从”的地方进行解释或修正，因为专利法的立法本意是鼓励创新，正如本文案例二中最高院所言，过于扩张权利要求特征的保护范围将会损害社会公众的利益，动摇专利制度的基石。只有明确了权利的边界，增加诉讼案件的可预测性，才能鼓励公众大胆创新，促进国家整体创新水平的真正提高。