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——对我国已生效司法判决的实证分析
作者：陶乾 中国政法大学知识产权法副教授
来源：中国知识产权杂志总第129期
关键词：作品名称； 注册商标 ；正当使用
近年来，与电影、图书、网络游戏、客户端应用软件等作品的名称有关的商标权侵权纠纷不断出现。如果与作品名称相同或相似的文字被核准注册为商标，当作品或作品的复制件以商品或服务的形式进入市场并落入已注册商标核准使用类别的范围时，商标侵权纠纷即可能会产生。本文全面总结和分析了我国法院审理此类纠纷的已生效判决，从而为此类纠纷的侵权判定提供解决思路。
一、考察使用相关文字作为作品名称是否具有正当性
1. 考察对作品名称中的文字的使用是否是对作品内容、对象、作者、用途、效果、特点等特征的描述性使用。如果作品名称旨在概括说明作品内容表达的主题，具有客观叙述作品特征的作用，则属于对相关文字的正当使用。是否是描述性的文字，要以相关领域消费者对该文字所表达的含义的理解程度为评判标准。比如，在“世界经理人”商标侵权纠纷中，虽然世界经理人文摘公司在第16类杂志、印刷品、印刷出版物、书籍、期刊等商品上拥有第3226295号“世界经理人”文字商标的注册商标专用权，但世界经理人资讯公司在其出版的《世界经理人週刊》上使用“世界经理人”，表明该杂志的服务对象、用途及特点，具有正当使用的理由【1】。再如，与托福、雅思等考试相关的辅导教材的书名中包含ＴＯＥＦＬ字样，并不会侵犯商标权人美国考试中心的商标专用权【2】；网络游戏将已为陕西民间相关公众普遍知悉和接受的特定扑克牌游戏名称“三代”在其网站与其他扑克牌游戏并列作为游戏种类的名称进行使用，也属于正当使用【3】。
2. 要考虑使用相关文字作为作品名称是否具有善意。对此，考量因素包括使用人的使用行为与商标专用权人的注册行为发生时间的先后顺序、作品已在消费者中形成的知名度、使用人的使用相关文字的历史延续性以及相关文字的固有含义。比如，在江苏省高级人民法院审理的“随堂通”商标案中，2005年5月延边教育出版社出版了《课时详解随堂通》系列教辅书，而盛焕华于2005年9月申请注册“随堂通”商标，而后于2009年6月被核准注册，故延边教育出版社在盛焕华申请注册“随堂通”商标前即已经开始使用“随堂通”文字，其在后续出版的涉案图书上继续将“随堂通”作为图书名称的组成部分使用，是一种出于善意的、正当的、作为图书名称的组成部分的沿用行为【4】。
3. 对于外文作品的译本，要考虑中文译名与外文作品名称的对应关系。这种对应，可以是语义上的对应，可以是语音上的对应；可以是精确的直译对应，也可以是非精确的意译对应。作品上对于相关文字的使用，是忠于原作品名称的使用方式，属于著作权意义上的作品使用，比如，“功夫熊猫”电影与“kunfu Panda”，“彼得兔”书名与“Peter Rabbit”。而且，对于译作的名称，还需考虑到相关行业的使用惯例，比如，在译著书名中包含作者的中文译名，用以将该作者所著作品与相同题材的其他作者的作品进行区分，这是图书命名中的常用做法。
4. 对于已经进入公有领域的作品，如果相关人物及角色名称、作者中外文姓名、作品名称和译名等原作品中的元素被注册为商标，商标专用权人不应以商标权为由阻碍他人对作品进行正当的使用，否则势必会不当地限制作品的传播，架空著作权保护期制度。比如，在“彼得兔”案中，费德里克·沃恩有限责任公司在第16类上注册了第1062897号“比得兔”商标，文字来源于毕翠克丝·波特创作的作品中的代表性小动物形象“Peter Rabbit”的常用中文译名“彼得兔”。法院认为，该商标直接标识了作品的内容，而毕翠克丝·波特的作品已进入公有领域，因此，商标专用权人对这些商标享有的专用权将受到一定限制，即不得以其享有上述商标专用权为由阻碍他人对毕翠克丝·波特作品进行正当使用。如果他人对上述商标中的文字的使用是用于说明作品的内容，而非作为商业标识使用时，则不构成对注册商标专用权的侵犯【5】。
二、作品名称中的使用是否是《商标法》意义上的使用
1. 作品名称对文字的使用是否属于商标意义上的使用，要看其是否起到了标示商品或服务来源的作用，应以对相关文字的具体使用方式及客观效果为判断依据，不能简单地一概而论。就图书而言，需要考察作品名称的显示方式是否是能够起标示来源作用的突出使用，同时需要兼顾图书封面、封底、装帧设计的行业惯例。在北京市第一中级人民法院审理的两起“随堂通”商标案中，因案情的不同，所导致的判决结果也截然不同。在第一起案件中，涉案图书《课时详解随堂通历史必修3》封面右上方印有四个横向排列的黑色宋体字“课时详解”，其下方印有同向排列但字型更大的“随堂通”三个字，颜色为棕黄色。这种突出的使用方式客观上已具有商标指示来源的意义，相关公众会将其与商品来源相联系，因而具有商品来源的识别意义，属于商标意义上的使用【6】。在第二起案件中，对于涉案图书《课时详解化学必修1》， “课时详解”字样位于封面显著位置并用醒目字体突出标示，其右侧印有一个金黄色博士帽图案，博士帽下方印有纵向排列的“课课清随堂通”字样，字体远小于“课时详解”，所以，“课课清随堂通”字样作为一个整体位于封面非显著位置，字体相对小得多，这种使用方式不会使公众以为“随堂通”字样系指示商品来源的标识即商标，因此对于一般消费者而言并未起到区分商品来源的作用，而是作为宣传用语使用，体现该书可能达到的使用效果，故不属于商标意义上的使用【7】。就客观效果而言，在APP客户端名称被诉侵权一案中，醋溜公司经营的APP手机客户端名称为“楚楚街”，重要的考量因素是，APP手机客户端的页面顶端显著位置标注“楚楚街”标识或字样，起到了标示商品或服务来源的作用，法院认为该使用行为系商标意义上的使用【8】。
2. 要区分《著作权法》意义上的相关公众对作品相关权利归属的认知与《商标法》意义上的相关公众对商品或者服务来源的认知。比如，在“功夫熊猫”商标侵权纠纷中，茂志公司主张权利的是其于2010年6月28日在第41类电影制作等服务上获准注册的第6353409号“功夫熊猫及图”商标。涉案电影《功夫熊猫2》中使用“功夫熊猫”字样是对其2008年制作的《功夫熊猫》电影的延续。因为该系列电影的广泛宣传，相关消费者知道该电影是由美国电影公司或者梦工场公司、派拉蒙公司等制作、发行，但这是《著作权法》意义上的对电影作品相关权利归属的认知和确定，并非是对商品或者服务来源的认知【9】。
三、作品名称中的对相关文字的使用是否有造成消费者混淆的可能性
1.要考察涉案商标在其注册的商品或服务类别上的显著性。对于显著性较强的商标，商标专用权人有权禁止他人在相同或类似商品上的对相同文字进行商标意义上的使用并造成相关公众混淆的行为。例如“智慧背囊”案，华侨出版社出版的图书封面上半部中间位置突出显示有较大字体的“智慧背囊”文字，并用鲜亮颜色与其他文字予以区别，封面中下部用较小的字体显示有“写给青少年的智慧书”字样【10】。湖南少儿出版社出版的被诉侵权书籍封面的右上角显著位置突出标注有“掌中宝”字样，而被诉侵权图书封面正中偏下位置标注了“基础知识与高中历史”等书籍名称【11】。在这两个案子中，对于具有较强显著性的“智慧背囊”和“掌中宝”文字标识的使用方式，容易造成消费者对商品来源的混淆误认。对于显著性较弱的注册商标，权利人不得禁止或者限制他人对相关文字固有含义的正常使用。比如，在“古剑奇谭”与“古剑奇侠”商标侵权案中，网元圣唐公司享有在第41类、42类商品类别上核准注册的“古剑”商标许可使用权。但是，“古剑”作为古代传统兵器，属于古侠类文学作品或者游戏中的常用元素，其显著性并不明显。被诉侵权游戏作为古侠类游戏，在名称和游戏内容中采用“古剑”这一元素较为多见，注册商标“古剑”保护的范围应以其核定的范围为限，不得禁止或者限制他人对“古剑”二字的正常使用【12】。再如，在“小小孩”商标纠纷案中，“小小孩”是由“小”和“小孩”组成，“小小孩”的本来含义一般是指较小的儿童，其具有一定的指代幼儿的作用，“小小孩”所具有的本来含义在一定程度上弱化了涉案商标的显著性。因此，不能将“小小孩”这一带有本身含义的词汇完全由权利人专享，从而排除公众的合理使用，否则必将扩大了商标专用权的范围，并不合理地限制社会公众对文字固有含义的使用【13】。
2. 对于显著性不强的商标，还应考虑涉案商标是否已在相关公众的意识中建立起该词汇与商品来源之间的对应联系，从而使得相关公众看到被控侵权人的商品名称时容易产生对商品来源的误认。如果商品的知名度使得相关公众将该商标与商品来源产生对应关系，那么，商标专用权应获得保护。比如，上海文艺出版社的“故事会”商标于1989年核准注册在第16类“书报杂志”上。通过多年持续使用，《故事会》杂志及“故事会”商标获得了诸多荣誉，已在公众中树立了良好的形象，在“书报杂志”类商品范围内享有很高的知名度和显著性，因此，大众文艺出版社在其出版、发行的《精品故事会》杂志上突出使用“故事会”三字的行为构成对“故事会”商标专用权的侵犯【14】。再如，海豚出版社享有第16类“无敌”注册商标的许可使用权，其出版的初高中英语、数学等教辅图书，通过大量宣传，具有一定的知名度。陕西人民出版社出版同类型的教辅图书的封面上方横向排列“无敌教练”，书脊上也标有相同字体的“无敌教练”，容易使相关消费者对来自不同出版者的同类图书产生混淆、误认【15】。
3.在比较作品名称与涉案商标的近似性时，应以相关公众的注意力为标准，考察作品名称的实际使用状态与注册商标给人的视觉感受的差异。这需要比较字体、字体颜色、艺术化处理、排列方式、整体色调、文字与图形的组合等元素是否有明显差异。比如，将游戏名称“古剑奇侠”与注册商标“古剑奇谭”进行比对，虽然二者在“古、剑、奇”三字文字、读音、含义相同,但两者的艺术字体、文字排列、字体颜色和底色搭配上均不相同；“谭”和“侠”在文字、读音、含义等方面更存在差异，故从整体上看，二者在文字、读音、字体、含义、颜色以及组合和整体编排布局等方面均有明显区别，不构成相近似【16】。
4.考察原被告双方的已商业化的作品内容、对象、特征、功能等方面的实际差异。比如，腾讯公司享有“逆战”的注册商标专用权和 “穿越火线”注册商标的中国境内独占性使用权。腾讯运营的《逆战》、《穿越火线》游戏与泰金联公司开发的《全民逆战—穿越生死线》游戏相比，在游戏运行平台上，二者分别运行受众有一定区分的PC端与手机端；在游戏类型上，分别为第一人称射击类游戏与具有塔防特点的射击游戏；在游戏风格上，分别为写实风格与卡通风格。因存在上述不同，游戏消费者比较容易将《逆战》、《穿越火线》游戏与《全民逆战—穿越生死线》游戏区分开，不会仅因游戏名称当中使用了部分相同或类似的文字而将类型、风格完全不同的游戏混淆【17】。
5. 分析混淆的可能性时，应结合相关公众对同类商品来源的主要区分方式、相关公众的主观辨别和区分能力，并考虑已客观形成的市场格局。对于商业化后的作品或作品复制件，相关公众区分商品来源的关注点有所不同。比如，在图书市场中，一般来说，消费者购买书籍时的消费习惯更多地在于关注书籍的作者或译者以及相应的出版机构。尤其是对于同一基础知识题材的作品或者同一原著的翻译，可能有多个不同作者或译者的作品由不同的出版社出版，应尊重已客观形成的出版市场格局。对于游戏软件，游戏用户主要通过游戏名称、游戏图标、游戏参数及游戏介绍来区分不同游戏。比如，在另一起“穿越火线”商标案中，小奥公司的游戏使用“穿越火线2”名称，且该游戏与腾讯公司运营的“穿越火线”均属于射击类网络游戏，在“穿越火线”已经推出较长时间且获得较高市场认知度的情况下，容易造成服务对象误认为“穿越火线2”是腾讯公司“穿越火线”的更新版，足以导致用户在游戏下载过程中对游戏来源的混淆和误认【18】。
综上，在此类案件中，需要考察使用相关文字作为作品名称是否具有正当性以及作品名称中的使用是否是《商标法》意义上的使用，这两点通常应结合起来予以考察。此类案件最核心的判断要点是，作品名称中的对相关文字的使用是否有造成消费者混淆的可能性。
注释：
1 北京市高级人民法院（2009）高民终字第2410号判决书
2 北京市高级人民法院（2003）高民终字第1393号判决书
3 陕西省西安市中级人民法院(2013)西民四初字第00247号判决书
4 江苏省高级人民法院（2012）苏知民终字第124号判决书
5 北京市第一中级人民法院（2003）一中民初字第6356号判决书，北京法院2013年度知识产权司法保护十大创新性案例。
6 北京市第一中级人民法院（2012）一中民终字第1613号判决书
7 北京市第一中级人民法院（2011）一中民终字第10388号判决书
8 北京知识产权法院（2016）京73民终908号判决书
9 北京市高级人民法院（2013）高民终字第3027号判决书
10 北京市第三中级人民法院（2014）三中民终字第12868号判决书
11 山东省高级人民法院（2016）鲁民终894号判决书
12 广州知识产权法院（2015）粤知法商民终字第27号判决书
13 北京市高级人民法院（2015）高民（知）终字第1038号判决书
14 浙江省高级人民法院（2005）浙民三终字第161号判决书
15 北京市高级人民法院（2005）高民终字第1557号判决书。
16 广州知识产权法院（2015）粤知法商民终字第27号判决书
17 北京知识产权法院（2016）京73民终937号判决书
18 北京知识产权法院（2016）京73民终87号判决书