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作者 | 宋健 江苏省高级人民法院
前 言：
本期“苏法视野”刊登曹某某等诉重庆力帆汽车销售有限公司等侵害发明专利权纠纷案。涉案专利权人蒋小平拥有“鲨鱼鳍式天线”发明专利，其指控重庆力帆汽车销售有限公司（以下简称力帆销售公司）、重庆力帆乘用车有限公司（以下简称力帆乘用车公司）、昆山骅盛电子有限公司（以下简称骅盛公司）等生产、销售的被诉产品侵犯其专利权。在二审诉讼期间，蒋小平去世，其法定继承人曹某某等依照法定程序参加诉讼。
在该案审理过程中，各方当事人争议激烈，其中涉及专利临时保护期、禁止反悔、现有技术抗辩、合法来源抗辩、一审确定的赔偿额是否合理等诸多问题。经审理，二审法院认为，该案应当适用禁止反悔原则认定不构成侵犯专利权。
关于禁止反悔原则，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》[以下简称专利法司法解释（一）]第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。该规定即为专利法上的禁止反悔原则，其作用在于禁止专利权人将在专利授权确权程序中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围的内容，重新纳入专利权的保护范围，从而“两头得利”，损害公众利益。
为了更加准确地界定何为第六条规定的“技术方案的放弃”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》[以下简称专利法司法解释（二）]第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”
该案二审诉讼中，双方当事人对于该案应否适用禁止反悔原则争议很大。专利权人认为，权利人在授权确权程序中限制承诺或放弃保护的技术内容必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生实质性作用，才能适用禁止反悔原则，而专利复审委员会系基于AM/FM公用天线设置在鲨鱼鳍壳内侧上部特征的技术效果，才维持了涉案专利权有效，而区别特征a和b并没起到决定性作用，故不应适用禁止反悔。
对于应当如何准确理解专利法司法解释（二）第十三条规定的“限缩性修改或者陈述被明确否定”，合议庭进行了认真讨论，最终认为，“明确否定”应当是指授权确权机构以明示的方式明确作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能是推定其具有否定性的意思表示。该案中，蒋小平在无效程序中就a、b区别特征所作的限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对a、b区别特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合司法解释关于“明确否定”的要求。从文义解释看，专利法司法解释（一）第六条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔；而专利法司法解释（二）第十三条虽对禁止反悔原则的适用范围有所限缩，但限缩的程度仅限于“明确否定”，因而在适用该条时不能作任意扩张性理解，这要求专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中发表限缩性修改或者陈述意见时，必须持极其审慎的态度。准确理解专利法司法解释（二）第十三条，对于在授权确权阶段中明确权利要求中相关技术特征的准确含义，清晰界定专利权利要求的保护范围，提高专利授权确权质量，进而减少侵权阶段的纷争非常关键。
【裁判要旨】
认定专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述未导致该技术方案的放弃，必须符合该限缩性修改或者陈述被专利授权确权机构以明示方式予以明确否定的要求。
【案情摘要】
蒋小平于2007年1月23日提出名称为“鲨鱼鳍式天线”的发明专利申请，于2007年7月18日公开，于2012年5月23日获得授权，专利权人为蒋小平，专利号为200710019425.7。2015年4月7日，专利权人变更为蒋小平和泰州苏中天线集团有限公司（简称泰州苏中公司），该专利至今合法有效。
该发明专利的权利要求1是：一种鲨鱼鳍式天线，其特征在于具有天线外壳，天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，无线电接收天线一端设有天线信号输出端，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连，天线外壳底部装有安装底板；所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；在天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，所述无线电接收天线采用螺旋状弹簧天线、或金属天线，增加了天线接收无线电信号的有效长度，实现360度全向性信号接收；所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。
蒋小平起诉指控涉案生产、销售、许诺销售行为侵犯其涉案专利权。
【法院认为】
南京中院一审认定被诉产品落入专利保护范围，力帆销售公司、力帆乘用车公司和骅盛公司共同实施了相关侵权行为，判决三公司连带赔偿蒋小平包括合理费用在内的经济损失共200万元。
力帆销售公司、力帆乘用车公司和骅盛公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉。
江苏高院二审查明与禁止反悔相关的事实：
1．蒋小平在2014年9月18日提交专利复审委员会的“意见陈述书”中表述如下意见：“请求人认为涉案专利权利要求1与证据1CN1841843A存在三个区别技术特征：（1）天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连；（2）所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；（3）无线电接收天线为AM/FM共用天线。对此，专利权人认为还存在其他区别，具体有：（4）鲨鱼鳍式天线，从主题上，涉案专利是鲨鱼鳍式天线，与一般的如证据1的鱼鳍式天线还是存在明显区分的。鲨鱼鳍的外形更流畅，极具运动感，使用过程中风阻较小，高度低，防风、雨，密封性能好，天线使用寿命长同时也便于安装，经过这些年的发展也逐渐被广大消费者接受，在百度百科中也有记载，而一般的其他类似鱼鳍式天线并没有此有益效果，因此，专利权人认为，这也是一个明确的区别特征；（5）无线电接收天线采取螺旋状弹簧天线或金属天线，增加了天线接收无线电信号的有效长度，实现360度全向性信号接收，在证据1中，并没有公开该技术特征……也是一个明显的区别特征”“对于区别特征（1）‘天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连’,请求人认为是惯用的技术手段，对此，专利权人不予认同，在证据1中，并没有公开‘天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连’这一技术特征……”“请求人认为‘天线信号输出端直接与同轴电缆匹配相连’属于公知常识，对于这一点，专利权人认为不是的，正如之前所陈述的意见，该技术特征在一个技术方案中是否采用，要不要替换，这是需要花费创造性劳动才能想到的，由于涉案专利权利要求1采用的是鲨鱼鳍式天线，与现有的技术是完全不同的，其在结构上，部件的设置上也是存在明显区别的，且与其他技术特征结合起来组成的技术方案鲨鱼鳍式天线，设计合理、结构简单、紧凑，造型美观，安装使用方便……相对于现有技术，具有显著的进步”“对于区别特征（2）‘所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部’，在证据2CN2809914Y 中公开的是将天线组安装在保险杆的内侧，并没有公开上述区别技术特征，同时也没有给出技术启示，同时，上述结构使得整个鲨鱼鳍式天线结构简单、紧凑，信号传递效果好，防风、雨，密封性能好，天线使用寿命长，并不是很容易想到的安装方式”“因此，专利权人认为，涉案专利权利要求1的技术方案相对于现有技术和公知常识的结合具有创造性，符合专利法第22条第3款的规定。”
在蒋小平2014年11月24日提交专利复审委员会的“意见陈述书”中，其重述了上述观点。
另，对比文件1 CN1841843A发明专利图3，可见天线22和231讯号放大电路之间只有连接线，未见其他结构（见附图三）。
2．第25637号无效审查决定书第14页倒数第三段记载：“在上述技术方案中，鱼鳍状外盖21即相当于本权利要求1中的天线外壳；AM天线22为连接装设于该鱼鳍状外盖21的内侧，并可置放鱼鳍突出的内部空间的顶部即相当于权利要求1中的天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线……”。第14页倒数第二段记载：“本专利权利要求1的技术方案与证据1－1/证据2－1/证据3－1（注：“证据3－1”系力帆销售公司在无效宣告程序中提交给专利复审委员会的对比文件CN1841843A发明专利申请公开说明书复印件）的技术方案相比，其区别在于：a. 天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连,或者直接与同轴电缆匹配相连；b. 所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；c. 所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。基于上述区别特征可以确定，本专利权利要求1实际所要解决的技术问题是：如何通过较少天线实现安装方便，无线电信号接收效果好的天线接受装置。”第16页倒数第一段记载：“对于上述区别特征c，由证据1－1/证据2－1/证据3－1所公开的上述内容可知，其提出了一种鱼鳍式天线装置的技术方案，该技术方案主要为了克服其背景技术中所提及的长棒状伸缩型AM/FM共享天线容易发生故障、螺旋状天线的无线电接收度不理想、贴附于汽车玻璃上的AM/FM共享天线较昂贵的缺陷，其采用的技术手段主要为，将AM天线及FM共振天线采用分离式设计，……换言之，该技术方案正是采用了将AM天线和FM天线作分离式设计形成两根天线的技术手段来实现可克服背景技术中所提及的缺陷、接收讯号效果好的鱼鳍式天线装置，而多根天线的使用在本专利中认为是存在技术缺陷的技术手段，将AM天线和FM天线作分离式设计的技术手段与本专利中使用的AM/FM共用天线的技术手段是相背离的，若在证据1－1/证据2－1/证据3－1所公开的技术方案的基础上结合使用AM/FM共用天线的技术手段则会使得其不能解决其所要解决的技术问题，即在证据1－1/证据2－1/证据3－1中存在相反的技术教导，阻碍了本领域技术人员在本领域或相关技术领域寻求手段来解决本专利实际所要解决的技术问题，本领域技术人员在证据1－1/证据2－1/证据3－1所公开的技术方案的基础上无法获得将其与现有技术中的使用AM/FM共用天线的技术手段相结合的技术启示，因此，即使上述区别特征c被证据1－4或者证据3－3所公开，或者属于本领域的公知常识，本领域技术人员亦无法获得在证据1－1/证据2－1/证据3－1所公开的技术方案的基础上结合本领域的公知常识或上述证据的技术启示，从而无法获得本专利权利要求1的技术方案，并且，本专利权利要求1保护的方案能够获得天线安装方便、无线电信号接收效果好的有益的技术效果。因此，本专利权利要求1相对于证据1－1/证据2－1/证据3－1与本领域公知常识或证据1－2至证据1－4、证据2－3至证据2－5、证据3－1至证据3－5、证据3－8的一个或多个组合均具备创造性，符合专利法第22条第3款的规定。”
江苏高院二审认为：
因专利权人在专利无效程序中对权利要求进行了限缩性的意见陈述，且该意见陈述并未被专利复审委员会明确否定，故力帆两公司依据禁止反悔原则，主张被诉产品的“天线引线”不能等同于专利的“连接元件”、被诉产品的“胶粘接”不能等同于专利的“固定嵌装或卡装”，被诉产品没有落入专利权利要求保护范围成立，法院予以支持。具体理由如下：
一、关于禁止反悔原则的相关规定。专利法司法解释（一）第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。该规定即为专利法上的禁止反悔原则，其目的在于禁止专利权人利用等同原则，将在专利授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围的内容，通过主张等同侵权重新纳入专利权的保护范围，“两头得利”，损害公众利益。因此，适用禁止反悔对权利要求的保护范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围，体现了专利法对专利权人提供充分且适度保护的立法意图。然而如何理解专利法司法解释（一）第六条规定的“技术方案的放弃”，实践中分歧较大。为此，专利法司法解释（二）第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”从上述规定可见，专利法司法解释（二）在司法解释（一）的基础上，增加“明确否定”要件作为禁止反悔原则适用的例外情形，即专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对专利权利要求书、说明书及附图作出限缩性修改或者陈述，只有被“明确否定的”，才不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔。
二、该案现有证据足以认定应当适用禁止反悔。经查，在无效审查程序中，蒋小平提交给专利复审委员会的意见陈述书认可涉案专利权利要求1与证据1 CN1841843A存在的区别特征在于：a、天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连,或者直接与同轴电缆匹配相连；b、所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；c、所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。根据第25637号无效审查决定书的记载，本专利权利要求1的技术方案与证据3－1的技术方案相比，其区别特征在于a、天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连,或者直接与同轴电缆匹配相连；b、所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；c、所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。值得关注的是，专利复审委员会在第25637号无效审查决定书中并没有对区别特征a和b是否使得涉案专利具有创造性进行具体评价，而在第16页第5段仅就c特征使得涉案专利具备创造性作出了认定，并在此基础上维持专利权有效。
该案中，双方当事人对蒋小平在涉案专利无效程序中所作的相关意见陈述是否产生了“技术方案的放弃”的法律后果持不同观点。力帆两公司认为，专利复审委员会对蒋小平所作的涉案专利与现有技术相比存在a、b区别特征的这种限制性意见陈述并未作出评价，也就是说，蒋小平所作的该部分的限制性陈述意见并未被专利复审委员会明确否定，故对照专利法司法解释（二）第十三条的规定，蒋小平的上述限制性陈述仍应受禁止反悔原则的约束，产生技术方案放弃的法律后果。而蒋小平则认为，力帆两公司对禁止反悔原则的理解不当，限制承诺或放弃保护的技术内容必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生实质性作用，专利复审委员会系基于AM/FM公用天线设置在鲨鱼鳍壳内侧上部特征的技术效果，才维持了专利权有效，对授权和维持专利权有效起决定性作用的技术特征才适用禁止反悔，而区别特征a和b并没起到决定性作用，故不应适用禁止反悔。
对此，二审法院认为，蒋小平主张对授权和维持专利权有效起决定性作用的技术特征才适用禁止反悔，其意指对于专利申请人、专利权人的限缩性修改或者陈述没有被授权确权行政机关所采纳，即对专利权的授予或者维持专利权有效没有产生实质性作用，故不应适用禁止反悔，不产生技术方案放弃的后果。但是，该主张并不符合专利法司法解释（二）第十三条所规定的“明确否定”要件的要求。“明确否定”应当是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。
该案中，蒋小平就a、b区别特征所作限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对a、b特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合“明确否定”的要求。
从文义解释看，专利法司法解释（一）第六条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又以等同方式纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔。专利法司法解释（二）第十三条对禁止反悔原则的适用范围虽有所限缩，但限缩的程度仅限于“明确否定”，因而适用该条时不能任意扩张，这就要求专利权人在专利授权或者无效程序中发表限制或者部分放弃专利权利要求保护范围的意见，必须持极其审慎的态度。根据以上分析，二审法院作出如下判断：
（一）关于天线信号输出端与天线放大器信号输入端的连接关系，专利权人已将专利天线信号输出方式限定为“通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接”或者“直接与同轴电缆匹配相连”，而被诉产品采取“天线引线与电子线路板相连”，其天线信号输出端既未与天线连接元件相连，又没有与同轴电缆匹配相连，两者技术特征并不相同。在一审中，蒋小平认为，“涉案专利权利要求并没有限定连接元件的具体结构及具体形式；引线属天线连接元件的一种，引线连接也是一种连接方式”。但二审法院认为，对于本领域普通技术人员而言，连接元件系具有特定的含义，是指连接天线与放大电路的元件，故蒋小平的上述主张缺乏依据，不应采纳。一审认为“天线引线也是天线连接元件的一种，被控侵权产品的该技术特征与原告专利的该技术特征相同”，该认定亦缺乏依据，应予纠正。
（二）关于无线电接收天线的固定方式，在对比文件1 CN1841843A发明专利中已经公开了将天线设置在天线外壳内侧上部的技术特征，仅是未见具体的固定方式，但专利权人已将无线电接收天线在天线外壳内侧上部的固定方式限定为“注塑嵌装或固定卡装”，应认定为放弃了其他固定方式。该案中，被诉产品采用“胶粘贴”的固定方式，直接将无线电接收天线的两端粘在外壳内侧，与专利相应技术特征并不相同。
综上，根据禁止反悔原则，对于专利权人在无效程序中已经放弃的技术方案，在侵权诉讼中不能再以等同特征纳入专利权利要求的保护范围，因此，被诉产品未落入专利权利要求的保护范围，不构成侵犯专利权。力帆两公司上诉主张该案应当适用禁止反悔原则的理由成立，法院予以支持。蒋小平主张该案不应适用禁止反悔的抗辩理由不能成立，法院不予采纳。