合肥知识产权律师网
作者 | 曹闻佳 上海市高级人民法院
要 旨
该案是一起典型的故意攀附他人商誉，将他人商标申请为企业名称中字号的侵害商标权和不正当竞争纠纷案件，人民法院在该案中着重考量了责令停止使用企业名称民事责任的承担问题，并探索了具有惩罚性功能的法定赔偿之适用问题。
案 情
上诉人（原审被告）：大润发投资有限公司（以下简称大润发公司）
被上诉人（原审原告）：康成投资（中国）有限公司（以下简称康成公司）
2013年11月，康成公司受让取得“大润发”商标，核定服务项目第35类货物展出、推销（替他人）等，并在大陆地区开设318家大型“大润发”超市，多年来在外资连锁企业中名列前茅。2015年1月，“大润发”商标被上海市工商行政管理局评为上海市著名商标，类别35类，认定商品或服务：推销（替他人）。
2014年10月，大润发公司成立，经营范围日用百货等销售，并成立沥林等分公司，正筹备多处特许加盟店。2015年8月，其与案外人签订《大润发特许协议》，许可后者使用大润发公司的店铺字号、服务标识等。在大润发公司网页上存在“大润发企业”字样，显示商场图片的正上方存在被控侵权标识一“”。公司简介称：目前在江西省十余城市内开设分店，总营业面积达四十多万平方米。此外，在沥林等分店收据、购物袋上显示有“大润发投资有限公司”等字样或者突出使用了被控侵权标识二“”或被控侵权标识一“”。大润发公司曾因宣称时突出使用“大润发”字样，被赣州市工商行政管理局和广州开发区市场监督管理局处以罚款。
2015年康成公司以大润发公司侵害注册商标专用权和不正当竞争为由，要求法院判令其停止侵权并支付500万元的惩罚性赔偿。
审 判
上海知产法院一审认为，大润发公司与康成公司均从事与“大润发”商标核定使用类别相同的服务业务；大润发公司突出使用的两被控侵权标识和企业名称均与“大润发”商标有基本相同的文字，容易使相关公众产生误认。其次，综合“大润发”商标的使用时间、康成公司的经营规模、市场排名等因素，认定“大润发”商标在大润发公司注册成立时已成为行业内具有较高知名度的商标。作为同业竞争者，大润发公司明知“大润发”商标已注册使用的情况下，仍使用与“大润发”商标相同的字号，主观上攀附“大润发”商标知名度的意图十分明显。因此，大润发公司的行为侵害了康成公司的商标权并构成不正当竞争，应当立即停止侵害。关于消除影响，考虑到侵权行为的侵权范围较大，故判令大润发公司在报纸上刊登声明消除影响。至于赔偿损失，由于本案证据不能直接推定侵权人获利，也无法计算商标许可使用费，故应适用法定赔偿。对于惩罚性赔偿的诉请，大润发公司的行为虽符合我国商标法第六十三条第一款“恶意侵犯商标权，情节严重”的规定，但由于确定惩罚性赔偿数额的基础不存在，亦无法适用惩罚性赔偿。但一审法院认为我国商标法确立填补损失和惩罚侵权双重目标的损害赔偿制度，作为计算损害赔偿兜底方式的法定赔偿制度，同样应兼具补偿和惩罚的双重功能。故在确定法定赔偿数额时，可将大润发公司的主观恶意作为考量因素之一。因此，综合考虑商标知名度及对康成公司的贡献情况、大润发公司的主观恶意、侵权情节和侵权后果等因素后，确定大润发公司赔偿康成公司包括合理费用在内的经济损失300万元。一审判决后，大润发公司不服，提起上诉。
上海高院认为，同意一审判决相关理。此外，关于停止侵权责任，鉴于字号是上诉人企业名称中的核心部分，与被上诉人“大润发”注册商标在文字上完全相同，鉴于“大润发”商标享有的知名度和良好声誉，即便上诉人在经营中使用企业名称全称，客观上仍无法避免使相关公众产生其与康成公司之间存在关联关系的误认。倘若允许此种行为的延续，显然会破坏诚实信用及公平有序的商业道德准则。因此，只有责令大润发公司停止在其企业字号上对“大润发”文字的使用行为，才能彻底消除相关公众对两家企业存在关联关系的误认。至于消除影响，因涉案侵权行为规模和范围较大，同时又涉及普通公众的日常生活，侵权结果较为严重，且使用“大润发”字号的侵权行为客观上攀附了“大润发”商标良好的商誉，需以消除影响之民事责任承担方式弥补该商标商誉受到的损害。
此外，大润发公司的侵权行为也使得相关公众对其与康成公司之间的关系产生误认，客观上亦存在消除误认及不良影响之必要。关于侵权损害赔偿数额，二审法院认为一审判决综合考虑了商标权利情况以及侵权情节等因素，尤其衡量了侵权人的主观恶意情况及侵权后果这一重要因素，再结合合理费用酌情确定300万元的法定赔偿最高金额，于法有据。综上，驳回上诉，维持原判。
评 析
该案涉及问题较多，但归结起来本案审理的重点在于在企业名称与注册商标冲突案件中，人民法院如何适用停止企业名称使用的民事责任，以及具有惩罚性功能的法定赔偿。
一、停止侵权责任在企业名称使用中的把握
注册商标与企业名称中的字号均能作为商业标识，两者有着各自不同的功能分工和权利边界。商标具有在其注册类别上全国范围内的强排他性，而企业名称经各地行政部门审批，其中的字号可以在特定行政区划内和指定行业内进行使用，当该字号的使用超出合理使用的范畴构成商标性使用的时候，两者之间就可能产生冲突。
针对注册商标与企业名称冲突纠纷，人民法院一般遵循保护在先权利和诚实信用、维护公平竞争的原则，区分不同情形依法处理，即根据当事人的诉讼请求、案件具体情况以及适用责任方式后的效果，确定当事人是承担停止使用还是规范使用企业名称的民事责任，[1]不能因突出使用企业名称中的字号就以侵犯商标专用权为由一律判决停止或变更企业名称。
实践中，人民法院会根据上述法律原则以及企业名称与商标的注册顺序、注册行为的合法性、历史因素和使用现状，按当事人诉请区分处理。具体分一下三种情形：
当企业名称的注册使用行为本身违法，即不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，无论突出使用或规范使用均难以避免产生市场混淆的，可以按照不正当竞争行为处理，并根据当事人的请求判决停止使用或者变更企业名称。
若被诉企业名称注册时该企业并无恶意，系因历史原因导致企业名称注册在先，该市场主体突出使用字号已具有一定知名度、并形成与注册商标可以区分的标识效果，不会导致相关公众混淆的，不构成侵害商标权，此时出于保护注册商标、维护公平竞争市场秩序的考虑，法院允许其在特定范围内使用特定方式或附加标识等方法继续使用该字号，即对企业名称的使用方式和范围作出限制，便足以制止被告的侵权行为。[2]
倘若善意市场主体不规范使用其在后注册的企业名称，但创设字号系出于历史因素，该注册行为本身不违法，由于在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的字号，易使相关公众产生误认，给他人注册商标权造成损害，按侵犯商标专用权行为处理，故可根据案情和诉请规范使用企业名称或停止突出使用行为。[3]
综上，在处理注册商标和企业名称之间的冲突问题时，应当把握好尊重历史、保护在先权利，遵循诚实信用、公平竞争原则，维护民事权利稳定、尊重已形成市场格局这三条原则。具体而言，对企业名称是否适用停止侵权之民事责任的问题，需要结合被诉侵权行为的性质和特点，衡量采用具体的停止侵权民事责任方式后能否达到合目的性、必要性和均衡性。也就是适用后能否实现停止侵害的目的；如若有多种能够有效实现停止侵害目的的手段可以适用，应选择会对被诉侵权人的合法利益造成不利影响较小的手段[4]，或采取能维持现有市场格局的手段。因此在本案例中，法院考虑到即便使用全称仍无法避免使相关消费者产生两家企业之间存在关联关系的误认之客观效果；而且若允许此种注册及使用行为的延续，显然会破坏诚实信用及公平有序的商业道德准则的适用之必要性；故责令大润发公司停止在企业名称中使用“大润发”文字。
二、如何理解法定赔偿兼具补偿与惩罚的双重功能
2013年修订的商标法正式规定了惩罚性赔偿制度，但实践中适用商标侵权惩罚性赔偿案例较少。本案商标权利人要求侵权人承担500万元惩罚性赔偿，法院结合案情阐述了对惩罚性赔偿在商标侵权案件中适用的前提条件以及适用具有惩罚性功能法定赔偿的具体考量。
1、适用惩罚性赔偿的前提条件
我国商标法第六十三条第二款，“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”，规定了适用惩罚性赔偿的前提条件。其一，存在“恶意”主观要件，相较于补偿性赔偿，惩罚性赔偿更强调对侵权行为的惩罚和遏制。因此，惩罚性赔偿责任的主观要件较补偿性赔偿责任更为严格，即“恶意”不仅要求行为人主观上为故意且有不良的主观目的。例如大润发公司即具有明显攀附他人商标的恶意，多次受到行政处罚后仍实施其侵权行为，并不断扩大其侵权范围意图获取更多不法获利。其次，造成“情节严重”的客观结果，法律虽对此没有具体规定，但可根据商标侵权案件的客观情况，包括侵权行为的时间、次数、规模、范围和方式，商标权人利益的损失和侵权人的获利以及对于社会产生的负面影响，以及涉诉企业的注册资金、年销售额、销售规模等因素来具体判断。例如大润发公司侵犯康成公司商标权所涉的业务领域与百姓日常生活息息相关，极有可能影响到社会公众的食品安全，故应认定造成情节严重的后果。
2、如何适用具有惩罚性功能的法定赔偿
除前述两个适用前提条件外，惩罚性赔偿还有一个适用基础，即我国商标法第六十三条规定中的“可以在按照上述方法确定数额……”，即只有在确切计算出权利人损失、侵权人获利或商标许可使用费倍数的损害赔偿具体数额之基础上，才能得出惩罚性赔偿的具体数额，才可适用惩罚性赔偿。然而在本案例中，商标权人无法提供证明能计算出惩罚性赔偿具体数额的三种损害赔偿数额的相关证据，从而导致惩罚性赔偿在本案中不存在适用之前提基础。但是侵权人大润发公司的恶意侵害商标权和不正当竞争行为明显符合前述适用惩罚性赔偿的两个前提条件，其侵权行为后果严重并具有明显主观恶意，因此仅采用补偿性赔偿方式填平康成公司因侵权所受到的相应损失显然并不能起到惩罚并遏制此类侵权行为再次发生的作用。
对于上述应适用惩罚性赔偿却无适用基础的情形，法院另辟蹊径，探索通过法定赔偿来实现与惩罚性赔偿相同的惩罚和遏制功能之途径。以往观点认为我国商标法规定的法定赔偿，其实质是法院在无法查明实际损害赔偿额的情况下，根据案件事实酌定的一个赔偿额，但酌定仍是以“填平原则”为准则。对此，法院却认为，法定赔偿的功能并不仅局限于补偿权利人损失，同时也可以兼顾一定的惩罚性功能。首先，法院在确定法定赔偿侵权赔偿金时已实际结合了侵权人的主观状态和侵权方式等因素，这些因素也是惩罚性赔偿确定时必须考量的，因此法院适用法定赔偿和惩罚性赔偿时均会考量侵权人的主观恶意程度。其次，由于实践中举证困难，法院适用法定赔偿确定商标侵权判赔金额的比例较高，试想若在适用法定赔偿案件中一律无法对恶意侵权人进行惩罚，势必使商标惩罚性赔偿制度形同虚设。最后，我国商标法的修订即是为了加大保护商标权的力度，力求既准确反映被侵害商标权的相应市场价值，又适当考虑侵权行为人的主观状态，因此法定赔偿可实现以补偿为主、以惩罚为辅的双重效果，也是适应我国现行商标法的发展需求。
然而在法定赔偿时考虑其实现以补偿为主、以惩罚为辅的双重效果，并不意味着惩罚性赔偿和法定赔偿一同适用。因为，根据我国商标法第六十三条规定，在适用惩罚性赔偿数额的计算时不能以法定赔偿作为基础数额，即具体计算惩罚性赔偿时只能酌情考虑对三种补偿性赔偿金的倍数，这是因为在已是酌情确定法定赔偿之基础上再酌情确定惩罚性倍数将会使惩罚性损失赔偿金出现过大偏差。
综上，人民法院在适用法定赔偿时充分考量恶意侵权人的主观状态以及是否存在重复侵权、假冒商标等严重情节，并在确定赔偿数额时在法定赔偿幅度内就高选取损害赔偿数额，这样使得法定赔偿既有补偿权利人损失的作用又带有惩罚恶意侵权人的作用，同样也符合我国现行商标法进一步加大损害赔偿力度，意图遏制商标侵权发生之立法目的。
注 释：
[1]《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条，“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”
[2]（2016）最高法民申1405号，浙江大光明眼镜有限公司诉合肥市大光明眼镜有限责任公司侵害商标权纠纷案，该案判决在未认定商标侵权的前提，但为保护注册商标、维护公平竞争市场秩序，要求合肥市大光明眼镜有限责任公司今后使用“大光明”字号时附加地域标识，从而对商品来源有所区分。
[3]P254-255，《最高人民法院知识产权审判案例指导（第三辑）》，中国法制出版社，2011年5月第一版
[4]P263-264，《最高人民法院知识产权审判案例指导（第六辑）》，中国法制出版社，2014年7月第一版