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作者 | 孙明娟 商标评审委员会案件审理一处
一、问题的缘起
在商标三年不使用撤销案件中，复审商标注册人有时会提供其在免费的赠品或纪念品上使用商标的证据，这些赠品或纪念品可能来自于促销时的买赠活动或庆典时的礼品发放。尽管针对不特定公众发放的赠品或纪念品进入了公开市场，但能否认为上述形式构成了商标的真实使用呢？我们不妨通过回顾一起典型案例来深入探讨此问题。
江西恒大高新技术股份有限公司(下称江西恒大公司)在第14类首饰、宝石以及贵重金属制纪念品等商品上注册的第853410号“恒大”商标(下称复审商标)被他人提出撤销申请，理由为复审商标在2011年4月4日至2014年4月3日期间没有使用。在撤销复审程序中，国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）对于江西恒大公司提交的全部使用证据均不予采信，并据此撤销了复审商标的注册。在随后的司法审查中，两审法院支持了商评委的大部分事实认定，但对于其中一项使用证据的证明力，则做出了和商评委截然相反的认定。该证据系江西恒大公司两次向案外人定制“恒大”纯银纪念章的合同及付款凭证。对于该项证据，商评委认定，江西恒大公司虽然曾委托加工并购买过“恒大”纪念章，但其未能提交对外销售上述纪念章的证据，即并未将上述纪念章投入商品流通领域，而且根据常识性经验，企业定制的带有企业名称的纪念章通常是赠送给关系客户或消费者作为纪念之用，而非在公开市场针对不特定人群进行商业目的之销售，因此，该公司的委托加工及购买行为不能证明其在第14类贵重金属制纪念品商品上实际使用了复审商标。但一审法院则认定，纪念章无论是用于销售还是用于赠送，均属于在商业性运营过程中的使用，在该商品上使用复审商标也可以起到标识产品来源的作用。二审法院支持了一审法院的该项认定。[1]
二、问题的提出
两审法院的观点为：无论是销售或赠送均发生在商业性运营过程中，而在这种商业性运营过程中的商标使用应认定为真实使用。由于在案证据仅仅是江西恒大公司委托加工和订购银质纪念章，并没有对外销售证据，因此法院的观点可以进一步简化为“赠送发生在商业性运营过程中，商业性运营过程中的商标使用构成真实使用”。基于这种论断，促销赠品和非售卖纪念品上的商标将构成真实使用。按照这一逻辑，企业定制钢笔作为赠送给客户或潜在消费者的礼品，可以认定其在第16类钢笔等商品上使用商标，而定制的礼品如果是玻璃杯，则可以认定为在第21类玻璃杯等商品上的使用，如果定制的纪念品是T恤衫，可以认定在第25类服装商品上进行了使用。这对于注册了大量防御性商标的企业来讲，真是一个福音，因为可用来作为促销赠品或纪念品的小商品种类如此繁多，再也不用担心防御性商标会因三年不使用被撤销了。由于这种观点对商标使用理论以及相应的审查实践必将产生深刻影响，有必要展开深入性的探讨。问题因此而产生：缺乏商业推广意图的使用能否构成商标的真实使用？笔者的答案是：不能。
三、商业推广意图构成了商标真实使用的主观要件
商标的基本功能在于区分商品或服务来源，反之，不能区分商品或服务来源的标识则不能称其为商标。因此，只有实现了区分产源功能的使用才能构成真实的商标使用。然而，在判断一个标识的使用是否能够达到区分产源的效果时，使用者的主观意图至关重要。近年来，象征性使用（tokenuse）[2]的认定频繁出现在撤三案件的审查及司法实践中，该理论认为，某些仅以维护注册商标效力为目的的使用行为，不应被认定为真实使用。该理论实际上通过对商标使用中的某种主观因素做出负面评价从侧面印证了商标使用人应具有真实的使用意图。那么，真实的使用意图究竟是何种意图？基于以上对商标基本功能的共识，真实的使用意图理论上可以表述为：通过使用使商标达到区分商品或服务来源效果的意图。考虑到其工商业标记的属性，真实使用意图可以更通俗的理解为：使用商标的企业应具有明确的在特定商品上推广其商标并获取或维持一定市场份额的意图。一旦确立了这一认知，很多商标使用行为是否构成真实使用可谓一目了然。我们可以通过模拟几个场景来具体分析并检验一下上述理论。
场景一：某可乐公司促销，买一箱可乐产品即赠送印有“某可乐”字样的圆珠笔（也有可能是毛巾或笔记本等商品）。
场景二：某机械制造企业周年庆典时，向企业员工以及关系客户赠送印有其商号的纪念品（例如陶瓷餐具、银质纪念章等），而该企业的主商标与商号相同。
对于场景一中的买赠促销方式，某可乐公司的根本目的在于利用买赠活动促进饮料销量，而非向市场推广其同品牌圆珠笔（或毛巾、笔记本）产品。同样的，消费者绝不会因此就认为该公司生产或销售圆珠笔（或毛巾、笔记本）商品。还有一点值得思考的是，对于注册了大量防御性商标的企业而言，在多个不相关类别上使用相同商标无疑有自我淡化之嫌，并最终与企业的品牌制度背道而驰。
场景二与本文所涉的“恒大”撤销复审案件非常相似。对于该企业而言，给员工发放纪念品是内部行为，其根本目的是为了更好地管理企业，增强员工归属感与认同感，属于广义上的商业运营范畴。至于赠送给关系客户或潜在客户的纪念品，则不失为一种广告营销手段，其目的在于宣传本企业。在这一过程中，该企业并没有将其同品牌纪念品推向市场并获取或维持一定市场份额的意图，收到纪念品的员工、关系客户或潜在客户，也同样不会误解其意图。在“恒大”撤销复审案件中，江西恒大公司在行政程序中仅提交了其定制“恒大”纯银纪念章的相关证据，并没有提交对外销售的证据，在随后的诉讼程序中，也并未补交任何销售纪念章的证据。显然其定制行为并非出于在公开市场推广“恒大”纪念章并获取一定市场份额之目的，纪念章上的“恒大”字样明显是作为商号使用，目的在于留作纪念或起到宣传作用，收到该纪念章的人同样不会认为以生产销售防磨抗蚀材料为主业的江西恒大公司又进军了银质纪念章市场。
基于商业推广意图来判定商标是否真实使用在其他国家和地区的司法实践中也早有体现。1995年两家荷兰公司Ansul BV 和Ajax Brandbeveiliging BV因“Minimax”商标的注册及使用问题发生纠纷，一路诉讼到荷兰最高法院，由于涉及到对欧共体一号指令第12条第1款的解释，荷兰最高法院呈请欧洲法院作出先决裁判，2003年3月份欧洲法院作出裁决，其中谈及“商标真实使用”时，欧洲法院认为：在认定商标真正使用时，应当综合考虑使用者是否具有真实的商业开发意图，尤其是这种使用能否在相关经济领域里创造或维持一定市场份额[3]。国际保护知识产权协会曾经向其各国分会发起了一份关于商标真实使用的调查问卷，即Q218问卷，该问卷共包含23个问题，其中第5个问题涉及到在免费促销品上使用商标是否构成真实使用。从笔者收集到的资料来看，多个国家分会认为：在免费促销品与主商品不同的情形下，出现在免费促销品上的商标不能视为在该促销品商品类别上真实使用了商标。[4]
四、其他相关问题。
1、并非所有在商业性运营过程中的标识使用行为都构成真实使用。商业性运营这一概念具有广泛的外延，现代商业企业作为市场主体，其一举一动几乎都可以纳入到商业性运营这个范畴中来。因此，以是否发生在商业性运营过程中来判断商标真实使用，未免失之简单。
2、单纯的内部使用行为不构成真实使用，因为这种使用行为仅发生在集团内部或关联公司之间，缺乏真实的市场推广意图。
3、相关公众的认知对于判断商标真实使用具有重要的参考意义。企业的营销行为会对消费者认知产生影响，如果企业缺乏实际推广某种商品的意图，这种主观态度也会传导给消费者，例如前文所述的两个场景，即使促销赠品或纪念品上附着了标识，消费者也不会将其识别为该商品上的商标。
注 释：
[1]相关行政裁定及两审判决案号分别为：商评字【2016】第0000035273号、（2016）京73行初2913号、（2017）京行终2424号。
[2]国际商标协会（INTA）于2004年5月发布了关于欧盟及其成员国商标使用分析的报告，该报告显示欧盟及其部分成员国在司法实践中均否认象征性使用构成真实商标使用。美国商标法1988年修改时将商标的商业使用定义为“在一般贸易过程中的善意（Bona fide）使用，不能仅出于保持商标权之目的”。美国专利商标局的商标审查指南中明确指出该修改之目的在于将象征性使用排除于商业使用之外。
[3]具体请参见ECJ Case No.C-40/01,‘Minimax’。
[4]荷兰、瑞典、墨西哥、韩国的知识产权保护分会均持类似观点，墨西哥分会进一步认为如果这种免费促销品随后正式被投放到市场，则可以被认定为真实使用。