跨国贸易中的商标权司法保护问题

　　来源 | 上海知产法院

　　作者 | 黎淑兰 陈惠珍 凌宗亮

　　随着经济全球化的发展，知识产权渗透到国际贸易的各个领域。在跨国贸易商标权司法保护中，对于涉外定牌加工、平行进口、进口商的法律地位及注册商标的权利范围等问题的判断和认定一直是司法实践中的难点问题。本文通过对上述问题进行实证分析和研究，提出思考，以期通过对案件的公正高效审理，平等保护中外当事人的合法权利，为跨国贸易的开展营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

　　涉外定牌加工中的商标侵权判断

　　1、涉外定牌加工是否侵害商标权

　　对于涉外定牌加工是否构成商标侵权，不同的观点争议长期存在。一种意见认为，涉外定牌加工构成商标侵权，主要理由是：商标权具有地域性，定作人不能基于在域外拥有的商标权对加工人在国内实施的商标侵权行为进行抗辩；根据《商标法》第57条的规定，在相同商品上使用与商标权人注册商标相同商标的，即属于侵犯注册商标权，并不以混淆误认为条件。另一种意见认为，涉外定牌加工不侵害商标权，主要理由是：涉外定牌加工中贴附商标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为。涉外定牌加工的商品不在我国境内销售，消费者根本没有接触相关商品的机会和可能，不存在使相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能性；涉外定牌加工不会对商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性损害，也不会对其享有的商标权功能造成损害。按照民事侵权的一般要件，无损失自然不构成侵权。还有的观点则认为，承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权。

　　上述不同观点的出现，反映了对涉外定牌加工法律问题的不同认识和争论。

　　2、如何判断涉外定牌加工是否侵权

　　鉴于涉外定牌加工所涉法律和政策问题的复杂性，最高人民法院在2009年4月21日出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第18条专门对此问题作出规定，指出应当认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，总结审判经验，妥善处理当前外贸贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。2015年11月26日，最高人民法院在浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权再审案中，首次对涉外委托加工中商标使用行为的判断作出认定，认为，商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的行为是否容易导致混淆，要以商标发挥识别功能为前提。在该案中，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。[ 参见最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。]最高人民法院在对上述案件审理中所确认的裁判规则无疑对司法实践具有重要的指导意义。

　　笔者认为，对因涉外定牌加工引发的商标侵权纠纷的处理，要把握好以下两个关键。

　　第一，要对涉外定牌加工中贴附的标志是否属于商标使用作出准确界定。商标法意义上商标使用行为并非简单的将商标标记贴附在商品上，而是将该标识作为区分商品来源的商标来使用。商标可以在商品流通过程中发挥识别商品来源的功能，亦可以在退出流通领域、在最终用户使用过程中发挥来源识别的功能。因此，对商标使用的界定固然要考虑商标所发挥的功能，还应考虑商标使用的场域，即何种时空范围内使用商标才属于商标法意义上的商标使用。

　　第二，要准确区分正常的贴牌加工行为与加工方擅自加工、超范围超数量加工及销售产品的行为。具体而言，涉外定牌加工的商标侵权判断应当结合国外委托方所授权贴牌商标的情况、商品出口市场的情况以及贴牌商标的具体使用情况等因素进行综合考虑、个案判断。对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，产品全部出口该目的国，我国境内加工方已经尽到必要、合理审查注意义务的，原则上可以认定境内加工方的生产加工行为不构成侵犯商标权；对于境内加工方的生产加工行为构成商标侵权的情形，应结合境内加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定其应承担的侵权责任。当然，由于个案的具体情况千差万别，因此，需要在司法实践中不断总结审判经验，明晰裁判规则。

　　平行进口贸易中的商标侵权判断

　　1、商标侵权判断的实质标准

　　平行进口问题虽然涉及各国贸易政策，但本质上仍属于法律问题，即平行进口的商品是否侵害国内商标权。因此，是否允许平行进口，更多的是按照现有的侵权判断标准去认定。

　　根据我国《商标法》的有关规定，目前对于侵害商标权的判断大体上有以下一些标准：相同商品上使用相同商标直接推定构成侵权；类似商品上使用相同或者近似商标采用混淆标准；驰名商标除了上述标准，还存在淡化、丑化等侵权判断标准。

　　笔者认为，商标的最根本价值在于识别功能，保护商标是为了保护标识在商品流通或者商业活动中所发挥的功能，识别功能是基础，是根本，质量保障、广告等功能均是识别功能的延伸。在此种意义上，商标侵权判断的实质或者根本标准在于商标功能是否受到侵害。无论是混淆标准，还是淡化标准，落脚点都是商标的功能受到了侵害。当然，商标功能是一个比较模糊的概念，缺乏个案中可以适用的可操作性，混淆、淡化可以说都是判断商标功能是否受损的具体形式。因此，商标功能是否受到侵害是商标侵权判断的实质标准，对于不同的侵权行为，商标功能受损可能表现为因商品来源混淆而受到损害，也可能表现为驰名商标受到淡化、丑化，还可能表现为商誉被不当利用等等，这些都是判断商标功能是否受到侵害的具体标准。

　　2、“商品同一性”标准的坚持

　　目前，关于平行进口是否侵害商标权的探讨主要集中在是采取商标国际用尽还是国内用尽。笔者认为，在平行进口贸易中，被控侵权商品已经进口到国内，是否侵害国内商标权与商标权是否国际用尽并无必然的联系，关键在于国内商标权是否因为平行进口商品进入国内市场而可能受到损害。平行进口贸易中商标侵权的判断，不应笼统地讨论相关商标权是否已经国际用尽，而是要着眼于具体的商品，即判断进口的商品与国内流通的商品是否在质量、功能、包装等方面保持同一性。如果平行进口的商品与国内商标权人生产销售的商品具有同一性，进口商品的流通不会导致消费者混淆误认，也不会损害国内商标权的质量保证等功能，自然不存在商标侵权。如果国外市场销售的商品与国内市场销售的商品在质量等级等方面存在差异，或者商品的组成成分存在区别，从消费者认知的角度看，消费者有可能会认为国内商标权人生产销售的商品的质量发生了变化，对商标保证商品质量的功能产生不良影响，从而构成商标侵权。如在原告米其林集团总公司与被告谈某某、欧某侵犯商标专用权纠纷一案中，法院即坚持了“同一性”标准，由于日本进口的轮胎和国内生产销售的轮胎在质量等级上存在差异，有可能会让消费者产生错误的认知，甚至安全隐患，故法院认定即使被控商品确系平行进口，但仍然构成侵权。[ 参见湖南省长沙市中级人民法院（2009）长中民三初字第0073号民事判决书。]

　　进口商的法律地位及商标注册问题

　　1、进口商的法律地位并非生产商

　　关于进口商的法律地位，有观点认为，进口商品经营者销售侵权商品是该商品在商标注册国市场的初始流通，其行为与生产商的行为后果相一致，故应承担与生产商同样的侵权责任，包括赔偿责任。较一般销售者而言，进口商对进口商品是否侵犯他人商标权应负有较高的注意义务，不能以“不知道”而免赔。专利法条文和专利侵权诉讼也明确了能够提出合法来源抗辩的，不包括侵权商品的进口商，商标权保护的原理与此相同。[ 参见上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民五（知）终字第78号民事判决书。]也有观点认为，进口商品经营者并没有实际的商品生产行为，不应视为侵权商品的生产商，仍属于销售行为。专利法与商标法立法宗旨是完全不同的：专利法明确规定进口行为属于专利权控制的一种独立的行为类别；而商标法并未对商品进口行为做出类似规定，商标法中的进口行为属于商品销售行为的组成部分。[ 祝建军、魏巍：《电商采购境外商品内销的商标法定性》，载《人民法院报》，2015年7月17日，第7版。]

　　笔者认为，客观上，进口商进口商品时，商品上已经贴附了商标，进口商并未实施直接使用行为，而仅仅是将带有商标的商品进口到国内市场，因此，进口商在法律地位上仍属于销售商，如果其能证明已经尽到了相应的审核义务，且能够提供商品的合法来源，应当免除其赔偿责任。例如，进口商如果能证明其进口商品时审核了国外商标权人的权利状况，且商品与国内商品具有同一性，便无需承担侵权责任。

　　2、进口商注册商标的权利范围应受到限制

　　实践中，有的经营者专门从事进口商品代理销售，在代理过程中，将所代理的品牌抢先在国内注册，获得商标权后，仍然进口销售，并不自行生产，也没有改变进口商品的包装等，但同时，其以享有注册商标权为由，要求该商品的其他代理商停止进口销售行为。对此，有的观点认为，其他代理商进口相同商品销售的行为构成商标侵权。因为商标权具有地域性，即使其他代理商销售的是真品，但由于商标的识别功能是识别商品来源，不是识别商品真假，不能把商品的真假等同于商品来源的真假，基于维护商标注册制度的考虑，其他代理商销售相同商品的行为构成侵权。而相反观点则认为，某一代理商抢注商标后无权禁止其他代理商继续进口销售相同商品。理由：一是其他代理商销售的商品有合法来源，不会导致混淆；二是由于原告的注册商标实际上是其所代理的国外品牌，在国外的注册商标权利人有证据证明其在我国境内在先使用并已经具有了一定的知名度的情况下，国内的注册商标权人可能存在恶意抢注他人商标的情况，其无权禁止国外的商标权人在国内销售其生产的商品，也无权禁止他人销售来源于该国外商标权人的商品。还有的观点认为，进口商只是进口销售与自己注册商标相同的进口商品，并没有将该注册商标进行商标使用的意图，主观上没有把该注册商标与自己企业联系在一起，给相关公众传递的信息是贴附该注册商标的商品系境外公司的商品，没有建立商品与注册商标权的对应关系，因此，进口商销售进口商品的行为不属于商标使用，如果连续三年不使用，其他代理商无需赔偿。

　　笔者认为，进口商在代理国外品牌商品销售过程中，将所代理品牌在国内注册，注册后仍然销售原装进口商品，在国外品牌权利人没有提出异议或者没有提出宣告该注册商标无效的情况下，进口商注册的商标受到保护，但此种商标的保护范围应受到一定的限制，即商标权人不能禁止他人进口同样品牌的商品，但可以禁止他人擅自假冒进口商所注册的商标。

　　一般情况下，商标所识别的商品来源应当是商标权人，但由于进口商在注册其所代理国外品牌之前，该国外品牌的商品已经在国内进行了销售，甚至具有较高的知名度，消费者已经形成了带有该商标的商品来源于国外的心理认知。此种情况下，虽然进口商抢在国外品牌权利人之前在国内进行了商标注册，并经核准取得了商标权，但由于进口商在注册商标后，仍然从事该国外品牌商品的进口和销售，并没有自行生产，也没有对商品进行重新包装，以期改变相关公众对商品来源的心理认知，故消费者仍然认为该商品来源于国外。此时，对于其他进口商进口销售相同的国外品牌商品的行为，不能简单地认为因商品并非来源于国内商标权人进口商便一概认定构成侵权。