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来源 | 陈颖颖 上海知产法院
泉州匹克公司是注册商标“PEAK”的权利人。2005年9月，“PEAK”牌旅游鞋被授予“中国名牌产品”称号。2009年4月，“PEAK”商标在运动鞋上被国家商标局认定为驰名商标。
伊萨克莫里斯有限公司在美国申请注册了“PEAK SEASON”商标，于2010年11月由美国专利与商标局核准。
2014年8月，上海外港海关查获振宇公司申报出口美国的针织男式T恤8,424件，涉案服装“PEAK SEASON”商标标识由上、中、下三部分构成，分别为PEAK、SEASON以及BY ISAAC MORRIS LTD.，其中，PEAK字体较大。该批货物的订单系由美国的伊萨克莫里斯有限公司所发送，T恤上使用的标识设计图亦由该公司提供。
泉州匹克公司认为振宇公司、伊萨克莫里斯有限公司侵犯了其注册商标专用权，请求法院判令两被告连带赔偿其包含律师费在内的经济损失20万元。
一审法院审理后认为，振宇公司出口服装的行为系受伊萨克莫里斯有限公司的委托生产，并在服装上贴附“PEAK SEASON”商标，且所生产的服装全部销往美国，国内市场的相关公众没有机会接触到该批服装，故涉案服装标贴“PEAK SEASON”标志在国内市场上不会起到标识商品来源的作用，不是商标法意义上的商标使用。在并非商标使用的情况下，判断在相同商品上使用近似商标是否导致混淆，不具有实际意义。伊萨克莫里斯有限公司和振宇公司并未侵犯泉州匹克公司的注册商标专用权。泉州匹克公司不服，向上海知产法院提起上诉。
上海知产法院审理后认为，首先，本案有别于典型的涉外定牌加工。被上诉人振宇公司接受被上诉人伊萨克莫里斯有限公司委托，生产并出口的服装上贴附的“PEAK SEASON”标识与被上诉人伊萨克莫里斯有限公司在美国注册的“PEAK SEASON”商标虽然文字相同，但两者相比较，在样式和字体大小上均有变化，且明显突出“PEAK”，从而使“PEAK”成为该标识的主要识别部分，与上诉人泉州匹克公司的注册商标构成近似，从视觉效果上易使相关公众产生混淆。
其次，随着互联网经济的迅猛发展，网上贸易市场日益呈现出全球化趋势。根据上诉人泉州匹克公司在二审中提供的公证保全证据所呈现的消费模式，国内消费者通过“亚马逊中国”官方网站可以搜索在美国市场的商品并进行网购，“亚马逊”上传的照片可以放大从而较为清晰地看到商品标识。另外，本案庭审中，被上诉人伊萨克莫里斯有限公司也确认其在美国是“亚马逊”网站的客户，可能将从中国等地加工的服装卖给“亚马逊”，由“亚马逊”进行分销。由此可见，即便出口商品不在境内销售，也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识，必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认的问题，在此情况下，被海关查扣服装上的标识在国内市场上也会起到识别商品来源的作用。
最后，上诉人于2007年从与其法定代表人为同一人的福建匹克集团处受让“PEAK”商标之前，福建匹克集团就开始全力打造该商标的国内和国际知名度，“PEAK”品牌在全世界范围内的知晓度自2005年起逐步提升，上诉人亦持续维护“PEAK”在国内外市场的影响力，故难以排除被上诉人伊萨克莫里斯有限公司的主观故意。
据此，上海知产法院认为，被上诉人伊萨克莫里斯有限公司在相同商品上使用近似商标的行为构成对上诉人泉州匹克公司涉案商标专用权的侵害。基于“PEAK”商标的知名度，被上诉人振宇公司未尽到谨慎的注意和审查义务，应就其帮助侵权行为，与被上诉人伊萨克莫里斯有限公司承担连带责任。鉴于被控侵权服装还未进入市场流通等综合考虑，上海知产法院判决，被上诉人振宇公司、伊萨克莫里斯有限公司立即停止对上诉人泉州匹克公司注册商标专用权的侵害，伊萨克莫里斯有限公司需赔偿泉州匹克公司合理开支人民币2万元，振宇公司需承担连带赔偿责任。
法官说法
问：委托国内企业加工并全部出口至境外的商品是否就不涉及商标侵权？
答：《商标法》第48条规定了商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。这个概念明确了商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。本案庭审中，双方当事人争议的焦点也在于被海关查扣服装的标识在国内市场上是否会起到识别商品来源作用的问题。
对此，上海知产法院认为，对于涉外定牌加工所涉商标侵权行为构成与否的认定，应根据实际案情具体分析与判断，主要考虑的因素包括委托加工方在境外持有之商标与被控侵权标识实际使用形态是否相同、委托方和受托加工方的主观方面是否存在恶意等。同时，由于互联网经济带动网上贸易跨越了国界，使国内消费者可能会接触到在境外销售的商品及其标识，故在此类案件中不能一概以因被控侵权商品全部出口至境外，其贴附的标识在国内市场无法发挥识别商品来源功能为由而驳回权利人的诉请。