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作者 | 黄晖
来源 | 君策Justra
2013年商标法修改增加了第七条，即“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。虽然民法和反不正当竞争法中已经有关于诚实信用的要求，但商标法作为特别法，在商标法中予以明确也是有必要的，可以避免特别法优于普通法的托辞。值得关注的是，该条不仅规定了商标注册要遵循诚实信用原则，而且，商标使用也应当遵循诚实信用原则。下面讲两个问题。
首先说一下商标实际使用的情形对商标混淆及侵权认定的作用。最高院今年出台了新的授权确权司法解释《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《授权确权规定》），第二十五条对商标法第四十五条第一款的“恶意”进行了解释，特别提到，以“使用诉争商标的具体情形”来判断其主观意图，也就是说，判断是否恶意时，应当适当考虑诉争商标申请前、申请后的使用行为，这为恶意的判断拓宽了思路。
最高院在“威仕达玉兰”案中清楚阐释了恶意的判断。基本案情是，威仕达公司2001年申请注册争议商标“威仕达玉兰”，核定使用商品为第3类“洗发液、浴露、化妆品”等，该商标于2002年核准注册。2010年，宝洁公司请求撤销争议商标，认为争议商标是对其在先注册的驰名商标“玉兰”和“玉兰油”的模仿、复制。由于宝洁公司的申请超过了五年法定期限，需证明其在先商标为驰名商标与申请人具有恶意。2016年5月19日，最高人民法院再审判决认为，宝洁公司提出争议申请已经超过五年法定期限，但引证商标一、二在争议商标申请注册日前已经成为驰名商标；争议商标构成对引证商标一、二的摹仿、复制；威仕达公司申请注册争议商标具有恶意。
在认定“恶意”时，最高院明确指出，应该根据案件具体情节，从主观意图、客观表现等方面综合判断。本案中，威仕达公司与宝洁公司同为洗化行业经营者，引证商标一、二在争议商标申请注册日前已经具有很高知名度，威仕达公司应当知晓宝洁公司的引证商标一、二而申请注册争议商标。此外，威仕达公司在实际使用争议商标的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图之行为，亦进一步佐证该公司申请注册争议商标具有恶意。在该判决中，最高院以实际使用行为佐证恶意的认定非常重要，因为恶意的认定需要进一步的证据，而申请前或申请时的证据往往不一定容易找到或者足够确切，但恶意作为一种主观状态，实际使用的时候可能更能证明其恶意。
在海尔公司诉海宁小神童案中，被告注册了文字商标“Hiller”和“两小孩图形”商标，之后注册了企业名称“海宁小神童电器有限公司”，其中“海宁”的写法和“海尔”类似，被告实际使用的包装也和海尔的非常近似，整体印象而言，消费者很容易混淆。宁波中院确认了海尔公司引证商标的知名度事实，并认为“Hiller”和“两小孩图形”的组合使用方式已超出了注册商标正当使用的合理范畴，其实质上是一种刻意模仿的仿冒行为，违反了诚实信用原则和公认的商业道德，其行为构成不正当竞争。
法院还认为，海宁小神童和奇人电器在其产品、包装及网站上刻意采用手写体行书“海宁小神童电气有限公司”中“海宁”字样，在外观上与海尔公司的行书“海尔”商标极为近似，结合手写体“小神童”的字号，极易导致混淆；这种不规范使用企业名称的行为构成不正当竞争。
该民事判决生效后，在被诉商标的无效程序中，商评委也考虑了法院认定的恶意，最后把被告的商标无效了。 
今年一月出台的《商标授权确权规定》第十二条规定： 当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度；（四）相关公众的注意程度；（五）其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。
《授权确权规定》第十二条针对的是商标法第十三条第二款未注册驰名商标的保护，但最高院在召开新闻发布会时特别指出了，事实上，商标法第三十条关于在先注册商标的保护也涉及到混淆可能性的判断，第三十二条在先权利中比如字号或已经使用并有一定影响商标的保护也会涉及到这个问题，同样可以参照《授权确权规定》第十二条的规定来进行判断。可以推测，第十二条甚至可能也会影响到商标法第五十七条第二款“混淆可能性”的判断。
此外，该条规定的“商标标志的近似程度”、“商品的类似程度”、“请求保护商标的显著性和知名程度”，这几个“程度”用得非常好，因为这是一种比较有弹性的考量。以天气预报为例子，以前会说明天会下雨或者不会下雨，现在会说明天降水概率是80%、10%等，比直接说到底会不会降雨更科学。商标近似、商品类似、商标显著性和知名程度等，这几个因素是互补关系，例如，若商标近似程度很高，对商品类似程度等要求就可以降低。可以拿机场托运行李来打个比方：行李托运有尺寸的要求，如果把长比作商标的近似度，把宽比作商品的类似度，把高比作知名度，实际上就可以有不同的组合方式，最终需要关注的是总的体积不超过标准。照此而言，适用的弹性就会更大，主观意图和实际混淆因素都予以考虑。今后就不是仅仅先行判断商标是否近似，商品是否类似，而是先判断商标近似的程度，商品类似的程度，最后结合在先商标的知名程度以及申请人的恶意和实际混淆的情况再判断最终是否容易导致混淆。
在“联邦蜥鳄”案中，苏州中院认为：蜥鳄公司虽然辩称其所生产销售的涉案T恤、夹克衫、羽绒服里领口和吊牌上印制的图案系压缩后的第3027448号花瓣及花叶组合图形，但是由于该注册商标中间部分被紧缩并拉长，变形后的图案整体构造为左边两片上下分离的叶子，类似于鳄鱼张开的双嘴，右边一片向上翘起的叶子，类似于鳄鱼上翘的尾巴，整体标识更趋近于一条大嘴张开、尾巴上翘的象形鳄鱼形象。
并且蜥鳄公司在部分吊牌、产品包装袋及公司网站等处所标识的图形颜色亦为绿色，结合其图案形态，易使消费者将其误认为是拉科斯特公司拥有的第1318589号指定颜色为绿色的鳄鱼图形。故蜥鳄公司所使用的图案客观上与拉科斯特公司的第141103号及1318589号“鳄鱼”图案已构成近似。
加之蜥鳄公司实际在图形下方还醒目标注了“联邦蜥鳄”文字及拼音字母，更易引导消费者将上述图形与鳄鱼类动物产生联想，而偏离其花瓣图形本身的寓义。
结合蜥鳄公司将其有权使用的第3027448号和第3331430号注册商标均进行变异处理，并将注册商标标识仅标注于图形右上方等情节，其误导消费者的主观故意较为明显。
且组合标识客观上也并未能将其与“鳄鱼”注册商标显著区分，相反还会引起消费者产生其与“鳄鱼”商标持有人之间的联想和误认。 
也就是说，变形使用的商标结合被告的主观故意和实际使用行为已足以产生混淆，因此构成侵权。
在下面的“恰实”商标撤销案中，商评委认为，注册商标“恰实”在实际使用时为繁体“恰實”，与“怡寶”商标近似，属于恶意注册，应予撤销。 
在“川沱”商标撤销案中，商评委认为，争议商标“川沱”与“沱”字体相近，双方均为四川省企业，“川”易被理解为“沱”的地域修饰词，而且，争议商标在实际使用过程中为“川沱牌酒”，与“沱牌酒”相近，更容易导致消费者混淆误认，应当予以撤销。 
在著名的服装品牌cK对组合商标“CK CREACIOUNES KENNYA”提起异议时，原告cK提出，被告在实际使用该组合商标时，采用的是小写的“c”和大写的“K”的使用方式，整体比较突出。欧盟法院判决，该问题不在异议程序中解决，如果确实有这样实际使用的情况，应当在无效程序中解决。这是由欧盟法院处理恶意问题的程序设置导致的，以作为绝对理由的恶意是无效的理由，但不是异议的理由，所以在程序上受到一定的限制。
但在可口可乐公司诉Mitico公司注册的“Master”案中，欧盟法院支持了可口可乐的主张，法院认为，申请商标Master与引证商标Coca Cola在呼叫和概念上不近似；视觉上也有差别，但是由于都使用了相同的、当代商业活动中非常用的字体，因而当二者作为整体呈现时，视觉上又存在一定程度的近似；这种整体的视觉近似与视觉、呼叫和含义上的区别相抵后仍略胜一筹；申请商标指定使用的第29、30和32类上的产品通常在自助商店进行销售，最终会导致相关公众将二者联系起来。此外，法院还认定，Mitico公司的网站上所示的产品包装显示申请人存在不正当利用和攀附原告商标知名度的意图。协调局无视这部分证据是错误的，如果某标志的使用会造成危害，该注册申请就不应得到核准。法院最终裁定申请商标不应予以注册。在欧盟这个判决中，实际上将申请商标的实际使用情况纳入了联想判断以及驰名商标的保护中。 
最后说一说变形使用对注册商标的效力的影响问题。商标法第四十九条第一款规定：商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。
商标法第四十九条第一款是关于变形使用的撤销问题，这是商标法中一个比较特殊的条款，应该到目前为止从来没有适用过，实际上，我们认为这一条现在应当激活适用了，但由于该条在规定上有些不完善的地方，实际适用中比较困难。
在EXING鳄鱼图形案中，最早注册的是“EXING鳄鱼图形”，后来该商标在实际使用过程中不断变换它的形态，首先是增加鳄鱼的颜色，然后是都变成绿色，实际使用时是图四的形状，而且，该店面是做成霓虹灯的样子，到了晚上，左边的霓虹灯会坏掉，所以看起来和真的鳄鱼一样。这给起诉带来了难度，白天就恢复原样，工商局查处可能会制止一下，但它始终在打擦边球。 
对于这种变形使用，按照权利冲突司法解释第一条第二款规定，即“原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理”,以及上面联邦蜥鳄的判例来看，是可以认定侵权的，但他打一枪换一个地方，使权利人不胜其扰那么，这种情况能不能从根本上予以解决？
相比我们商标法第四十九条第一款的规定看，台湾地区的商标法第六十三条做了很有意思的规定，即“商標註冊後有下列情形之一者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或函附記,致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似,而有使相關消費者混淆誤認之虞者。【…】被授權人為前項第一款之行為,商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者,亦同。”
也就是说，自行改换商标如果造成与他人商标相同近似，可能导致消费者混淆误认，这个商标可以依职权或者依请求废止它的注册。这样这一条还有一个重要规定，被授权人做前项第一款行为的时候商标权人明知可得而知而不为反对之表示者亦同。最后这个商标也可能得到撤销，这可能是更加便捷和根本的解决方法，也是从兑现最早的商标使用中间要遵循诚实信用原则的要求。