来源 | 知产力
编译 | Bruce
利盟总部位于美国肯塔基州莱克星顿,是一家知名的打印机生产商。据利盟官网描述,利盟公司成立于1991年,主要为客户提供成像和输出技术解决方案以及打印管理服务,产品和服务覆盖全球170多个国家/地区。而Impression公司是位于美国西弗吉尼亚州查尔斯顿的一家小型企业,该公司从消费者手中购买空的利盟碳粉盒,将其翻新后再以低于利盟的价格转售给公众。
当地时间5月30日,美国最高法院针对打印机生产商利盟公司(Lexmark International Inc)与美国一家小型企业Impression公司(Impression Products Inc)之间有关碳粉盒的专利纠纷做出裁决,认为利盟一旦将这些碳粉盒出售给公众,就用尽了其中的技术专利权利,不论首次销售发生在美国国内还是国外。
2010年,利盟在美国俄亥俄南区联邦地区法院起诉了Impression,称由于其明确声明了其“回收计划”中的碳粉盒产品不得再次使用或转售,保留了碳粉盒的专利权,因此Impression将利盟碳粉盒翻新重售的商业模式侵犯了其碳粉盒专利。
经过审理,地区法院认为Impression可以转售利盟在美国国内销售的“回收计划”碳粉盒,但对于“将利盟那些首次销售在美国以外的碳粉盒进口至美国国内进行转售”应当负有赔偿责任。
利盟提出了上诉。联邦巡回上诉法院对该案进行了全席审判,并于2016年2月12日做出判决,维持原判。联邦巡回上诉法院在判决中援引了其在1992年做出的判例Mallinckrodt v. Medipart和2001年的判例Jazz Photo v. ITC,而并没有采纳最高法院在Quanta Computer v. LG Electronics和Kirtsaengv. John Wiley & Sons两个判例中的观点。联邦巡回上诉法院认为:
(1)如果购买时专利权人已经向消费者明确了销售限制条款,那么专利权人就可以限制专利产品的转售;
(2)当专利权人在美国以外销售产品时,并不会用尽其专利权。
该案上诉至美国最高法院后,最高法院于2017年3月21日进行了开庭审理。5月30日,最高法院以7比1的投票结果推翻了美国联邦巡回上诉法院做出的利于利盟的判决。判决意见书由美国最高法院首席法官约翰·罗伯茨(John Roberts)执笔。
美国最高法院在判决意见书中认定:
(1)利盟在美国国内销售的“回收计划”碳粉盒用尽了其专利权。无论专利权人声称施加了什么限制条款,只要专利权人售出产品,即用尽了其在该产品中的专利权。由此,即使根据合同法利盟与其客户之间的合同清晰且具有强制力,这些合同也并不能让利盟保留其已售产品中的专利权。
(2)对于利盟在美国以外销售的、后被Impression自购买者手中回收并进口至美国国内的碳粉盒,利盟不能起诉Impression侵权。当专利权人的产品在美国以外被授权销售时,就如同在美国国内销售一样,用尽了其专利权。
美国最高法院最终撤销美国联邦巡回上诉法院原判,并发回由联邦巡回上诉法院根据此次最高法院的判决意见重审。
鲁思·巴德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)法官对该案持有部分异议。她认同利盟在其与客户的合同中的售后限制条款是不影响专利权利用尽的,但是表示,专利权人仍可以主张他们售往国外的商品的专利权。
此次判决对美国药品研发生产者来说可能是一次打击。代表辉瑞、礼来等制药公司的行业组织“美国药物研究和生产商协会”(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America),强烈要求法院确认药物在经过国外销售后仍然受美国专利权保护。他们表示,转售者可能在贫困国家以折扣价购买其药物,然后再进口回美国。
Impression的律师安德鲁·平卡斯(Andrew Pincus)表示,此次最高法院的判决“将Impression这样的创业公司从诉讼的威胁中解救了出来”,“让他们得以参与二级市场中的竞争,为客户提供物美价廉的商品和服务。”
利盟高级副总裁兼法律总顾问鲍勃·巴顿(Bob Patton)称,利盟对该判决表示失望,认为根据合同法,利盟的售后限制“清晰且具有强制力”。
这起纠纷由于对国际贸易存在潜在影响,也受到了英特尔、Vizio等美国科技和制药行业的高度关注。美国最高法院的这次判决或将让制造商和制药公司更难控制他们产品的再次使用或转售。