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来源 | 郑斯亮中国知识产权报
近日，上海知识产权法院就福建泉州匹克体育用品有限公司（下称匹克公司）起诉伊撒克莫里斯有限公司（下称伊撒克莫里斯）、无锡市振宇国际贸易有限公司（下称振宇公司）侵犯商标权一案作出终审判决，判令两被告立即停止侵权，伊撒克莫里斯赔偿匹克公司经济损失2万余元，振宇公司承担连带赔偿责任。
近年来，因涉外定牌加工引发的商标争议屡见不鲜。对此，有专家表示，涉外定牌加工是否构成商标侵权与商标使用的认定有关，如果涉外定牌加工构成商标使用且符合我国商标法商标侵权判断标准的，则构成商标侵权。反之，如果涉外定牌加工不构成商标使用，则不会构成商标侵权。
定牌加工引发纠纷
据悉，1994年2月7日，泉州丰登制鞋有限公司在核定使用商品为25类“鞋，服装”注册“PEAK及图”商标。2005年7月14日，该注册人变更为福建匹克集团有限公司。2007年8月7日，匹克公司通过受让获得该商标。2009年9月28日，匹克公司在第25类“服装，鞋”等核定使用商品注册“PEAK”商标。
2014年8月，匹克公司收到上海海关《确认知识产权侵权状况通知书》，告知匹克公司上海外港海关查获振宇公司以一般贸易方式申报出口美国的标有“PEAKSEASON”标识针织男式T恤8000余件，商品上标有“PEAK”标识，涉嫌侵犯匹克公司在海关总署备案的知识产权。
据了解，“PEAKSEASON”商标由美国专利与商标局于2010年11月2日核准注册，注册人为伊萨克莫里斯，商标核定使用范围为国际分类第25类针织类、T恤衫、制服等产品。2014年6月，伊萨克莫里斯向振宇公司发送订单，且订单的标签和吊牌为“PEAKSEASON”。
2014年11月，匹克公司将振宇公司和伊萨克莫里斯诉至上海市浦东新区人民法院（下称浦东法院），请求法院判令两被告立即停止侵权，并赔偿经济损失20万元人民币等。此外，匹克公司还提出诉讼保全，扣押该批振宇公司的出口货物。
浦东法院经审理认为，涉案商标“PEAKSEASON”与匹克公司注册商标“PEAK”近似，判断是否侵权需要以导致相关公众混淆为条件。振宇公司出口服装的行为系受伊萨克莫里斯的委托生产，所生产的服装全部销往美国。虽然被海关查扣的服装使用了“PEAKSEASON”标识，但该服装并未投入中国国内市场流通，国内市场的相关公众没有机会接触到该批服装，故该标志在国内市场无法发挥标识商品来源的功能。涉案服装标贴“PEAKSEASON”标识在国内市场上不会起到标识商品来源的作用，不是商标法意义上的商标使用。据此，法院认为，伊萨克莫里斯和振宇公司未侵犯匹克公司的注册商标专用权，驳回匹克公司的诉讼请求。此外，匹克公司需赔偿伊萨克莫里斯经济损失13万元人民币。
终审判决侵权成立
匹克公司不服一审判决，随后向上海知识产权法院提起上诉。
匹克公司上诉称，“PEAK”商标在市场上具有较高知名度，振宇公司在接受委托生产时未尽到审查注意义务。涉案服装上的标识分上下两排排列，上排放大了“PEAK”四个字母，使消费者误以为下排明显小很多的“SEASON”是“PEAK”品牌下的型号类别或其他衍生品牌。另外，整个商标标识的主要识别部分为“PEAK”，与匹克公司的注册商标完全相同，对消费者而言足以造成混淆。此外，两被告在知晓匹克公司拥有“PEAK”注册商标的前提下，仍然设计、生产带有突出“PEAK”字样标识的服装，其主观上具有恶意。
振宇公司辩称，作为加工企业，振宇公司能够辨清“PEAK”和“PEAKSEASON”含义不同，且从同行处了解到，伊萨克莫里斯曾在中国其他地方有过同类加工情况并顺利出口，故振宇公司已尽到注意义务。
伊萨克莫里斯辩称，“PEAKSEASON”商标与匹克公司的“PEAK”商标在读音、形状、词义等各方面均不相同；伊萨克莫里斯委托振宇公司制造的带有汉语直译为“旺季”商标的服装，全部出口至美国并不在中国境内销售，伊萨克莫里斯的行为不会对匹克公司所拥有的“PEAK”商标专用权带来混淆的损害后果，故不应承担相关责任。
二审法院经审理认为，涉案服装上贴附的商标明显突出“PEAK”，从而使“PEAK”成为商标“PEAKSEASON”的主要识别部分，与匹克公司的注册商标构成近似，从视觉效果上易使相关公众产生混淆。此外，基于“PEAK”商标的知名度，振宇公司作为受托方，并未对委托方在境外的商标及受托使用形态施以更为谨慎的注意和审查义务，使得涉案服装上贴附了与匹克公司“PEAK”商标构成近似的标识。另外，因存在通过互联网可购买到已出口至境外商品的可能性，会引起国内相关公众混淆与误认，故伊萨克莫里斯在相同商品上使用近似商标的行为构成对匹克公司涉案商标专用权的侵犯，应承担停止侵权等民事责任，振宇公司应就其帮助侵权行为承担连带责任。
未雨绸缪谨防侵权
事实上，因涉外定牌加工引发的商标纠纷已屡见不鲜。此类纠纷中，如何认定涉外定牌加工是否构成商标侵权，又该如何认定加工商的相关法律责任？对此，广东外语外贸大学法学院教授王太平表示，涉外定牌加工是否构成商标侵权与商标使用的认定有关，如果涉外定牌加工构成商标使用，且符合我国商标法第五十七条第一项或第二项的商标侵权判断标准的，则涉外定牌加工构成商标侵权。反之，如果涉外定牌加工不构成商标使用，不管是否符合商标法商标侵权判断标准，则不会构成商标侵权。
在商标侵权判断中，涉外定牌加工是否构成商标使用，王太平认为，这属于一个商标保护的政策性问题，且有存在的理由。较强的商标保护政策支持将涉外定牌加工界定为商标使用，而较弱的商标保护政策支持将涉外定牌加工界定为不构成商标使用。那么，涉外定牌加工企业该如何避免此类纠纷？对此，王太平建议，国内定牌加工企业在接受委托时一定要进行商标检索，如果能得到国内商标权人的同意，就能够事先避免商标侵权的风险。