合肥知识产权律师网
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：刘兴彬 广州专利律师
IPRdaily导读：专利侵权律师函（以下称“律师函”或“函件”）也不是谁想发就能轻易发的，弄不好就很有可能自摆乌龙，不但起不到预期的发函效果，还有可能适得其反。所以：找专业人，做专业事。
近日看到一份公开的外观设计专利无效宣告请求审查决定书（第31994号，案件编号：6W107776），引起笔者注意的是请求人提交给专利复审委员会的一份无效证据是来自专利权人的律师函，在该法律函件中，专利权人指控请求人于2015年开始生产并销售两个系列的产品，而所述产品所使用的外观设计专利已由现权利人于2016年向国家知识产权局提出申请并获得授权，遂要求请求人立即停止侵害其专利权的行为。
很明显，撰写这份律师函的律师应非专利业内人士，否则在其专业知识结构中不可能没有专利“新颖性”的概念，以致其在律师函中直接承认己方专利方案已在申请日之前就公开了，根据我国专利法第二十三条第一款对外观设计新颖性的规定，该外观设计方案是不符合授予专利权条件的。
实际上，在我国外观设计专利数据库中有着相当一部分授权专利属于这种情况，即申请人在专利方案被公开后才申请专利，根据法律规定，这种缺乏新颖性的方案是不能获得授权的，但由于我国现行对外观设计只进行形式审查的制度，往往使这类专利得以获得授权，又因为在先公开的证据或者线索通常由专利申请人掌握，他人即使想无效掉该不应授权的专利，往往也是苦于不能搜集到合适的、充足的在先公开证据而束手无策。
这次倒好，专利权人在发送律师函警告他人侵害其专利权的同时也给对方送上无效己方专利的有力证据，因为根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，这种情况应属自认，无需对方提供证据予以证明。这就好比专利权人高举砍刀，口中断喝：“若不交保护费，先吃我纸糊一刀”一样，结局可想而知，对方不但不会因为受到恐吓而交保护费，而是连你手中那纸糊大刀也顺便给戳破了。
由此可见，这专利侵权律师函（以下称“律师函”或“函件”）也不是谁想发就能轻易发的，弄不好就很有可能自摆乌龙，不但起不到预期的发函效果，还有可能适得其反。
那如何才能有效避免类似乌龙事件呢？答案是：找专业人，做专业事。
古代兵刃十八般，当今武器不胜数。每种兵器均有其自身特点，不熟悉某种兵器的人是不能有效使用从而使其产生应有威力的，就像使惯了刀的刀客不能让他耍软鞭，驾驶坦克的士兵不能让他操纵潜艇一样，由于不专业地使用导致不能发挥兵器的威力事小，要是因为不专业而伤到自己就大事了。
常说专利是现代企业市场竞争中的一种武器，同理，使用这种武器也需要专业人士，最好是即熟悉专利又懂法律的专利律师，上文所说的律师函（也有 “警告函”、“告知函”或“通知函”等称呼）只不过是专利武器使用中的一个招式，虽然该招式类似“投石问路”那样简单，但其中亦有奥妙，不解其意的人用起来出现乌龙事件还真不稀奇。
笔者在工作中接触、处理过很多有关专利侵权纠纷律师函的案件，有境内的，也有国外的，有代专利权人发出去警告别人侵权的，也有代被警告侵权者回复的，其间林林总总各式各样，也算总结了一些经验教训。
那如何处理专利侵权律师函事宜才算比较专业呢？
像这种律师函通常篇幅不长，一般也就两三页，主要内容无外乎以下几点：
1.我是谁或我受谁委托；
2.我拥有什么专利权；
3.我发现你的产品或使用的方法落入我专利权的保护范围；
4.根据法律规定你没有获得我的许可就构成侵权了（有时还列举已经维权成功的案例）；
5.你要立即停止侵权或者赶快联系我协商专利许可事宜，否则你麻烦大了；
6.回函期限，回函地址及联系方式；
7.附件（一般为权利证书、侵权证据或在先维权成功案例文书等）。
虽然律师函体现在纸面上的工作量并不大，好像一个小时可以出几份，但其实为了撰写出一份专业的专利侵权律师函，专利律师在纸面以外还需要做大量的工作，并非短时间便可轻松简单搞定的，主要包括以下几项内容：
一了解发函动机
任何有规划的行动都是有动机的，专利权人（或利害关系人）向涉嫌侵权者（企业、组织或个人）发送律师函，目的多种多样，目的不同决定了律师函具体撰写内容上的差异，比如对在行文措辞、诉求表达、发函对象以及发函范围等方面的不同处理，专利权人发函动机通常有以下几种：
1.自力救济维权
众所周知，知识产权维权难度大，成本高，周期长， 虽发现市场上有侵权行为，专利权人往往也会出现畏难情绪，采用速度快、成本低的自力救济方式是很多专利权人乐于先行尝试的维权策略，而自力救济的主要表现形式之一就是先发送律师函，以期能以通知、喝止、协商或合作等方式简单快捷地解决专利侵权纠纷。
自力救济维权虽省钱、省力、省时间，但效果往往不乐观，根据笔者以往经验，专利权人发出律师函后，十份之中能有一两份收到回复就已经不错了，而能回函或联系权利人通过友好协商洽谈专利许可或技术合作的情况更是少之又少。
2.公力救济维权的前奏
当今专利侵权纠纷案件仍以公力救济为主要手段，即通过司法途径或行政途径借助公权力强制性地解决专利侵权纠纷。司法途径是指通过向法院起诉侵权行为而获得救济；行政途径是指向知识产权局等行政机关或快速维权中心等职能机构进行侵权投诉，要求查处侵权行为，也可以向海关总署进行海关备案以期海关查扣进出口的侵权产品等。
公力救济途径维权虽费钱、耗力、时间长，但效果一般较好，发送律师函通常是专利维权策略中的一环，即发函通知对方侵权后如果其仍不停止侵权行为，若最后裁决结果构成侵权，则有可能因此而加重对侵权者的惩罚力度，是要求法院加大赔偿额的一个重要考量因素。
3.在新兴市场中圈占较大份额
有些专利产品生命周期比较短，如果采用公力救济手段进行维权，等到裁决结果出来时（短则半年，长则几年）市场很可能分割大局已定，从而使该维权结果丧失了市场竞争上的应有之意，最后权利人可能落得钱花了，精力耗了，时机过了，市场也没有了的结局。
在上述情况下，通过向市场上涉嫌侵权的竞争对手或经销商发送律师函，可在一定程度上减轻侵权行为的泛滥，使侵权者有所顾忌，从而降低专利侵权行为给权利人带来的不利影响，最终有助于专利权人在新兴产品市场上进行开疆拓土。
4.增加中标机会
在项目招投标中，竞标企业之间的竞争是你死我活地争斗，如果某企业手握相关产品或方法的专利权，在这个节骨眼上没有理由不用一下。
在招投标之前或过程之中，向竞标对手或招标方发送专利侵权律师函，以警告对手和提示招标方，在一定程度上会影响到专利权人的中标机会（某些情况下是有决定性作用的）。
5.促进技术合作
当今科技发展日新月异，几乎没有哪家企业可以独占某个领域的所有技术，因此技术合作是现今乃至未来企业发展的大趋势。
如果专利权人想与行业内某友商进行技术合作或专利交叉许可，通过发送律师函的方式友好地提醒一下友商，很有可能就此揭开了两家友好合作的序幕。
当然，一些技术特点比较突出的小型创业公司通过发送专利侵权律师函的方式被行业巨头发现，进而导致被收购的例子也不在少数。
诚然，上述列举的几个主要发送律师函的动机都要以维护己方的合法权益为出发点，不能基于不诚信的缺乏商业道德的不正当竞争的意图，否则就有可能玩儿过界，导致自摆乌龙了。
二核实权利基础
律师接受委托发送律师函，需要调查核实的第一件事就应该是委托人是否有权利进行委托，即看一下委托人是否是所涉专利权的权利人或利害关系人，再者就是需要核实所涉专利权的法律状态，看其是否依然有效。
在实际工作中曾遇到过很多没有权利基础就要求发送专利侵权律师函的委托人，例如：
1.没有任何专利权，只因发现别人的产品跟他做的一样；
2.专利处于申请阶段，还未获得授权；
3.专利权已被宣告无效，或仍处于专利确权的行政诉讼程序中；
4.专利权已过保护期限。
如果没有权利基础，无论委托人的动机有多么纯洁，也无论“侵权”情况有多么紧迫，都是不能发送律师函的。
另外还有一种情况，就是实用新型或外观设计专利权经专利检索报告或专利权评价报告评价稳定性较差，该种情况权利人虽拥有有效的专利权，具备发送律师函的权利基础，但在发送律师函之前也需衡量再三，谨慎发送。
三研究被控产品
专利侵权律师函不能笼统地警告别人的产品侵犯了专利权，要有明确的指向性，即要明确地告知接收函件的企业其哪些具体的产品涉嫌侵犯了专利权，要具体到产品名称及型号，并告知其实施了什么侵权行为，比如是制造、销售、许诺销售、使用还是进口等。
在撰写律师函之前不对被控涉嫌侵权产品进行研究和分析是不负责任的，因为这属于对侵权事实的基本调查，如果事实都搞不清楚，就不要期望专业结论的合法和正确了。
四侵权分析判断
在研究分析被控涉嫌侵权产品的基础上，根据对涉案专利权利要求保护范围的界定进行简易地技术特征比对，看被控产品所采用的技术\设计方案是否落入涉案专利权的保护范围，这也是最能体现专利律师专业水平的部分，唯有在经过专业判断构成专利侵权的情况下，才可建议委托人发送律师函。
五涉嫌侵权者调查
律师函是要发送给涉嫌侵权者的，让目标接收人收到函件是对受委托人最起码的要求，这项工作看似简单，但在某些情况下也会给发函律师带来不小的障碍。一种情况是涉嫌侵权者是个人或小企业，专利权人提供的地址或从公开渠道查询到的地址有时已经过期，或有时干脆就是假地址，函件发过去就因查无此人而被退回来；另一种情况是涉嫌侵权人是很大的企业，如果不事先搞清楚应该发给哪个地区的哪个部门或哪个具体的负责人，律师函往往不是被退回就是有去无回。
所以，调查清楚准确的目标发函地址和具体的接收人是律师函发送过程中的一项重要工作内容。
六发函后果评估
发送律师函的最终目的是维护专利权人的合法权益，如果因为发送律师函反而有可能使专利权人的利益受到损害，则这个函件是否应该发送就需慎重考虑了。
所以，在发送律师函之前根据对所掌握情况的分析，对发函行为可能会给专利权人所造成的影响进行评估是很有必要的。
一般来讲，因发送律师函可能会给专利权人造成的不利影响主要有以下几种情况：
1. 打草惊蛇，引起防范
发送律师函就是明确告诉涉嫌侵权者：你侵犯了我的专利权，我已经注意到你了，你现在很危险。这在某种意义上就是提醒侵权者赶紧准备专利侵权纠纷的应对工作，十分不利于权利人后续维权计划的推进。
如专利权人有维权的总体规划和决心，最好在发送函件之前就先做好侵权证据和赔偿证据的固定工作，以消除因侵权者销毁、隐藏证据给后续维权所带来的不利影响。
2.不侵权之诉，改变管辖
根据法律规定，发送专利侵权律师函是被控侵权人向法院提起不侵权之诉的一个理由，专利权人因此有可能被拖入其不愿进行的冗长的司法诉讼程序中，而且还将选择管辖法院的权利拱手让给了对方。
因此，在发送函件之前就需要制定好相应的后续行动策略，以应对上述可能发生的不利局面。
3. 燃起战火，引火烧身
上文我们提到对涉嫌侵权者的调查，调查内容除了具体收件地址或联系方式外，关键还要调查一下对方所拥有专利权的情况，因为是同行业竞争者，如果对方在相同技术领域拥有大量专利权，则发函委托人的产品也很有可能侵犯对方的专利权（这种情况笔者就处理过）。故很有可能因为这封律师函使发函委托人引起对方注意，从而燃起专利战火，招致烧身之祸。
面对这其中的风险，不进行预先风险评估和制定风险控制策略，最好不要贸然发函。
4.措辞不当，涉嫌不正当竞争
以往发生的案例中，有不少不正当竞争的案件缘由就是由发送律师函引起的，这主要是因为发函人在撰写律师函时未对案件情况进行客观调查与核实，或没有尽到应有的审慎注意义务，在律师函中的措辞有不客观的情况，或有侵犯他人名誉或诋毁他人商誉之嫌，从而引起接收函件者的反戈一击。
由于发送律师函而引起对方反诉，被拖入司法诉讼纠纷之中，这肯定不是发函委托人所期望的结果，所以，在撰写专利侵权律师函时，时刻要提起足够的注意，以防构成不正当竞争。
七发函证据留存
发送律师函是一个法律行为，若要其产生所期望的法律效果，则需要对能证明该行为的证据予以留存或固定，比如保留律师函件的备份、快递单据、签收记录等，还可根据该发函行为的重要程度采取公证的形式予以固定。留存该证据不但是受委托发送律师函工作的一部分，而且也可为以后可能进行的专利侵权纠纷程序提供证据，以证明侵权人在明知的情况下仍继续侵权，彰显其恶意，当然，在某些情况下也可作为证明因此而起的不侵权之诉是否符合起诉条件的证据。
八后续沟通工作
如上文所说，有一部分发出的律师函是可以得到回应的，一些回应主要是说明被控产品不构成专利侵权的，也有一些回应是有请求专利许可或技术合作意向的，根据不同的回应，发函律师应将对方的意思转达给委托人，并提出相应建议，协助委托人处理后续事宜。
讲到这里，大家是否觉得发送专利侵权律师函具有一定专业技术含量呢？是否仍认为谁都可以处理专利侵权律师函呢？是否能找到乌龙事件的根本原因了呢？