从一起外观专利侵权案被告的有效防御得到的启示

  来源 | 知产力

  作者 | 李向东 恒都律师事务所

  出师不利

  专利号为201030153865.4、名称为“前置过滤器(DJS-1-3T)”的外观设计专利(以下简称涉案专利)历经5次无效宣告程序,国家知识产权局专利复审委员会(以下简称复审委)作出的决定均维持专利权有效。专利权人也据此在多地法院提起侵权诉讼,包括海尔、艾欧史密斯等很多国际、国内知名企业纷纷中招。

  其中,一家国际著名水产品品牌A公司也在上海知识产权法院被控侵犯该专利权,案号为(2016)沪73民初252号(以下简称252号案),A公司找到恒都所代理该案。此时,笔者正在代理一家国内著名冰洗品牌H公司对涉案专利提起第6次无效宣告,且分析认为涉案专利很可能被宣告无效,为了争取时间,对该案提起了管辖权异议。但是,在管辖权异议期间,涉案专利被再次维持有效。专利权人也信心倍增,以新证据再次在上海知识产权法院对A公司提起新的侵权诉讼,案号为(2016)沪73民初366号(以下简称366号案)。

  迎来转机

  恒都律师团队全面分析了前6次无效宣告决定及相关证据,认为其中部分证据是可用的,但是鉴于前6次无效决定均未提起行政诉讼而已经生效,复审委相关认定具有一定的约束力,如果缺乏有力的新证据很难推翻既有认定。而专利文献证据经过6次无效基本已近穷尽状态,建议客户从使用公开证据的角度寻找突破口。

  经过不懈的努力,终于检索到一则专利权人的网络宣传新闻报道,是专利权人在公司年会上对其产品的宣传展示,对相关网页进行了公证证据保全。为了加强该证据的证明力,在请相关网站出具证明材料的基础上,还在国图检索到该公司年会的文字报道相互印证。

  在据此提起了对涉案专利的第7次无效宣告后,恒都代理客户提起了366号案管辖权异议。而252号案管辖权异议二审裁定驳回,进入了实体审理;同时也根据再次无效提起了中止审理申请,但是法院认为该案经过6次无效均维持有效,权利比较稳定,没有同意中止审理。但是庭审中,还以再次无效中的证据做现有技术抗辩,从结果上看确实影响了法官的心证,至少法官会感觉到专利被无效的可能性很大,开庭后9个多月也未作出判决,显然是在等无效决定的结果。

  全面获胜

  复审委在第30219无效宣告请求审查决定中认定,专利权人在公司年会上对其产品的宣传展示构成了使用公开,并以此证据与其他对比文件的结合成功地无效掉涉案专利(笔者另外一篇文章《广告是一把双刃剑》对该案有比较详细的介绍)。

  上海知识产权法院收到恒都提交的无效决定后,很快做出裁定,252号案、366号案均驳回起诉,A公司获得了全面胜诉。

  通过该案可以看出,专利侵权案件中被告的抗辩方向是多方位的,除了不侵权抗辩、现有技术(现有设计)抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩等,无效对方专利也是一个非常重要的抗辩手段,其中无效证据也是可以作为现有技术抗辩的证据来使用的,无疑是一种双保险。