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来源 | 郑斯亮 中国知识产权报
专利权终止，孰是孰非？
近日，江苏省高级人民法院（下称江苏高院）对昆山睿基新能源科技有限公司（下称睿基公司）与中信博新能源科技（苏州）有限公司（下称中信博公司）因未按时缴纳年费而导致专利权被终止的损害赔偿纠纷上诉案作出判决，判令中信博公司承担向睿基公司赔偿损失的民事责任，赔偿睿基公司50万元。
近年来，司法实践中存在大量专利申请权属或专利权属纠纷案件。此类案件中，在法院判决之后专利权属变更完成之前，专利权人应承担何种义务，引起了广泛关注。对此，专家表示，专利权的行使及专利权人承担义务的主体都应当是国家知识产权局登记和公告载明的权利人，权利人应对专利权按照诚实信用原则进行妥善维护，由于其故意或过失给专利权造成的损害，应由其承担相应的法律责任。
专利权属引纠纷
据悉，2012年8月2日，睿基公司向国家知识产权局提交了名称为“太阳双轴跟踪支架”的外观设计专利申请。2012年9月26日，睿基公司与中信博公司签订《专利申请权转让合同》，约定将涉案专利申请权无偿转让给中信博公司。中信博公司于2012年11月8日向国家知识产权局提出著录项目变更请求，请求将涉案专利申请人变更为中信博公司。2012年11月19日，国家知识产权局发文将涉案专利申请人变更为中信博公司。2013年11月6日，江苏省昆山市人民法院（下称昆山法院）作出（2013）昆知民初字第0142号民事判决（下称142号判决），认定睿基公司和中信博公司之间签订的《专利申请权转让合同》系中信博公司法定代表人蔡某违反其作为睿基公司高层法定义务所签订，依法认定合同无效。该判决已生效。
2014年4月17日，国家知识产权局向中信博公司发出专利权终止通知书，明确涉案专利于2013年8月2日终止。据此，睿基公司将中信博公司诉至江苏省苏州市中级人民法院（下称苏州中院）。睿基公司表示，涉案专利在中信博公司名下期间，中信博公司明知专利权在不缴纳年费的情况下，会导致专利权失效，却怠于履行缴纳专利年费的义务，导致专利权失效且无法恢复，给睿基公司造成了巨大的损失。睿基公司要求中信博公司赔偿其专利价值及丧失专利所遭受的损失共计500余万元。
中信博公司主张，其在签订和履行《专利申请权转让合同》中不存在违约或过错，该合同无效的责任应由睿基公司自行承担；合同无效后应恢复的是专利申请权，而专利申请权没有丧失，故不存在睿基公司丧失专利所受损失；昆山法院确认《专利申请权转让合同》合同无效的判决于2013年12月31日生效，涉案专利权利状态和缴费情况亦属于公开信息，睿基公司明知专利费用是否缴纳情况，却在昆山法院判决生效后怠于向中信博公司主张返还或凭生效判决自行向国家知识产权局申请变更专利权人或缴纳年费，导致涉案专利权被终止，睿基公司应承担全部责任，不应就该扩大损失向中信博公司主张赔偿。
苏州中院经审理认为，《专利申请权转让合同》已被生效判决确认无效，据此，应认定自始未发生涉案专利权转让的效果。涉案专利虽从形式上在国家知识产权局登记的专利权人仍为中信博公司，但真实权利人自2013年12月31日昆山法院判决生效之日起即应确定为睿基公司。142号判决生效时涉案专利尚在存续期间，但睿基公司却未及时提出变更，致使专利权被终止，相应的后果亦应由其自行承担。据此，法院判决驳回睿基公司的诉讼请求。
责任主体再认定
睿基公司不服一审判决向江苏高院提出上诉称：专利权人的变更应以国家知识产权局的著录项目变更为准，并不以《专利申请权转让合同》被宣告无效而发生专利权人变更，故涉案专利的专利权人仍应当是中信博公司，缴纳专利年费的义务应当由中信博公司承担。中信博公司负有维护专利权的有效性和完整性的义务，即缴纳专利年费使专利不至于失效的义务。在国家知识产权局通知了中信博公司专利年费缴纳不足和专利权终止需要恢复等事项的情况下，中信博公司既不按照通知履行相关义务，又不将上述情况通知睿基公司，最终导致涉案专利因未缴纳年费而失效，存在明显的主观恶意。
中信博公司主张，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
二审法院认为，中信博公司基于《专利申请权转让合同》而取得的涉案专利权，在该合同已被人民法院判决无效后，应当返还给睿基公司。此外，在《专利申请权转让合同》已被人民法院生效判决宣告无效、涉案专利权应予返还的情形下，中信博公司应当遵循诚实信用原则，就涉案专利权返还相关的事宜，承担相应的协助、通知义务，但中信博公司并未妥善处理合同被无效后的相关事宜，对涉案专利被提前终止存在过错。因此，睿基公司对涉案专利权因未缴足年费而失效的损失不应承担过错责任。而本应返还睿基公司的涉案专利权因中信博公司的过错，导致睿基公司不能再拥有该专利权，故应视此为睿基公司的损失。中信博公司需为此承担向睿基公司赔偿损失的民事责任。
据此，江苏高院认定睿基公司的上诉请求成立，撤销一审判决，判令中信博公司赔偿睿基公司50万元。
专利因未按时缴纳年费而被终止的过错责任主体应如何判定？对此，业内人士认为无论在何种情况下，国家知识产权局登记和公告的专利权人都是专利权的实际所有者和占有者，在著录权变更完成之前登记和公告的权利人都是专利权的权利人和实际占有人。同时，国家知识产权局向当事人送达文件的方式有邮寄送达、直接送达以及公告送达的方式，不包括通过网站公布信息的送达方式，国家知识产权局网站上公布的专利年费缴纳信息不能作为推定利害关系人应当知晓专利缴费情况的法律依据。
此外，有关专家建议，专利权人在提交专利申请以及对专利的维护过程中，除了关注国家知识产权局网站上公开的内容外，更应该关注的是邮寄送达、直接送达或者公告送达的内容，两者出现不同时应当以后者为准，并且只有后者才能认定为法律上所规定的“送达”。对接到送达的文书和公告的内容有异议的应当及时采取措施，否则所产生的法律后果应当由接受送达的一方承担。同时，在专利损害赔偿纠纷中，对于过错责任的分配应当充分考虑到双方所能获取信息的渠道。（郑斯亮）